El Boletín de los Nombres de Dominio - Nº 16
(23 de junio de 1.999)

* CASOS JUDICIALES: ESPAÑA. Caso nocilla.com

En España se ha dictado recientemente una nueva resolución judicial que se ocupa directamente de los nombres de dominio. Al igual que en el caso OZU, el relativo al dominio nocilla.com, ha dado lugar a un Auto de adopción de medidas cautelares. Como sabrán la mayoría de suscriptores de este Boletín, dicha resolución judicial se puede obtener en http://www.dominiuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm.

COMENTARIO AL AUTO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE OVIEDO DE FECHA 2 DE JUNIO DE 1.999

PLANTEAMIENTO

Mediante dicha resolución judicial el Magistrado-Juez D. Agustín Azparren accede a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la titular registral de la marca NOCILLA. Su propietaria reaccionaba, en tal forma, con base en la legislación de propiedad industrial y efectiva utilización por parte de la misma de dicha marca, frente al registro de tal signo distintivo como nombre de dominio de segundo nivel bajo el internacional ".com".

Uno de los indudables atractivos que presenta este Auto, con independencia del razonamiento de fondo y conclusiones a las que llega, es sin duda alguna la forma en que se fundamenta jurídicamente la decisión adoptada. Parte de reconocer lo novedoso de estos asuntos, para conectar con el criterio seguido en las jurisdicciones de otros países -más experimentados en dilucidar conflictos relacionados con Internet-, sirviéndose de la Red como principal fuente de documentación y referencia.

Es una resolución judicial que utiliza en su razonamiento citas de páginas Web, doctrina en la Red y jurisprudencia extranjera disponible en Internet. Una práctica que los operadores del derecho han de acostumbrarse a utilizar en la integración de Internet con su quehacer profesional y que sorprende gratamente empezar a verlas.

Los hechos que dan lugar a la adopción de estas medidas cautelares consisten, básicamente, en el registro y utilización por parte de la demandada de la denominación "nocilla" como nombre de dominio bajo el principal ".com", es decir, "nocilla.com". Dicha expresión (nocilla) es una marca registrada por la demandante que estimaba que su uso como nombre de dominio violaba los derechos que, como titular del signo distintivo, le confieren la legislación de marcas y competencia desleal.

Desde una perspectiva procesal, hay que indicar que esta resolución judicial se enmarca en un procedimiento incidental de adopción de medidas cautelares, sin que todavía se haya presentado demanda para el procedimiento declarativo ordinario que, en todo caso, deberá seguir a dicha medida cautelar. En concreto, como base procesal para la adopción de estas medidas, el Auto cita el art. 25 de la Ley de Competencia desleal, 30 y 36 de la Ley de Marcas, 125 y 133 y siguientes de la Ley de Patentes (por remisión del art. 40 de la Ley de Marcas) y 1428 de la L.E.C.

Para determinar la procedencia de la medidas solicitadas, el Magistrado utiliza los criterios consagrados en materia de medidas cautelares como son el "fumus boni iuris" o apariencia de buen derecho y, en segundo lugar, el "periculum in mora" que determina la necesidad de asegurar la eficacia de la sentencia que en su día se dicte.

FUMUS BONI IURIS

Sobre el primero de los requisitos apuntados, que obliga a una valoración "prima facie" de las pretensiones de la actora, el Auto aprecia su concurrencia al admitir que "existen indicios suficientes para entender que las pretensiones de la demandante pueden ser acogidas en el pleito principal", y basa la existencia de esos indicios en la titularidad, por parte de la actora, de la marca NOCILLA, a nivel nacional, comunitario e internacional. La demandada no logra enervar de algún modo esta apariencia de buen derecho, dado que admite saber que nocilla era una marca registrada ajena, sin justificar adecuadamente la utilización y registro del nombre de dominio coincidente con la marca.

Atendido ello, según el Auto, cabe afirmar que este supuesto "reúne todas las características para considerarlo como un caso de apropiación de una marca con fines evidentemente no lícitos y que no es mas que una versión actual de otros supuestos estudiados por la jurisprudencia en materia de marcas, como aquellos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigio y notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlo hecho la empresa titular de la marca, actuación que ha sido considerada por la jurisprudencia como "deslealtad competitiva" e "indiscutible fraude" (S.T.S. 15 octubre de 1992)", sin que sea obstácluo para apreciar la medida solicitada que el área de negocio propio del dominio (incialmente de carácter pornográfico) sea distinto a la marca (productos alimenticios), acudiendo a la doctrina del caso "panavision" (un comentario a la Sentencia dictada en primera Instancia se encuentra en: http://www.dominiuris.com/documentacion/comentarios/panavision.htm) en que el Juez Toeppen entendió que el uso comercial del dominio, evidenciado en el intento de venderlo a los titulares de la marca, justificaba el planteamiento de las acciones judiciales.

El criterio de la apariencia de buen derecho, y la valoración preliminar de las posiciones jurídicas de las partes, arroja un saldo, según el Auto comentado, a favor de la parte actora.

En líneas generales, para apreciar tal inclinación de la balanza de la justicia, los órganos jurisdiccionales refieren tal criterio, fundamentalmente, a la parte actora, estimando que el requisito de la apariencia de buen derecho se encuentra conectado intimamente con quien solicita las medidas cautelares, sin que en la mayoría de las ocasiones se intente aplicar directamente tal criterio a la parte demandada en el incidente. Aunque en este caso haya indudables manifestaciones a la ilicitud de los propósitos en la utilización del nombre registrado.

La aplicación del "fumus boni iuris", al menos como tal, únicamente a la parte actora, quizás tenga su causa en el origen de dicha doctrina. En efecto, en España el mencionado requisito fue importado en el orden contencioso-administrativo de la jurisprudencia comunitaria y se exije al administrado para apreciar la suspensión de los actos impugnados a la administración Pública, y en general la adopción de medidas cautelares en el orden contencioso.

La naturaleza revisora de esta jurisdicción, que implica la necesidad de dirigirse frente a un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, determina que esa apariencia de buen derecho acaso no se aplique directamente a la parte demandada ya que, siendo ésta la Administración, sus actos gozan precisamente de la indicada presunción de legalidad. Como establece la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 20 de diciembre de 1.995, el incidente cuatelar reclama no ya el control jurisdiccional de la legalidad del acto, que se sustanciará en el procedimiento principal, sino de la ejecutividad del acto impugnado, y "dada la duración del proceso, el control sobre la ejecutividad ha de adelantarse al enjuiciamiento del fondo del asunto."

En cambio, en la jurisdicción civil, alejada de la aludida naturaleza revisora de la contencioso-administrativa, ambos contendientes procesales se sitúan de hecho y de derecho en un plano de efectiva igualdad y, por tanto, a ambos podría resultarles de aplicación el test de la apariencia de buen derecho. Quizás no se diga expresamente, pero indudablemente la valoración "prima facie" de las pretensiones ejercidas obliga a ello y, aunque no se encuentre expresamente previsto, juega en la conciencia del juzgador a la hora de inclinar la balanza en uno u otro sentido. No hay más que leer el Auto comentado para comprobarlo pues en el análisis de este criterio hay numerosas referencias a la actuación del demandado.

La aplicación del fumus boni iuris a la parte demandada en materia de nombres de dominio, siempre que el litigio sea entre entidades de carácter mercantil, obligaría, en definitiva, a valorar si el registro y utilización del dominio presenta una apariencia de buen derecho. Y para determinar esta apariencia, curiosamente, las normas actuales de registro en España (http://www.nic.es/normas/), en concreto la norma 2.12, aluden a un concepto muy útil para discernir la legitimidad del registro denominado como "normas de derivación", que recoge, entre otras cosas, dos supuestos que implican la presunción de utilización legítima del dominio: cuando el nombre registrado coincida con el nombre completo de la organización, o sea un acrónimo del mismo.

En síntesis, este concepto de derivación en el tráfico mercantil, sobre el que quizás sea necesario profundizar algo más, indica que el solicitante debe mostrar una apariencia de buen derecho y de relación o conexión del nombre de dominio que solicita con la iniciativa empresarial que se piensa poner en marcha en Internet. Es conveniente avanzar en ese concepto de "derivación" como criterio a tener en cuenta a la hora de dirimir las controversias que surjan en el tráfico mercantil en torno a los nombres de dominio, que ayude a determinar la legitimidad del registro supuestamente oponente a la marca considerada.

En un principio, parecía que los titulares de las marcas podrían ganar la eventual guerra contra los propietarios de dominios, pero ello, al menos, no es ni tan simple ni tan fácil, como prueba la última resolución dicatada en el caso de los dominios que afectan a la popular marca de coches "porsche" (ver: http://www.internetnews.com/bus-news/article/0,1087,3_135971,00.html http://www.computerworld.com/home/news.nsf/all/9905285porsche y http://www.noticias.com/noticias/1999/9906/n99061517.htm), y también los acontecimientos relativos a la dirección www.ajax.org en que los titulares de dicho nombre de dominio, situados al margen de toda actividad empresarial, ganaron sin paliativos el pulso que mantuvieron con la multinacional COLGATE, titular de la marca AJAX. En dicha sede Web se ha creado una figura denominada "Domain Names Defense Advocate" (http://www.ajax.org/dda/), que consiste en un grupo de personas dispuestos a echar una mano, a quienes, como ellos, son titulares legítimos de un nombre de dominio y reciben la amenaza de algún propietario de una marca coincidente, .mediante la elaboración de cartas de respuesta a dichas amenzas.

Hay que tener en cuenta que los nombres de dominio son unas herramientas que sirven para identificar e individualizar iniciativas que surgen en la Red. Algunas personas pretenden un uso de ellos análogos a los signos distintivos mercantiles como las marcas, y ese será el objetivo de la mayoría de las grandes empresas, pero, aunque puedan cumplir algunas de esas funciones, los nombres de dominio constituyen un elemento identificador que sobrepasa con creces el ámbito, meramente empresarial, de los signos distintivos utilizados en el tráfico económico tales como las marcas y nombres comerciales, y no son escasas, afortunadamente, las iniciativas alejadas directamente de intereses económicos que hacen llegar su mensaje a los ususrios de la Red, sirviéndose para ello, obviamente, del Sistema de Nombres de Dominio.

PERICULUM IN MORA

Seguidamente, la resolución comentada analiza el segundo de los mencionados criterios (periculum in mora), considerando, entre otras cuestiones, el riesgo evidente que supone permitir el mantenimiento del poder de disposición sobre el dominio a la parte demandada, dado que en cualquier momento podría conferir a dicha dirección en Internet un contenido pornográfico (como parece que aconteció antes de presentar la actora su solicitud de medidas cautelares). Lo cual podría causar perjuicios dificilmente reparables, que no sólo afectarían, por lo demás, a la parte actora, ya que al ser la marca popular entre el público infantil, éste podría verse atraido en mayor medida que otras direcciones menos atractivas para los menores de edad. Además, el Juez indica que "incluso el cierre definitivo de la página, voluntariamente por el titular del nombre del dominio, antes de la presentación de la demanda de medidas urgentes contra el mismo, no ha sido motivo para denegar la adopción de medidas, en la jurisprudencia de otros países, como en la reciente resolución de 3 de mayo de 1999 del Tribunal de Gran Instancia de Paris, recaída en el caso RATP", resolución que, junto a otras, puede encontrarse en: http://www.legalis.net/legalnet//judiciare/internet_marques.htm

Resta, tan sólo, aludir a una cuestión de caracter formal, pero que en materias relacionadas con Internet, y especificamente con los nombres de dominio, adquiere especial relevancia: la competencia territorial del órgano judicial encargado de conocer el asunto y la legitimación pasiva de quien ha de soportar la acción, aspectos cuestionados en este caso por las excepciones planteadas por la demandada..

En el supuesto aquí analizado, es preciso tener presente que la empresa que registró el dominio fue la demandada, pero esta empresa alegó falta de legitimación pasiva basándose en que el registro fue efectuado por cuenta de un cliente con domicilio en Kiev, Ucrania. La inverosimilitud de tal hipótesis, unido a otros elementos que hacen dudar de la buena fe en las actuaciones procesales de la demandada, hacen que el Magistrado se incline por desestimar la excepción planteada, teniendo en cuenta que, en todo caso, "aun cuando fuera cierto que dicha empresa tramitó el nombre de dominio para un cliente, aun en ese hipotético y poco creíble caso, igualmente estaría legitimada pasivamente la demandada, al menos conforme al artículo 25.4 de la ley de Competencia desleal que legitima para dirigirse no solo contra los que hubieran realizado u ordenado el acto de competencia desleal, sino también a los que hubieran cooperado a su realización."

Con base en estos y otros razonamientos, el Magistrado Sr. Azparren decide prohibir a la parte demandada que utilice el signo distintivo nocilla, ordenando el embargo del nombre de dominio nocilla.com, prohibiendo efectuar cualquier cambio en el mismo, y todo ello con apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500.000 pesetas por cada día o fracción de retardo en el cumplimiento de la medidas.

Ahora resta por saber si este Auto se aplicará efectivamente, a diferencia de lo acontecido en el caso OZU, como puede comprobar cualquier persona acudiendo a la dirección ozu.com, en que, según parece, al amparo de lo dispuesto en el artículo 137.2 de la Ley de Patentes (de dudosa aplicación en este tipo de casos), la parte demandada consiguió dejar sin efecto la medida cautelar adoptada en su día. En todo caso, si la parte actora no consigue sustituir las medidas cautelares, aunque el Auto no se ejecutase totalmente (por ejemplo si NSI no acepta las órdenes del Auto), sí tendrían fuerza las multas coercitivas.

* CASOS JUDICIALES: ESPAÑA. Caso Hipercor. En el anterior nº de este boletín se indicaba la noticia que publicaba "La Brújula" sobre la paralización conseguida en sede judicial del nombre de dominio "hipercor.com". Las noticias en este caso son algo confusas y no está claro qué es lo que ha sucedido. La mencionada página sigue estando plenamente operativa como muestra los comentarios en la sección "noticias" (http://www.hipercor.com/new.htm). Sobre la noticia de la Brújula, se dice: "Omitimos cualquier tipo de comentario".

Y, seguidamente, se comenta otra noticia que se encuentra en abierta contradicción con la anterior, y que se reproduce a continuación: "Una empresa española compra este dominio. Una empresa española lanza entre sus empleados el rumor de que han comprado este dominio. Esta noticia es cierta, aunque su contenido, obviamente, falso."

En definitiva, una cosa parece clara, no hay resolución o procedimiento judicial españoles que afecten al dominio indicado.

* EL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO YA COTIZA EN BOLSA.

Según informa el servicio de noticias de la "BBC": http://news.bbc.co.uk/hi/english/business/the_company_file/newsid_354000/354897.stm

NetBenefit, una de las compañías británicas que registrará dominios internacionales ha anunciado la entrada de sus acciones en el mercado bursátil.

* SALIENDO A NAVEGAR & NUEVOS DOMINIOS:

- La nueva gestión de los dominios: http://www.icann.org/berlin/berlin-resolutions.html Resultados de la reunión celebrada en Berlín, con abundantes resoluciones de los órganos que conforman el sistema.

- Informe de la ICANN, dando cuenta al Departamento de Comercio Norteamericano del cumplimiento de los deberes: http://www.icann.org/statusreport-15june99.htm

- "NSI-ICANN fight threatens Net growth". Artículo de Courtney Macavinta, CNET News.com June 15, 1999, 1:15 p.m. PT URL: http://www.news.com/News/Item/0,4,37856,00.html

- Artículo en inglés sobre el proceso de resolución de disputas en Chile: http://www.nic.cl/INET99/index.htm de josé Miguel Piquer y Patricio V. Poblete

- http://www.nic.cl/comentario-dominios.html Artículo de Patricio Poblete, director de DCC, sobre las críticas recibidas en la gestión del dominio chileno. La publicación "El Mercurio" difundió un artículo de Pedro Barría bajo el título "Dominios en Internet", en que se criticaba el registro de nombres de dominio en Chile. El artículo enlazado es una respuesta a las indicadas críticas.

- Página con información sobre las disputas de nombres de dominio: Master of Your Domain Conflicts and legal issues regarding Internet domain names: http://www.softdisk.com/comp/dan/politics/cyber/domain.html

- Artículo "Governance of the Internet--a UK perspective" de Mark Gould: http://aranea.law.bris.ac.uk/Harvard/HarvardFinal.html

- Sobre como van las cosas en el proceso de reforma, y la última de solicitud de no dar efectividad total, de momento, al informa de la OMPI:

http://www.internetnews.com/bus-news/article/0%2C1087%2C3_116141%2C00.html

- Otro artículo interesante: http://www.denverpost.com:80/enduser/trademark0510.htm

- Más sobre los nuevos dominios. El 7 de mayo el denominado "Advisory Committee for Independent Review" publico un informe preliminar, disponible en http://www.icann.org/irac-interim-report.html

- Otros artículos:

Players Jockey For New Top-Level Domains June 17, 1999

By Brian McWilliams. InternetNews.com Correspondent Business News Archives http://www.internetnews.com/bus-news/article/0,1087,3_140121,00.html

Dyson: NSI Stalling Domain Transition June 16, 1999

By Brian McWilliams. InternetNews.com Correspondent http://www.internetnews.com/bus-news/article/0,1087,3_138581,00.html

Government May Investigate ICANN June 18, 1999

By Elizabeth Clampet. InternetNews.com Assistant Editor http://www.internetnews.com/bus-news/article/0,1087,3_140821,00.html

* OTRAS NOTICIAS LEGALES:

- Caso Hispahack. Uno de los casos más populares de supuestas acciones ilícitas de hackers es, sin duda alguna, el conocido como caso hispahack. Recordemos que este caso dio lugar a un comunicado de Fronteras Electrónicas España (http://www.arnal.es/free/coms/hispa2.html ) denunciando las graves irregularidades y ataques a la privacidad que se habían padecido.

Recientemente se ha distado sentencia en este caso, absolviendo al acusado. Texto de la sentencia: http://www.bufetalmeida.com/hispahack.htm

- ENFOPOL. El mito del gran hermano puede hacerse realidad por las autoridades europeas que pretenden un sistema de espionaje masivo a través del denominado ENFOPOL. Un gravísimo riesgo para la privacidad de millones de personas se cierne en la actualidad sobre Internet de la mano de poderes públicos establecidos.

Página de información sobre el procedimiento ENFOPOL: http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/enfopol.htm

Comunicados de Fronteras Electrónicas España: http://www.arnal.es/free/coms/enfopol2.html

http://www.arnal.es/free/coms/enfopol3.html

http://www.arnal.es/free/coms/enfopol4.html

http://www.arnal.es/free/coms/enfopol5.html

Informe sobre el proyecto de Resolución del Consejo sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones en relación con las nuevas tecnologías (ENFOPOL) (10951/2/98 - C4-0052/99- 99/0906(CNS)) de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores http://www.arnal.es/free/info/enfo.html

Artículo de David Casacuberta en REDI sobre la privacidad: http://www.derecho.org./redi/index.cgi?/N%FAmero%2011%20-%20Junio%20de%201999/casacuberta