Nombres de dominio

NOMBRES DE DOMINIO

Dr. Jorge Arias Bouzada.
Curso de Postgrado - Quinto semestre de la Especialización en Derecho Comercial, módulo de "PROPIEDAD INTELECTUAL".
Facultad de Derecho - Universidad de la República.

INDICE.
CAPITULO I: INTRODUCCION. CONCEPTO
1. Prólogo.....................................................................
2. Internet y nombres de dominio.....................................
a) Creación de Internet...................................................
b) Qué es la red de redes.................................................
3. Funcionamiento y estructura de un nombre
de dominio....................................................................
a) Internet Protocol........................................................
b) Estructura de un nombre de dominio............................
4. Concepto e importancia de un nombre de dominio...........
a) Concepto...................................................................
b) Importancia................................................................

CAPITULO II: REGULACION Y ADMINISTRACION DE LOS
NOMBRES DE DOMINIO.......................................................
1. A nivel internacional....................................................
a) Administración de los nombres de dominio....................
b) Solución de controversias............................................
2. En el Uruguay.............................................................
a) Distribución de competencia regulatoria.........................
b) Instructivo técnico.......................................................

CAPITULO III: CONFLICTOS PLANTEADOS POR LOS
NOMBRES DE DOMINIO........................................................
1. Tipos de conflicto........................................................
a) Disputas entre particulares en torno a un
nombre concreto........................................................... .
b) Disputas con las entidades administradoras
de dominios..................................................................
2. Soluciones jurisprudenciales en Derecho Comparado.......
a) Estados Unidos...........................................................
b) Reino Unido..............................................................
c) Francia.....................................................................
d) España.....................................................................
e) Argentina...................................................................

CAPITULO IV: MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO................
1. Planteo....................................................................
2. Distintividad.............................................................
a) Concepto...................................................................
b) Nombres de dominio: signos potencialmente distintivos...
c) Límites de la distintividad. Excepciones..........................
3. Crisis de dos principios marcarios: territorialidad
y especialidad................................................................
a) Principio de territorialidad............................................
b) Principio de especialidad..............................................
4. Dilución de las marcas.................................................
a) Concepto...................................................................
b) Aplicación en los nombres de dominio...........................

CAPITULO V: NOMBRE COMERCIAL Y NOMBRES DE
DOMINIO.............................................................................
1. Concepto...................................................................
2. Protección del nombre comercial...................................
3. Entrecruzamiento con los nombres de dominio................

CAPITULO VI: CONCLUSIONES.............................................

BILBIOGRAFIA....................................................................

CAPITULO I: INTRODUCCION. CONCEPTO.
1. PROLOGO.
La "red de redes" o "world wide web" es, además de una nueva forma de comunicación, una nuevo ámbito donde se suceden problemas jurídicos.
Esta red tiene la particularidad de no tener prácticamente ningún tipo de regulación jurídica específica, razón por la cual el jurista deberá realizar un esfuerzo extra para intentar resolver los problemas planteados por esta nueva tecnología, con el auxilio de normas que no se crearon para resolverlos pero que traslucen principios en cuyo auxilio deberemos acudir.
En particular, son muy interesantes los conflictos que plantean los nombres de dominio, que denotan íntimos puntos de contacto con la regulación legal de las marcas, ampliamente desarrollado, al que deberemos acudir en ausencia de normas específicas.
El propósito del presente trabajo es, en suma, abordar los conflictos jurídicos que plantean los nombres de dominio y sugerir las normas que tenemos a nuestro alcance para resolverlos.

2. INTERNET Y NOMBRES DE DOMINIO.
a) Creación de Internet.
La red Internet fue creada en los años 60 por el Departamento de la Agencia de Proyectos de Investigación avanzada ("DARPA"), organismo dependiente del Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos. Esta primera red se conoció con el nombre de ARPANET .
Hace más de 25 años los Estados Unidos comenzaron a financiar la investigación necesaria para desarrollar tecnología de conjunto de bits y de redes de telecomunicaciones. En especial, en 1982 ARPANET y la red del Departamento de Defensa desarrollaron, para interconectarse, el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), pronto adoptado por otras redes, donde cada ordenador tendría asignado un número que le permitiría ser fácilmente encontrado por otro integrante de la red. Esos números, con el tiempo, se transformaron en nuestros actuales nombres de dominio.
ARPANET contrató al Dr. Jon Postel para el mantenimiento de los nombres de ordenadores, quien sistematizó los documentos elaborados por los investigadores de ARPANET, llamados Requests for Comments (RFCs). El crecimiento fue tan grande que hacia 1990, ARPANET estaba totalmente desbordada.
A su vez, en 1987 la National Science Foundation comenzó a desarrollar una red nacional de alta velocidad basada en protocolos IP llamada NSFNET, que pronto llegó a ser la más importante de las redes gubernamentales, constituyéndose en el futuro en la columna vertebral a la que conectar otras redes.
Así, en pocos años, la ARPANET y la NSFNET constituyeron el tronco de lo que hoy conocemos como Internet.
b) Qué es la "red de redes".
La red de redes agrupa una serie de ordenadores entre sí, de manera que éstos intercambian, continuamente, información.
En la sentencia PITMAN la "world wide web" fue descripta como "... una red de redes de computadoras. Una computadora conectada a una red apropiada puede usar software apropiado para comunicarse e intercambiar información rápidamente con cualquier otra computadora de la red. Para recibir u ofrecer información es necesario utilizar nombres de dominio, que identifican lugares específicos de empresas específicas. Representa el lugar de la compañía donde sus clientes pueden conectarse. Correos electrónicos pueden transmitirse o recibirse en internet..." .
Términos como "mundo virtual", "ciberespacio" o " mercado digital" no son extraños a la hora de calificar la INTERNET.
Dentro de este ya no tan nuevo medio de comunicación, los nombres de dominio son el principal signo distintivo y diferenciador de los oferentes de información. De allí la estrecha relación que presenta esta figura con las marcas.

3. FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.
Antes de describir desde un punto de vista jurídico los nombres de dominio, es imprescindible desbrozar el camino y explicar, en forma breve, cómo se integra un nombre de dominio y cuál es la función de cada una de sus partes .
a) Internet Protocol.
Para poder transmitir la información de una computadora a otra es necesario que exista una dirección unificada para transferir los datos. El IP (Internet Protocol) es el sistema básico de intercomunicación en la red y el que asigna esas direcciones, de carácter numérico.
Claro que más sencillo que recordar números es recordar palabras, por lo que la USC (University of Southern California) creó un sistema alfanumérico que facilitaría las conexiones entre terminales de la RED, y que además se vincularía a la fama comercial del oferente de la red, facilitando aún más el contacto del cliente.
Es más fácil recordar que la página de la compañía "COCA COLA" es www.coca-cola.com que una serie de números que no guardan relación con la empresa. Esto significa a la empresa un valor que está dispuesta a pagar para poseer en la red el nombre deseado.
b) Estructura de un nombre de dominio.
- Las iniciales "HTTP" significan "Hyper Text Transfer Protocol", y es el protocolo utilizado por INTERNET para comunicarse entre los diferentes equipos.
- Las iniciales "WWW" son la sigla de "World Wide Web" o red de redes.
Ambos elementos se encuentran siempre presentes en los nombres de dominio pero no forman parte de éstos.
- Un DOMINIO DE PRIMER NIVEL es el grupo de letras que va desde el final del nombre de dominio hasta el primer punto. Por ejemplo, en el dominio http://www.antel.com.uy, .UY es el dominio de primer nivel que indica la procedencia uruguaya de la página a consultar. Los códigos de países en INTERNET se denominan ccTLD (country code top level domain).
Recientemente fue aprobada la utilización, a modo de ccTLD, del sufijo .EU, que entrará en vigencia recién en el año 2003. Es el primer ejemplo en la red de un ccTLD correspondiente a una región y no a un país.
- El DOMINIO ESPECIAL GENERICO o gTLD (Top level domain) es, en el ejemplo, propuesto, .COM, Existen siete TLDs tradicionales (.com, .net, .org, .mil, .edu, .gov y .int) y siete más recientemente aprobados (.info, .biz, .pro, .name, .coop, .aero, .museum), pese a que en la RFC Nro. 1591 de Marzo de 1994 dictada por el Network Working Group se sostenía que sería altamente improbable que se creen nuevos TLDs.
- El DOMINIO DE SEGUNDO NIVEL o SLD (Second level domain), "ANTEL", identifica específicamente a la empresa conectada a la red.

4. CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL NOMBRE DE DOMINIO.
a) Concepto.
A diferencia de las direcciones IP, cantidades binarias de 32 bits por medio de las cuales las computadoras conectadas a redes TCP/IP, como internet, se pueden localizar entre sí, los nombres de dominio son descriptores cuyo único propósito es facilitar a los seres humanos lidiar con las computadoras .
El nombre de dominio es una secuencia alfanumérica que permite la entrada a un sitio web , o "... una combinación numérica que se convirtió a alfanumérica para su mejor identificación" . Han sido definidos también como signos denominativos .
El Reglamento de Arbitraje en materia de Nombres de dominio elaborado por el SECIU (Servicio Central de informática de la Universidad de la República) definió a los nombres de dominio como la dirección única comprensible para el usuario de una computadora, normalmente en forma fácil de recordar o de identificar y cuya función principal es facilitar a los usuarios la navegación en la red (artículo 2º).
b) Importancia.
En principio, una empresa estará interesada en utilizar un nombre de dominio que coincida con su nombre comercial o marca. Esta particularidad hace que los nombres de dominio sean susceptibles de tener valor económico; son un verdadero polo de atracción comercial para transacciones electrónicas, y constituyen, junto con las marcas y patentes un activo inmaterial cada vez más valioso .
Los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones numéricas, o incluso puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer su nombre de dominio; de allí que las empresas frecuentemente registren como dominio sus propios nombres o las marcas que usan. Tener un nombre conocido o deducible es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet .
Aún, se ha sostenido, resaltando la relevancia de los nombres de dominio, que "... los logos juegan poco en la red... el gran poder de reconocimiento está en los nombres"; se han realizado campañas publicitarias en las que el dominio se escribe con muchas tipografías distintas, lo cual sería impensable en una estética de fijación de campañas tradicionales de marcas .
Los nombres de dominio son los nombres comerciales de un nuevo, veloz y eficaz y potencialmente incontenible medio de comunicación, y como en toda otra circunstancia donde entren en juego intereses económicos potencialmente contrapuestos, los conflictos que se planteen tendrán relevancia jurídica.
Arriesgamos que registrar un nombre de dominio no es sino una nueva forma de uso de las marcas, que revitaliza las discusiones sobre distintividad y uso versus marca registrada, en un ámbito nuevo y en continua explosión, que planteará en el futuro problemas de difícil solución sin un marco regulatorio específico. Así, el Dr. Javier Maestre sostuvo que "El nombre de dominio, como el último de los signos distintivos con trascendencia jurídica que ha conocido el ser humano, pone de manifiesto la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva y la necesidad de plantear una teoría general que integre éste con los diferentes elementos individualizados y distintivos de trascendencia jurídica a que da lugar la actividad humana..." .
Antes de abordar estrictamente los problemas jurídicos a que dan lugar el uso y abuso de los nombres de dominio, momento en el cual comentaremos algunas de las ya numerosas sentencias que en otros países han recaído sobre el tema, repasaremos brevemente la regulación existente en materia de nombres de dominio tanto a nivel internacional como en el plano nacional.
En ninguno de los dos casos estamos frente a normas de Derecho Positivo, aunque los reglamentos que se comentan, creados internacionalmente por instituciones privadas y en nuestro país por la Universidad de la República, son de todos modos las pautas que deben guiar al jurista, junto con la legislación vigente, en la resolución de los conflictos que plantean los nombres de dominio.

CAPITULO II: REGULACION y ADMINISTRACION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.
1. A NIVEL INTERNACIONAL.
a) Administración de los nombres de dominio.
Los principales TLD`s: .com, .net y .org, son gestionados por el INTERNIC (Internet Network Information Center), una entidad de la empresa telefónica AT & T, patrocinada por la National Science Foundation. Este control se realiza desde un acuerdo suscrito en 1993 entre el gobierno estadounidense y "Network Solutions, Inc.", para desarrollar los nombres de dominio (DNS).
El Departamento de Defensa de Estados Unidos gestiona el dominio .mil; la Unión Internacional de Telecomunicaciones radicada en Suiza, controla el dominio .int, reservado a las instituciones creadas en virtud de un tratado internacional; el Federal Network Council controla el dominio .gov; la National Science Foundation controla el dominio .edu.
La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) es responsable por la coordinación global y manejo de todo el sistema de nombres de dominio o DNS, y especialmente en la delegación de los ccTLDs .
La ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es una corporación sin fines de lucro creada en 1998 para asumir la responsabilidad del IP en forma similar a la IANA, cuyo lugar ocupó. Fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos y por otros gobiernos como la coordinadora en el manejo técnico del sistema de los nombres de dominio. Sus decisiones se basan en el consenso de la comunidad de internautas. Es el único ejemplo de una organización no gubernamental que cuenta con el reconocimiento mundial de la comunidad de Internet.
b) Solución de controversias.
En 1999 la ICANN adoptó una serie de normas para la resolución uniforme de controversias en materia de nombres de dominio, llamadas en inglés "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" (UDRP).
El procedimiento fue adoptado por todos los registradores acreditados de nombres de dominio que acaban en .net, .com y .org (gTLD), así como algunos otros registradores nacionales.
La primer controversia se planteó en Diciembre de 1999 ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), y, cumpliendo con los fines para los que estaba previsto el procedimiento, se resolvió un caso de ciberocupación (cybersquatting), es decir, aquellos casos en que los registros de dominio se hayan realizado de manera abusiva y se usen de mala fe.
Solamente en el mes de Marzo de 2002, se resolvieron ante la ICANN 160 casos de controversias sobre la titularidad y legitimidad de registro de nombres de dominio , lo que pone de manifiesto el creciente número de disputas, ya que hasta fines de Mayo de 2001, el número de casos atendidos por la OMPI en base al UDRP de la ICANN fue de 2.569 .
Cualquier persona puede iniciar una demanda, siguiendo el procedimiento administrativo URDP y su Reglamento, a cualquiera de los proveedores de servicios de resolución de conflictos aprobados por la ICANN: OMPI, National Arbitration Forum, E-Resolution y CPR Institute for Resolution, cada uno de los cuales actuará con sus árbitros.
El GRETEL ha señalado que el procedimiento UDRP es excelente, y así lo ha demostrado, cuando se combaten los casos para los que realmente fue previsto, que son los casos de ciberocupación. En cambio, no es tan efectivo en los casos en que demandante y demandado discuten un mejor derecho al uso de un dominio , como por ejemplo, cuando el demandante pretende hacer valer su marca inscripta frente a un dominio registrado, discusión en la que la mala fe juega un papel esencial en la decisión que finalmente se adopte, que pueden mandar cancelar el dominio cuestionado, ordenar transferir la titularidad del mismo del demandado al demandante o, por supuesto, desestimar la reclamación del demandante .

2. EN EL URUGUAY.
a) Distribución de la competencia regulatoria.
El 10 de Setiembre de 1990 la IANA delegó a la Universidad de la República quien a su vez encarga al Servicio Central de Informática Universitaria (SECIU) para Uruguay la coordinación y administración de los dominios en la jerarquía .uy.
Así, el SECIU tomó control de los gTLD´s .com.uy, .net.uy, .edu.uy, .gob.uy y .mil.uy.
En 1995 el SECIU delegó el control del dominio .com.uy a ADINET, un departamento de la Administración Nacional de Telecomunicaciones creado a tales efectos en 1995. ANTEL cobra una tasa de mantenimiento del nombre de dominio de U$S 30,oo (treinta dólares) anuales.
En Junio de 2001, luego de un largo tiempo de elaboración, el SECIU dictó un instructivo técnico que reguló, finalmente, el registro de nombres en Internet, en base a la orden del 21 de Marzo de 2000 dictada en España por la Secretaría General de Comunicaciones, que regula el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España, .ES .
Este instructivo, que se analiza a continuación, fue reproducido por ADINET en el contrato tipo que el solicitante de un registro ".com.uy" debe firmar.
b) Instructivo técnico.
a) Principios generales y políticas de concesión.
1. Servicio público.
La administración del dominio de primer nivel .uy y de los dominios de segundo nivel se considera un servicio público. El registro de dominios debe ser realizado con equidad y transparencia, contemplando los intereses públicos.
2. Independencia de registros.
El instructivo recoge el "... principio de independencia del registro de nombres de dominio frente a la registración de cualquier otro derecho, tales como marca y cualquier otro de la propiedad intelectual" (Parte I, numeral 3).
Ello no supone que el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca denominativa ya registrada ante la D.N.P.I., pueda perpetuarse en INTERNET, pero sí supone que el titular de la marca deberá hacer algo más que plantear sus quejas para eliminar el registro abusivo del dominio. El solicitante está sometido a un tipo de arbitraje previsto en el anexo II del instructivo, pero el titular de un derecho marcario lesionado por el uso indebido de un nombre de dominio deberá acudir a nuestros Tribunales.
3. Prevalencia de los derechos de propiedad intelectual.
En los principios directivos el instructivo explica que "El Administrador del dominio de primer nivel .UY es consciente que si bien existe un solo administrador del dominio, no puede hacer abuso de esta situación", y aún que "El registro de un dominio bajo .UY no otorga derechos de marca ni de propiedad sobre ese dominio" (Principios generales de la Administración del dominio .uy, cuarto y sexto principios).
Es decir que es responsabilidad del solicitante asegurarse si el nombre de dominio que pretende registrar viola algún derecho marcario ya protegido.
Así, se dispone que el titular del nombre de dominio será responsable por todo acto y respectivos efectos que origine el registro y uso del nombre de dominio (Parte VI, responsabilidades, numeral 23), y que el SECIU no evalúa ni analiza si el registro o el uso del nombre de dominio lesiona derechos de terceros.
4. Prioridad en la presentación.
Sin perjuicio de lo expuesto en el principio anterior, el registro de un nombre bajo el dominio .UY, en sus distintos subdominios, se realizará en principio en base a la prioridad de presentación, de modo que será adjudicado a quien primero lo solicite (Parte III, condiciones de registro, numeral 5). Es una aplicación más del viejo principio "priore in tempore priore in iure", o del principio anglosajón "first come, first served".
5. Prohibiciones.
En una norma similar al artículo 4 de nuestra ley de marcas Nro. 17.011, el numeral 8 de la parte III del instructivo declara no admisibles como nombre de dominio las siguientes expresiones:
a) "Las que sean iguales a otras preexistentes".
b) "Las que sean confundibles con instituciones u oficinas del Estado o con organizaciones internacionales, aún cuando se trate de diferentes subdominios; solamente podrán registrar las expresiones con las que se conoce al Estado Uruguayo o a sus departamentos las instituciones nacionales correspondientes", norma que reproduce con variantes el numeral 1º del artículo 4º de la ley 17.011.
c) Aquéllas contrarias a la moral y las buenas costumbres, texto que copia fielmente el numeral 13 del artículo 4º de la ley 17.011.
d) Las que se correspondan, por sí solas, con nombres genéricos del sistema de nombres de dominio. En el Anexo III del instructivo se ponen como ejemplo las siguientes expresiones: "telnet", "ftp", "www", "smtp", "http", "tcp", "dns", "wais", "news", etc.
a) Condiciones de registro.
El solicitante de un registro de nombre de dominio habrá de comunicar los siguientes datos: a) titular o titulares del dominio; b) nombre completo o denominación social; c) documento de identidad, nacional o extranjero, RUC si se trata de personas jurídicas contribuyentes; d) domicilio constituido en el Uruguay; e) dirección de correo electrónico, teléfono y fax, si lo hubiere; f) datos personales completos del contacto administrativo que lo relacione con el SECIU así como del contacto técnico.
b) Deberes y derechos de los solicitantes.
1. Deberes.
- Administrar datos de contacto exactos y fiables, comunicando sus modificaciones.
- Pagar las tarifas correspondientes al registro y mantenimiento del nombre de dominio.
- Mantener los servidores de DNS funcionando correctamente.
2. Derechos.
- Usar el nombre de dominio según el instructivo.
- Renovar el registro, que tiene plazo de un año, en forma indefinida, sujeto al pago de las tarifas correspondientes
- Transferir libremente el registro o la solicitud de registro, a efectos del registro del cambio de titularidad y demás datos que correspondan.
c) Solución de controversias.
En el Anexo II al instructivo el SECIU señala que quien registre un nombre de dominio acepta los servicios de arbitraje presentados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.
Sin perjuicio de ello, se ofrece un Reglamento de Arbitraje en materia de nombres de dominio .UY, que sigue el siguiente esquema:
- Solicitud de arbitraje. Notificación a la otra parte y al Secretario General del Centro de Conciliación y Arbitraje. Esta solicitud es una especie de citación a conciliación arbitral (artículo 12º).
- Audiencia de conciliación en un plazo de 15 días de recibida la solicitud, a efectos de extender el compromiso arbitral (artículo 13º), el que se otorgará en escritura pública y además de los datos completos de las partes y del objeto del arbitraje, se debe establecer si los árbitros fallarán por derecho o por equidad; si nada se dice, el artículo 14º 2.f dispone que fallarán por equidad. Si la citada no concurre a la audiencia a otorgar el compromiso, quedará habilitada la vía judicial (art. 14º numeral 4º).
- Demanda de arbitraje que deberá presentarse en el plazo de diez días corridos a contar de la audiencia de inútil tentativa de conciliación, y con los mismos requisitos que exige el artículo 117 del C.G.P.
- Contestación de la demanda en un plazo de 15 días corridos desde la notificación de la demanda.
- Citación para laudar, una vez diligenciada la prueba ofrecida.
- Laudo, dictado dentro del plazo señalado por las partes o en su defecto dentro de los 60 días corridos desde la recepción de la demanda arbitral, salvo que las partes o el Centro, por razones fundadas, acordaren la suspensión del procedimiento.

CAPITULO III: CONFLICTOS PLANTEADOS POR LOS NOMBRES DE DOMINIO.
1. TIPOS DE CONFLICTOS.
Los problemas que plantean los nombres de dominio pueden dividirse en dos categorías.
a) Disputas entre particulares en torno a un nombre concreto.
Estas cuestiones, que habrán de resolverse a través del Derecho Privado, pueden presentar varias modalidades .
En función del derecho lesionado, el uso indebido de un nombre de dominio puede afectar: a) un derecho marcario, cuando el nombre de dominio registrado por un titular A se superpone a un derecho marcario registrado por el titular B; b) puede suponer una práctica de competencia desleal, cuando el nombre de dominio registrado pretende usurpar la popularidad ajena; y c) puede suponer también la violación a otros derechos de propiedad intelectual, si se registra como dominio, por ejemplo, el título de un libro.
Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Paulker establecieron una tipología de disputas entre agentes privados, distinguiendo los siguientes grupos :
1. Apropiaciones del nombre de dominio (Domain name grabbing). Un sujeto, en forma intencional, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la Red, o forzar al propietario de la marca o nombre comercial a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.
Dentro de este tipo de controversias se encuentra la disputa sobre el dominio "avon.com". El dominio fue registrado por "Carnetta Wong Associates", por lo que "Avon" la demandó judicialmente, pero no hubo resolución judicial porque la demandada se allanó.
La OMPI señaló que el registro de un nombre de dominio es abusivo cuando: a) es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; b) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al dominio; y c) el nombre de dominio ha sido registrado y se usa de mala fe .
2. Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not quite domain name grabbing). Un sujeto registra un dominio consciente que coincide con el nombre de una compañía, pero no para evitar el uso del espacio web por dicha empresa sino para realmente usar el dominio. El usuario puede acceder por error a esta nueva página y creer que se trata de la otra empresa.
Como ejemplo de este conflicto citamos el caso "mtv.com". El dominio había sido registrado por un empleado de "MTV". Cuando el empleado dejó de trabajar en la empresa, MTV lo demandó ante Tribunales Federales estadounidenses, llegando a un acuerdo amistoso.
3. Coincidencias fortuitas (Logical Choice). Un sujeto registra un nombre de dominio que coincide, en forma total o parcial, con un derecho marcario ya registrado.
Como ejemplo, citamos el caso que enfrentó a las empresas "KnowledgeNet, Inc." y "D.L. Boone & Co.". Boone registró el nombre "knowledgenet.com" sin conocer la existencia del registro de la marca "knowledgenet". "KnowledgeNet, Inc" demandó a "Boone & Co.", quien se allanó antes de que existiera resolución judicial.
b) Disputas con las entidades administradoras de dominios.
En este ámbito los problemas se resolverán en la órbita del Derecho Público. Se trata de los problemas a que puede dar lugar, por ejemplo, el rechazo por parte de ANTEL del registro de un dominio deseado sin razones valederas. Como acto administrativo dictado por un Ente Autónomo, el mismo será susceptible de ser recurrido y aún anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Tengamos en cuenta que según nuestro instructivo técnico, que en ese aspecto recoge las recomendaciones del Network Working Group, la asignación de dominios debe considerarse como un servicio público.

2. SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES EN EL DERECHO COMPARADO.
Si bien aún no tenemos en nuestro país resoluciones judiciales sobre nombres de dominio, las mismas son ya muy populares no sólo en Estados Unidos, país en que nacieron las disputas, sino también en España, Francia, Reino Unido y Argentina, entre otros.
a) Estados Unidos.
Es el país donde nación la propia Internet y donde lógicamente se han producido más casos de disputas de nombres de dominio.
1. Panavision Internartional Vs. Denis Toeppen .
Denis Toeppen, un particular titular de varios nombres de dominio, registró el dominio "panavision.com" y "panaflex.com", marcas registradas por Panavision.
La demanda, que fue resuelta por la Corte de Distrito de Californa el 5 de Noviembre de 1996, reconoció el derecho de Panavision a usar el nombre de dominio "panavision.com".
Se reconoció que la "Trademark Law" permite que distintos sujetos utilicen una misma marca para diferentes clases de bienes o servicios, por la "Trademar dilution Law" protege la distintividad de las marcas famosas frente a usos no autorizados de sus marcas, tendiendo en consecuencia a la protección de las propias empresas.
Esta diferencia no existe en materia de nombres de dominio, ya que la marca "Acme", señaló la sentencia, puede ser utilizada por sujetos distintos en categorías distintas de bienes o servicios, pero el dominio "acme.com" sólo puede ser utilizado por una persona.
Como "Panavision" y "panaflex" eran marcas notorias, y como el uso dado por Toeppen era comercial, ya que a cambio de cesar en el uso de los dominios pedía la suma de U$S 13.000,oo, aplicando la Trademark dilution Law la sentencia obligó a Toeppen a dejar de usar dicho sitio web.
2. Kaplan Educations Centers Vs. Princeton Review.
Princeton Review registró el dominio "Kaplan.com"; Kaplan es el máximo competidor de Princeton en la preparación de exámenes.
El inevitable litigio, que se planteó ante un Tribunal Arbitral, tuvo resultado la renuncia de Princeton Review al dominio cuyo registro había conseguido.
3. Council of Better Business Bureau, Inc. Vs. Mark Sloo.
Mark Sloo registró los dominios "bbb.com" y "bbb.org" para forzar al Council of Better Business Bureau (CBBB o BBB) a adquirirlo. La BBB promovió acciones de competencia desleal e infracción del derecho de marcas. Mark Sloo se allanó y BBB consiguió el dominio "bbb.com". Ya usaba con anterioridad el dominio "cbbb.com"
b) Reino Unido.
No son tantos los casos como en Estados Unidos, pero ya existen importantes antecedentes jurisprudenciales.
1. Pitman Training Limited and Anr. V. Nominet U.K. and Anr .
Una empresa constituida en 1849 por Sir Isaac Pitman tenìa varias divsiones: Publishing, Training y Examination Bussines, que fueron escindiéndose, y en 1985 se firmó un acuerdo entre ellas por el que se autorizaba a "Pitman Training" a usar el nombre Pitman en conexión con su negocio de forma que no se autorizaba el uso de "Pitman" para ningún otro negocio que no fueran las prácticas que organizaba y los cursos correspondientes.
"Pitman publishing" registró en Febrero de 1996 "pitman.co.uk" y "pitman.com", pero no los utilizó hasta Diciembre de dicho año. Por su parte, "Pitman training" registró "pitman.co.uk" y en forma incomprensible, el dominio fue concedido, y en Julio de 1996 Pitman Training ya utilizaba su dominio.
Cuando en Diciembre de 1996 "Pitman Publishing" intentó usar su dominio, se encontró con la página de "Pitman Training". Nominet UK devolvió en Abril de 1997 el dominio a "Pitman Publishing" y desde entonces es quien lo usa.
"Pitman Training" planteó acciones judiciales basadas en aprovechamiento de la reputación ajena, incumplimiento de contrato y acciones desleales de confusión. Las mismas fueron desestimadas, manteniendo el uso concedido a "Pitman Publishing", que fue quien primero registró el dominio en disputa.
2. British Telecom, Marks & Spencer, Ladbrokes, J. Sainsbury and Virgin Enterprises V. Richard Conway y Julian Nicholson .
Los últimos nombrados registraron varios nombres de dominio coincidentes con marcas de los demandantes. El Juez Jonathan Sumption, en sentencia del 28 de Noviembre de 1997, confirmada en apelación, pese a afirmar que registrar un nombre que coincida con una marca ajena no necesariamente es un hecho ilícito en la ley de marcas, condenó a los demandados fundado en su reiterada conducta y claro propósito especulativo en el registro de marcas conocidas en la web.
c) Francia.
La compañía "Alice" fue creada en 1957 y es titular de la marca del mismo nombre desde 1975 para productos de la clase 35, servicios de publicidad. Otra compañía creada en 1996, también llamada "Alice", y dedicada a la programación informática, registró el dominio "alice.com" para su sede Web.
La primer "Alice" demandó a la segunda por de violación de marca y competencia desleal. La demandada argumentó que al tratarse de productos distintos, no hay competencia desleal ni riesgo de confusión, en aplicación del principio de especialidad. El registro del nombre de dominio fue perfectamente legal, y debe primar el criterio del "priore in tempore, priore in iure" o "first come, first served"
Finalmente, el "Tribunal de Grande Instance" de París desestimó la demandada fundàndose en los argumentos de la demandada, en sentencia del 12 de Marzo de 1998.
d) España.
1. Ozú.
Este es probablemente el primer caso que abordó el tema de los nombres de dominio en la jurisprudencia española.
Cinco personas crearon el buscador de la dirección ozu.advernet.es, cambiando posteriormente a ozu.com, cuyo nombre fue registrado por uno de los socios en Estados Unidos, mientras que en España crearon una sociedad, "ADVERNET", encargada de la explotación comercial del buscador y que registró además la marca OZU. Los colaboradores se separaron y los que formaban la empresa ADVERNET crearon otro buscador en la dirección www.ozu.es. Ambas partes reclamaron su derecho a usar el nombre "ozu".
En el expediente de medidas cautelares promovido por ADVERNET c/ el titular de sitio ozu.com, el Juzgado de Primera Instancia Nro. 13 de Bilbao en sentencia del 30 de Diciembre de 1997 resolvió cesar inmediatamente los actos llevados a cabo por el titular del registro, que suponen una intromisión ilegítima en el uso de la marca OZU. Dicha sentencia fue confirmada por la audiencia Provincial de Vizcaya el 15 de Setiembre de 1999, por entenderse que existían en el caso la apariencia de un buen derecho, pese a que el dominio fue registrado antes que la marca.
En el juicio principal, en sentencia del 28 de Setiembre de 1999 el mismo Juzgado resolvió que la coexistencia de ambos buscadores, ozu.com y ozu.es, lleva a los consumidores a la confusión a la hora de conectar con uno u otro. Del cúmulo de pruebas el Juzgado entendió que el creador del buscador era ADVERNET, por lo que condenó a los titulares del registro a cesar los actos que suponen una violación del derecho del titular de la marca OZU, a no utilizar el dominio ozu.com ni dominios similares y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
2. Metrobilbao.
El titular del nombre de dominio fue sancionado por unos hechos ocurridos en las instalaciones de ferrocarril de Bilbao, sanción que entendió injusta y derivada de un error. Ante la negativa de la empresa a oír sus descargos, y ante la confirmación de la sanción, el sujeto registró el dominio metrobilbao.com (Metro Bilbao S.A. utilizaba la dirección metrobilbao.net) y publicó su versión de los hechos, sirviendo su página como portal crítico para el servicio de trenes.
Metro Bilbao S.A. demandó al titular del registro ante la OMPI, quien en el caso Nro. D2000-0467 le dio la razón.
El titular del dominio, que quería conservarlo, presentó una demanda ante la justicia ordinaria para que se mantenga su dominio. La OMPI, ante la demanda planteada, se abstuvo de transferir el dominio. Metro Bilbao S.A. contestó la demanda y reconvino solicitando el cese del uso del nombre metrobilbao.com.
El Juzgado de primera instancia de Bilbao nº 4 decidió por sentencia del 25 de Enero de 2001 rechazar las medidas cautelares solicitadas, permitiendo que siguiera existiendo el dominio metrobilbao.com, condenando en costas a la solicitante, por entender que no existía periculum in mora, ya que se solicitaron las medidas en un proceso no iniciado por ella y después de intervenir en otras instancias administrativas, por lo que en los hechos permitió que el titular del dominio utilizara metrobilbao.com durante un largo tiempo.
No hemos podido encontrar, hasta el momento, la resolución definitiva sobre el fondo, pero el dominio www.metrolbilbao.com ya no existe.
3. Nocilla.
La particularidad de esta sentencia reside en que es la primera que en sus considerandos transcribe citas de autores y sentencias publicadas en Internet.
En la sentencia se sostuvo que "el conflicto entre nombres de dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que aunque novedoso en España (si bien ya existe al menos un auto del Juzgado de 1º Instancia nº 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997), ha sido tratado por la jurisprudencia de otros países donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo", acudiendo para su resolución a las fuentes citadas.
e) Argentina .
1. Caso "freddo.com.ar".
Una empresa prestadores de servicios de Internet, SPOT NEETWORKS, registró a su nombre el dominio freddo.com.ar. La empresa FREDDO, que en Argentina puede considerarse como marca notoria, demandó a la registrante ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 7 Secretaría 13, reclamando el cese de uso.
En autos de medidas cautelares adoptado el 26 de Noviembre de 1997, la sentencia reconoció que al ser una marca notoria, el registro del dominio freddo.com.ar por una empresa distinta al titular de la marca era una nueva forma de uso ilícito de una marca registrada, y adoptó como medida cautelar la suspensión de su utilización, aún cuando esta medida cautelar coincidía en cuanto al fondo con la solución del juicio principal.
3. Caso Camuzzi.
La empresa CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. es una empresa concesionaria del servicio de transporte y provisión de gas, y es titular en la Argentina de dos registros de marcas por las clases 39 (transporte y almacenamiento) y 42 (servicios varios).
La empresa demandó al particular que había registrado el dominio camuzzi.com.ar, y en los autos de medidas cautelares tramitados ante el Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 4 secretaría 8, la sentencia hizo lugar a la solicitud por entenderse acreditado el fumus boni iuri, ya que es legítimo creer que la demandante tiene aspiraciones a usar como dominio el mismo nombre que como marca tiene registrado, y el periculum in mora, pues comercialmente podría suponer una desventaja frente a sus competidores no tener registrado y utilizar comercialmente el dominio cuestionado.

CAPITULO 4: MARCAS y NOMBRES DE DOMINIO.
1. PLANTEO.
Como destaca Bugallo, "El ámbito original de Internet, académico - científico-militar, no hacía pensar que pudieran plantearse mayores problemas en relación con las marcas", pero cuando esta tecnología llegó al consumidor y se desarrollaron productos y servicios en la Red, creció la competencia comercial y con ella los problemas entre marcas y nombres de dominio .
A continuación destacaremos algunos temas marcarios que, gracias a la aparición de los nombres de dominio, han revitalizado su importancia jurídica, desencadenando nuevas discusiones.
Por cierto, sería absurdamente pretencioso que intentáramos resolverlos en forma definitiva en su actual desarrollo dogmático - jurídico, pero sí pretendemos llamar la atención del lector sobre los mismos y proponer posibles soluciones a los dinámicos conflictos que provoca el entrecruzamiento entre las marcas registradas y el uso de los nombres de dominio, propio (el que ejerce su titular) e impropio (ejercido por quien no es titular de la marca).

2. DISTINTIVIDAD.
a) Concepto.
Uno de los temas jurídicos revitalizados por la aparición de los nombres de dominio es el tema de la distintividad de los signos.
La distintividad es una situación de hecho mutable y temporal que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del signo. Así, se ha llegado incluso a sostener que no existen los signos distintivos, sino los signos que por diferentes motivos han adquirido distintividad ; del mismo modo, el signo podrá seguir existiendo aún cuando su distintividad ya haya desaparecido .
Un signo puede ser compartido en forma totalmente lícita; por ejemplo, la empresa A puede registrar como marca el signo "Xoom" para la clase 41 y la empresa B puede hacer lo propio con el mismo signo pero para la clase 39, sin que ninguna de las inscripciones sea nula. El signo es válidamente compartido.
En cambio, la distintividad del signo no puede compartirse, porque ésta supone la existencia de un signo con características tales que identifica de inmediato al mismo con su titular. Si pudiera compartirse, no estaríamos frente a un signo con rasgos de distintividad, porque más de un sujeto sería identificado con el signo.
Para reconocer la existencia de distintividad en un signo debemos fijar un parámetro territorial, ya que en principio se adquiere sobre otros signos utilizados en el mismo ámbito geográfico, pero es incluso posible que el signo distintivo trascienda fronteras y sea también distinguido en varios países. Es el caso de las marcas notorias.
b) Nombres de dominio: signos potencialmente distintivos.
Un nombre de dominio es un signo denominativo que permite a los usuarios de Internet acceder a la información que ofrece la computadora a la cual se conecta y que en general se identifica con el nombre de la empresa buscada.
- Es posible que el dominio registrado constituya, desde su comienzo, un signo distintivo; por ejemplo, cuando la Coca Cola registró su dominio ya era una marca notoria a nivel mundial, por lo que la distintividad del nombre de dominio fue una consecuencia de la distintividad del signo marcario ya existente.
- Puede ocurrir también que, al registrarse el nombre de dominio, éste no tenga relevancia en el mercado pero que la adquiera con el tiempo junto con la distintividad necesaria para que el consumidor reconozca de inmediato a su titular. Así, el nombre de dominio es un signo que por sus características puede adquirir distintividad.
- Pero además, no sólo es posible sino lamentablemente real que algunos usuarios de Internet registren un dominio utilizando un signo con distintividad propia y que pertenece a un tercero, en general una marca ya registrada, en procura de intereses económicos. Este uso ilícito de un nombre de dominio, ciberocupación o "cybersquatting", ha sido y es tan frecuente que en 1994 el 44% de las empresas que en Estados Unidos quisieron registrar su sitio en Internet se encontraron con que otra persona ya lo había registrado .
Es en este ámbito donde el titular del signo distintivo, invocando en su defensa la naturaleza del signo que como marca registró o que utiliza como nombre comercial, puede intentar que el titular del dominio registrado cese en el uso, de mala fe, del dominio que se identifica con su signo distintivo.
c) Límites de la distintividad. Excepciones.
En principio, la distintividad tiene un límite territorial; el derecho que es reconocido por cada Estado sólo puede ser oponible, en principio, dentro de sus fronteras. Los titulares de un signo con distintividad deberán iniciar procesos de registro de acuerdo al número de países en los que desee adquirir tal derecho.
Existen sin embargo dos supuestos de excepción a los límites territoriales: la existencia de marcas notorias y la existencia de identidad distintiva .
- En el primer caso, se otorga al signo una protección mucho más amplia que permite protegerlo más allá del territorio y de la conexión competitiva cuando éste es muy conocido y publicitado, cuya difusión ha otorgado a su titular una gran reputación.
- En el segundo caso, se permite al titular del signo distintivo oponer su derecho más allá de la conexión competitiva y de la territorialidad cuando un tercero pretende apropiarse de su distintividad. El tercero pretende adherir a un signo una distintividad idéntica, aún cuando éste no constituya una marca notoria.
En materia de nombres de dominio, la territorialidad de la distintividad plantea nuevos problemas, ya que los dominios son accesibles desde cualquier parte del planeta más allá del lugar geográfico en que su titular desempeñe su actividad comercial o tenga registrado el dominio. A su vez, habrá que determinar, llegado el caso, cuándo un nombre de dominio tiene tal relevancia que pueda ser considerado como un signo notorio, aún cuando no exista una marca registrada que lo respalde. Por ejemplo, en los últimos años se han formado identidades distintivas muy valiosas que se han forjado en Internet y que deben ser protegidas eficientemente, sin perjuicio de su posible inscripción como marcas.

3. CRISIS DE DOS PRINCIPIOS MARCARIOS: TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD.
Desde la aparición masiva de los nombres de dominio estos dos principios parecen comenzar una crisis conceptual que pone en riesgo de vida su propia existencia, según se esbozó en el final del apartado anterior.
a) Principio de territorialidad.
1. Enunciación.
La protección de los derechos de propiedad intelectual se limita al territorio del Estado en donde el titular haya registrado su marca. Por ejemplo, si el titular de la marca "jugorron" registrada en Uruguay en la clase 39 pretende que su derecho al uso exclusivo sea también protegido en Argentina, deberá tramitar en dicho país la obtención de la marca, así como en todo otro país donde pretenda explotar comercialmente su signo distintivo.
Este principio de territorialidad tiene como excepción el concepto de marca notoria, que es aquella que por su difusión y publicidad ha adquirido a nivel mundial el reconocimiento e identificación inmediatos del titular de la marca con la marca misma.
En esos casos, aún cuando el titular de la marca notoria no la haya registrado en todos los países del mundo, podrá obtener una adecuada protección invocando su carácter de notorio, pudiendo incluso llegar a la anulación de la marca ajena.
2. Extraterritorialidad del dominio.
La protección de los nombres de dominio plantea problemas que el principio de territorialidad no puede resolver adecuadamente.
a) ¿Cuál es el territorio en donde debe protegerse el dominio? Internet plantea el gran problema, aún sin solución, del desvanecimiento de las fronteras y la consecuente incógnita sobre cuál es el Derecho aplicable.
Si bien es falso afirmar que Internet sea "un lugar sin derecho", la determinación y aplicación de las normas jurídicas ya existentes resulta particularmente compleja a causa de las notas características de Internet, en especial, su vocación extraterritorial .
Si el ámbito de Internet fuera solamente nacional, no se plantearían conflictos con nombres de dominio; pero la naturaleza internacional de la red y a la territorialidad de las marcas, esta área será una inevitable fuente de controversias.
Un sitio web es accesible tanto para el ciudadano argentino como para un afgano, aún cuando éstos se encuentren a miles de quilómetros de distancia en culturas totalmente distintas. Ello pone serios obstáculos al momento de fijar el alcance territorial de la protección del uso del nombre de dominio.
b) Supongamos que arriesgamos un nuevo concepto de territorio que coincida no con las fronteras del país sino con todos los dominios cuyo ccTLD sea ".uy", es decir, aquellos registrados en Uruguay. Este giro conceptual sería por cierto un cambio más que importante desde un punto de vista doctrinario, pero aún así tendremos problemas de difícil solución.
Por ejemplo: en Uruguay una empresa registra un nombre de dominio, www.e-discos.com.uy, donde aloja una página web que publicita la venta de discos en Internet; con el tiempo, dicha empresa adquiere importancia comercial y se difunde entre el público consumidor de Internet, recibiendo pedidos no solamente de Uruguay sino de todas partes del mundo, sin que por ello constituya una marca notoria.
El principio de territorialidad propuesto impediría que otra empresa registre válidamente un dominio que lleve al consumidor a la confusión, como podría ocurrir con el sitio www.e-disks.com.uy, ya que parecería claro que la intención del nuevo registrante es beneficiarse de la popularidad del sitio original. El titular del primer dominio, mediante acciones de competencia desleal, seguramente podrá conseguir la anulación del dominio.
Pero supongamos ahora que esa misma empresa, que no pudo registrar su dominio en Uruguay, decide registrar el dominio www.e-disks.com.ar. ¿Tiene a su alcance el titular original alguna acción para oponerse también a ese registro? De tratarse de una marca notoria, tal protección estaría al alcance de la mano; pero en caso de no serlo, no vemos claro qué tipo de acción puede intentar cuando el dominio estaría registrado en otro territorio.
El problema se desplaza nuevamente hacia el concepto de territorio o, dicho de otra manera, hacia los límites de la protección de los nombres de dominio. En estos temas está la clave para encontrar una adecuada defensa para los titulares de dominios registrados. Quizás debe perseguirse la protección del titular de un nombre de dominio contra cualquier dominio similar, más allá del ccTLD en que se encuentre. Lo cierto es que el concepto tradicional de territorio y la protección clásica de las marcas no tiene vigencia en este nuevo y dinámico ámbito.
b) Principio de especialidad.
1. Enunciación.
Este principio supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada. Es decir que pueden coexistir marcas iguales o semejantes para distinguir productos o servicios distintos, porque en estos casos no hay posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los productos o servicios .
Así enunciado, el principio funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos, respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario .
En nuestra ley de marcas Nro. 17.011, el principio de especialidad se recoge en el artículo 11, que dispone que "La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada...".
La protección marcaria se concede, entonces, para todos los productos o servicios de una misma clase, con dos excepciones: a) cuando se pretende registrar una marca igual o similar para proteger productos o servicios similares pero incluidos en clases distintas, lo cual puede provocar confusión sobre su origen; y b) cuando se trata de registrar una marca notoria por quien no es su legítimo propietario y más allá que éste haya o no logrado su previa registro como tal.
2. Exclusividad del dominio.
Técnicamente es imposible que existan dos nombres de dominio iguales para dos personas físicas o jurídicas distintas, por diferentes que sean sus ámbitos de actuación competitivos. Ello porque los nombres de dominio son simplemente direcciones, traducidas de números a letras, en donde el sitio puede ser visitado, por lo que es imposible que existan dos direcciones iguales.
En consecuencia, el principio de especialidad no tiene aplicación en el ámbito de los conflictos entre nombres de dominio, pero tiene sí cierta relevancia cuando el conflicto enfrenta al titular de un dominio con el titular de una marca.
Este problema fue ya puesto de relieve por la sentencia del caso PANAVISION : mientras las leyes de marcas permiten que una marca sea registrada en un determinado país por tantos titulares como clases existan, la organización actual de Internet solamente permite que una persona utilice un determinado nombre de dominio, más allá de los productos o servicios que en dicha página web se ofrezcan .
Esta dilución del principio de especialidad no puede tampoco llevarse al extremo de sostener que todo registro de un dominio coincidente con el nombre de una marca implica la violación del derecho de su titular en cualquier clase en que ella esté registrada. Massager sostuvo que "para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error..." .
En Reino Unido el principio de especialidad ha encontrado cierta supervivencia en ciertos nombres de dominio, porque se ha entendido que el registro de una marca en la clase 38, Telecomunicaciones, impediría que cualquier usuario registre válidamente un nombre de dominio coincidente o similar a la marca, más allá de cuál sea el servicio o producto que ofrezca , ya que Internet es una forma de "telecomunicación" y como tal su uso indebido estaría alcanzado por la protección marcaria.
La especialidad regiría únicamente para proteger aquellos casos en que el titular del dominio registró su nombre para publicitar sus servicios o productos y éstos son similares o al menos pueden llevar a los usuarios a confundirlos con los productos o servicios de un titular que registró como marca, en forma previa, el mismo signo que identifica al nombre de dominio.
Es imposible que el principio se aplique cuando el contenido del dominio cuestionado es radicalmente distinto al producto o servicio que ofrece el titular de la marca registrada. Por más que exista, a modo de ejemplo, un solo dominio www.jugorron.com.uy, si quien lo registró lo utiliza para publicitar ropa, el titular de la marca registrada "jugorrón" para bebidas no alcohólicas - clase 32, no podrá cancelar dicho registro y utilizar en su provecho el dominio deseado.

4. DILUCION DE LAS MARCAS.
a) Concepto.
En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act define a la dilución como "la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño".
El fenómeno de la dilución se verifica ante la realización de actos lesivos, que provocan un debilitamiento del carácter distintivo del signo marcario notorio, así como un envilecimiento del prestigio de la marca. La doctrina y jurisprudencia norteamericana han distinguido en este ámbito casos de blurring y de tarnishment.
- Blurring: la marca pierde su poder de venta y su valor a consecuencia de un uso no autorizado de ella.
- Tarnishment: una famosa marca es vinculada a productos de peor calidad o es representadas de una manera malsana.
Ambas figuras pretenden preservar el valor de la marca para representar productos y servicios de su titular.
b) Aplicación en los nombres de dominio.
Dada la actual difusión de Internet, el uso ilícito de un nombre de dominio supone una nueva forma de atentar contra los derechos marcarios que puede revestir cualquiera de las dos modalidades.
Blurring ocurre cuando una empresa decide registrar, por ejemplo, el dominio microsoft.com.uy y publicitar en él, con fines no necesariamente espúreos, sus productos. Esta actividad entraña sin dudas para MICROSOFT una posibilidad de daño en su reputación por lo que, como titular de una marca registrada y notoria, podrá intentar la anulación del registro.
Un ejemplo de tarnishment lo encontramos, por ejemplo, en el caso Hasbro Inc. Vs. Internet Entertainment Group, en el que la demandada diluyó la marca de Hasbro "candyland", utilizada por el actor para productos infantiles, usándola como nombre de dominio para una página de contenido sexual .
El nombre de dominio registrado en perjuicio de los derechos del titular de la marca puede poner en riesgo la distintividad del signo. En efecto, su continua utilización entraña el riesgo de hacer perder a la marca registrada y en uso su capacidad de distinguir al titular. Ello disminuye el valor de su marca y con ello incluso el valor de su empresa.
El riesgo de dilución permite al titular de la marca en peligro accionar contra el agente que altera su capacidad distintiva a nivel comercial, aún cuando ese riesgo provenga de la utilización de un nombre de dominio, haya sido registrado de buena o mala fe, pues la confundibilidad de la marca va más allá de la intención de quien provocó la confusión y el riesgo de dilución.
Esta protección tradicional del Derecho de Marcas es eficaz cuando el conflicto se produce entre un nombre de dominio y una marca notoria, ya que el titular de ésta podrá promover una acción judicial en cualquier país; ahora bien, cuando la marca usada en forma ilegítima no es notoria, el principio de territorialidad le permitirá combatir eficazmente al dominio registrado bajo el ccTLD de su país, pero dificultará su protección más allá de éste. Este es uno de los problemas de difícil solución que plantea la irrupción de Internet en el mundo del Derecho.

CAPITULO 5: NOMBRE COMERCIAL Y NOMBRE DE DOMINIO.
1. CONCEPTO.
El nombre comercial es un bien inmaterial susceptible de valoración pecuniaria sobre el que se ejerce un derecho de propiedad .
Preferimos comenzar destacando su carácter patrimonial, pues ello pone de relieve que todo acto que atente contra su libre ejercicio, es un acto antijurídico que debe ser reprimido por nuestros tribunales.
Más específicamente, el nombre comercial es la denominación del establecimiento comercial o industrial ; puede coincidir con el nombre del titular del establecimiento, sea éste una persona física o jurídica, o puede simplemente ser una creación de la imaginación.
Se lo ha definido asimismo como "... el signo diferenciador bajo el cual los comerciantes, industriales o productores ejercen sus actos de comercio, industria o explotación, y que indistintamente es comprensivo de la firma, razón social, denominación de fantasía o enseña" .
En cualquier caso, se trata de una creación del titular de la empresa, que tiene contenido patrimonial y que cumple la doble función de individualizar al comerciante y a la casa de comercio.
La denominación comercial puede formarse libremente, pero en ningún caso podrá ser igual a otra preexistente. Así lo dispone a texto expreso el artículo 68 de la ley 17.011: "Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinta al preexistente".
De este modo, la ley 17.011 subsana las discusiones sobre el alcance del principio de especialidad en materia de nombre comercial. La anterior ley de marcas Nro. 9.956 amparaba la coexistencia de dos nombres comerciales idénticos en tanto las empresas tengan giros disímiles. Como bien señalaron los Dres. Arias y Larrea , luego de la vigencia del artículo 12 de la ley 16.060 nuestro Derecho Positivo prohibió la coexistencia de dos denominaciones sociales idénticas, pero es de todos modos acertado la expresa inclusión del artículo citado en la nueva ley de marcas.
En suma: es el uso del nombre comercial el que confiere su propiedad exclusiva. Quien primero lo utiliza comercialmente, primero obtiene el derecho a que nadie más lo utilice en su provecho. En otras palabras: priore in tempore, priore in iure o first come first served.

2. PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL.
Por expresa disposición legal, "Los nombres comerciales constituyen (...) una propiedad intelectual" (artículo 67 ley 17.011). Así, será aplicable en lo pertinente la protección que nuestras leyes conceden a otros derechos de propiedad intelectual (como las marcas y patentes), con la gran diferencia de la no exigibilidad del registro para la protección del derecho al uso exclusivo.
Para ejercer una acción de anulación de una marca registrada en forma ilegítima, el sujeto damnificado debe ser titular de un derecho marcario registrado o, en caso contrario, pedir su registro dentro de un plazo de diez o de noventa días de deducida la oposición, según los casos (artículos 24 y 25 ley 17.011).
La oposición triunfará en tanto el accionante demuestre el uso comercial anterior del nombre usurpado por el demandado.
El fundamento de esta acción puede ser doble:
I) Confundibilidad: la coexistencia de dos nombres comerciales idénticos o similares, aún cuando el último titular lo utilice de buena fe, alienta en el consumidor la confusión, por lo que en su protección quien lo comenzó a usar en segundo término deberá cesar sus actividades bajo ese nombre.
II) Competencia desleal: quien usa el nombre en segundo término lo hace con pleno conocimiento de la usurpación, para disminuir el valor del primero o para atraer hacia su empresa, que desempeña idénticas actividades comerciales, la clientela del primer comerciante. En estos casos, el damnificado promoverá una acción de competencia desleal, donde exigirá el cese del uso de su nombre comercial.

3. ENTRECRUZAMIENTO CON LOS NOMBRES DE DOMINIO.
El mismo conflicto que se plantea con las marcas puede originarse con los nombres comerciales: un sujeto decide registrar como nombre de dominio el nombre comercial que había sido utilizado por otra persona, en forma comercial y notoria, antes del registro.
La finalidad es la misma que en el caso de las marcas, ya que mediante el registro como dominio del nombre comercial el sujeto registrante puede pretender: a) entorpecer el uso lícito que de ese dominio podría realizar el titular del nombre comercial; b) usarlo con fines comerciales en aprovechamiento ilícito de la reputación ajena; y c) usarlo de forma de denigrar el bien ganado prestigio comercial del titular del nombre comercial.
Cuando el caso se plantea, el titular del nombre comercial puede promover una acción de competencia desleal, con fundamento en el artículo 72 de la ley 17.011, que no exige para su promoción el registro del nombre. De estar registrado, por otra parte, se trataría simplemente de una acción marcaria típica, pues el nombre comercial registrado no es sino una marca registrada.
Una ventaja en la protección del nombre comercial frente a un dominio ilícito con respecto a la protección que puede obtener una marca registrada es la inexistencia del principio de especialidad: mientras que un usuario de una marca registrada puede oponerse al registro de un dominio coincidente o similar a su marca en tanto el contenido de la página web sea similar al producto que identifica con su marca, el titular del nombre comercial podría oponerse a todo registro de un dominio coincidente, sea o no similar a su nombre, en virtud del artículo 12 de la ley 16.060 y del artículo 68 de la ley 17.011, que impide la coexistencia de dos nombres comerciales iguales.
En otros casos, el titular del nombre comercial podrá promover ante el titular de dominio acciones de competencia desleal, cuando en la página web se denigre o descalifique a s comercio, o de mala fe se intente atraer su clientela.
En el fondo, las páginas web de contenido comercial no son sino establecimientos comerciales virtuales, y bien puede afirmarse que el dominio es a la página web lo que el nombre comercial es al establecimiento comercial: su signo distinto, su identificación en el mercado.

CAPITULO VI: CONCLUSION.
La aparición de Internet pondrá en discusión, en un futuro ya visible, principios que hasta hoy en día y desde nuestro Derecho Romano, fueron inamovibles.
En particular, el concepto de territorio está ya siendo avasallado por las transacciones comerciales internacionales, que no se concretan en ningún lugar en particular, sino en la propia red. Aún el concepto de soberanía estatal pierde eficacia frente a la red de redes, que parece escapar a cualquier tipo de regulación que no sea supranacional.
En este ámbito, los nombres de dominio son otro elemento distorsionante de los principios tradicionales en materia marcaria.
Ya no es claro el territorio sobre el cual las marcas son protegidas, ni tampoco el alcance de esta protección en un ámbito sin fronteras como Internet.
De todos modos, ciertos principios elementales de la contratación y del comercio nunca podrán cambiar ni por Internet ni por cualquier innovación tecnológica de las muchas que aparecerán en el futuro: la buena fe, la competencia leal, el respeto a los contratos, etc.
Estos son los principios que deben guiar al jurista para proteger los derechos que puedan ser avasallados por el uso ilícito de los nombres de dominio; nunca perderán vigencia, y siempre, en todos los ordenamientos jurídicos de cualquier época encontrarán apoyo legal.
Es cierto que deberá en un futuro próximo regularse en forma efectiva no sólo las condiciones de acceso a los nombres de dominio, sino muchos problemas que origina Internet. Aún, creemos que esa regulación, para ser eficaz, sólo puede provenir de órganos supranacionales. Pero siempre tendremos a nuestro alcance los principios aludidos, que impedirán que el uso de nuevas tecnologías ampare la violación de derecho alguno.
BIBLIOGRAFIA

ARIAS, Jorge y LARREA, Magela. La protección del nombre comercial en la ley de sociedades comerciales Nro. 16.060. Anuario de Derecho Comercial Uruguayo Tomo VI.
BARDALES MENDOZA, Enrique. La distintividad como objeto de derecho: reflexiones sobre el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos. Publicado en www.dominiuris.com
BUGALLO, Beatriz. Internet, comercio electrónico y Propiedad Intelectual. Publicación de la Universidad de Montevideo, 2000.
CORNEJO COSTAS, Emilio. Tratado del nombre social. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1989.
CORNELLA, Alfons. Mensaje Nro. 487, publicado en www.infonomia.com.
GRETEL (Grupo Regulatorio del Colegio y Asociación de Ingenieros de Telecomunicación). Conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet bajo URDP, ¿normas de excepción? Publicado en la página web www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gretel.
HESS, Christian. Desafíos de la propiedad intelectual en Internet. Publicado en "El Financiero", año 2 Nro. 90, San José, Costa, Diciembre 1996.
LARRAMENDI, Luis. Marcas, dominios e Internet. Publicado en www.aui.es/biblio/libros/mi2000/Luis9620Larramendi.htm
MAESTRE RODRIGUEZ, Javier.
I) Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio. Publicado: www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/problematica.html.
II) El nombre de dominio y la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva, publicado en www.dominiuris.com.
MARTINEZ MEDRANO, Gabriel, y SOUCASSE, Gabriela. El registro de dominios de Internet en Argentina. Publicado en www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/argentina1.htm.
MERLINSKI, Ricardo, y SALAVERRY, Lucía. Las marcas en Uruguay: marco normativo. Carlos Alvarez editor, Montevideo, 2000.
MUELAS CEREZUELA, José. Los nombres de dominio en Internet. Publicado en www.mgabogados.com/despacho/domainnames1.html, Noviembre 1998.
RAMIREZ, Alvaro. Nombres de dominio y marcas: conflictos y soluciones entre dos grandes signos distintivos. Publicado en www.dominiuris.com, Octubre 2001.
RIPPE, Siegbert. La Propiedad Industrial en el Uruguay. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1992.
VANRELL, Juan Eduardo. Nombres de dominio. Ponencia en el Seminario Regional de Propiedad Intelectual de la ASIPI, 7-8 de Marzo de 2001, Montevideo, Uruguay.

© Dominiuris.com