CONFLICTOS DE MARCAS CON NOMBRES DE DOMINIOS.
Consejos utiles para legítimos titulares de dominios perseguidos por marcas
(La piratería inversa)

Por Gabriel Martinez Medrano. Abogado especialista en Derecho de Marcas y de Nuevas Tecnologías. (Email: martinezmedrano@eudoramail.com)

1) INTRODUCCIÓN Y ADVERTENCIA.

Los nombres de dominio cumplen la función de identificar una dirección virtual en el ciberespacio.

Las marcas identifican y distinguen un producto de otro o un servicio de otro en el mercado.

Pertenecen a ámbitos diversos, no obstante, la creciente utilización de Internet como plataforma comercial para la difusión, publicidad y/o comercialización de productos o prestación de servicios, ha creado una serie de conflictos entre los titulares de un nombre en el espacio real (una marca de fabrica o de comercio, un nombre comercial) con los titulares de nombres en el mundo virtual (dueños de nombres de dominio).

El sistema de nombres de dominio está regido por el principio "first to come, first to serve", es decir que es titular de un nombre el primero en registrarlo.

Existen varias posibilidades de registro, tanto a nivel mundial (.com, .net,.org, etc) como a nivel territorial (.es, .ar,.br, y en definitiva una extensión para cada país).

No obstante los conflictos de titulares de marcas con titulares de nombres de dominio ha venido increyendo en altísimas proporciones, tal es así que la ICAAN (entidad que gobierna el dominio punto com) ha establecido un procedimiento de arbitraje para la solución de estas controversias.

Debido a que el registro de dominios es un trámite sencillo y poco oneroso, y a la posibilidad de hacer un negocio con la venta de un dominio a la empresa que posee idéntica marca, surgió a nivel mundial lo que se denominó ocupación cibernética (cyber squatting).

Esto es sencillamente el registrar un dominio que coincida con una marca de un tercero (por ejemplo PANAVISION) y luego ofrecer el dominio en venta al titular de la marca.

Esta conducta, reprochable en principio moralmente, ha tenido persecución legal, tanto a nivel estatal como en el orden mundial.

Así por ejemplo en los EEUU se dictaron leyes para combatir la piratería en Internet (Anticibersquatting consumer law), en tanto que en otros países se dictaron sentencias que, en claros casos de piratería, dieron de baja el dominio cuestionado y se permitió el alta del mismo a favor del titular de marca desposeído. (en Argentina es célebre el caso Freddo por ser el primer caso, aunque hay otros).

Estos casos de clara piratería en la actualidad no resisten el menor análisis, tanto los gobiernos como los especialistas jurídicos y las sentencias judiciales han condenado la cyber piratería.

Es por ello que si usted es titular de dominios que coinciden con marcas famosas y los ha registrado para hacer un negocio le recomendamos interrumpa la lectura, puesto que los consejos que siguen están destinados a legítimos titulares de dominio, es decir personas que son titulares de dominios con un actividad en la red y que son atacados por titulares de marcas iguales o similares.

En el caso que el titular de dominio sea un legítimo internauta, que haya registrado el dominio de buena fe, que haga uso del mismo en una actividad lícita, existen medios de defensa contra el ataque de un titular de marca - sea este anterior en el tiempo o posterior.

Pero para ello deben seguirse algunas prácticas que permitan demostrar la legitimidad en la posesión y explotación del dominio, y sobre todo la ausencia de mala fe al registrar el nombre que coincide o se asemeja a la marca de un tercero.

2)POR QUE HAY TANTOS CONFLICTOS ENTRE DOMINIOS Y MARCAS ?

Mas allá de los conflictos de cybersquatting, los cuales pudieron ser negocio para los piratas en los inicios de Internet, la diferente naturaleza entre los nombres de dominio y las marcas son un semillero de conflictos.

Las marcas, que como dijimos identifican y distinguen productos y servicios en el mercado, se rigen por algunas reglas básicas que, entendemos todo titular de un dominio debe conocer para afrontar mejor una defensa de su derecho.

Las marcas se rigen por los principios atributivo, de especialidad y territorialidad.

Esto quiere decir que para ser titular de una marca - al menos en Argentina y en la mayoría de los países del mundo - es necesario completar un trámite de registro en una oficina estatal (en Argentina el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Es decir que si usted recibe una intimación de quien dice ser titular de marca, la carta deberá contener los datos de inscripción registral de la marca. Es bueno saber que el hecho de pedir una marca no significa que la misma será concedida por el Registro. Por ello es bueno indagar si la marca invocada está concedida o simplemente solicitada. La fecha de solicitud de la marca es importante para determinar la antigüedad del derecho, y cotejarla por ejemplo con la fecha de registro del dominio.

Otro principio es el principio de territorialidad. Una marca registrada en Argentina solo tiene valor y vigencia en ese país. En el ámbito de Internet las cosas se complican porque una página web es accesible desde cualquier parte del mundo. Entonces un titular de un dominio punto com podría ser atacado por un titular de marca de cualquier parte del mundo.

Aquí entonces es importante establecer una distinción entre sitios web pasivos y agresivos. Desde Argentina se podría considerar a un sitio como agresivo si está dirigido a consumidores domiciliados en Argentina, y así el resto de los países.

Respecto a los dominios territoriales argentinos (.com.ar) entendemos que solo podrían ser cuestionados por marcas registradas en Argentina.

Por último, las marcas están sujetas al principio de especialidad. Una marca solo protege los productos o servicios indicados en la solicitud de marca. Por ejemplo la marca PEPE que ha sido registrada para proteger ropa, solo puede ser invocada ante otra marca PEPE o similar para los mismos productos. Es decir que el principio de especialidad permite la coexistencia pacífica de marcas idénticas (PEPE para seguir con el ejemplo) para productos o servicios diversos. Así puede existir una marca PEPE para calzado y una marca para automotores, e inclusive otras para bebidas, muebles, y asi sucesivamente.

Aquí se pueden generar muchos conflictos, porque solo cabe registrar un dominio pepe.com.ar. Entonces la pregunta surge por si sola: cual de los titulares de marcas PEPE tiene derecho al dominio? o inclusive: puede una tercera persona que no es titular de una marca PEPE, ser titular del dominio pepe.com.ar ?

Ante la intimación del titular de la marca PEPE para calzado, una buena estrategia es demostrar que el dominio pepe.com.ar se está utilizando en la prestación de un servicio o venta de un producto alejado del calzado. O también demostrar que no se realiza actividad comercial alguna con el dominio.

La situación más desventajosa para el titular del domino es tenerlo inactivo, ya que esto configura una presunción de que su registro ha sido efectuado para especular con su venta.

La naturaleza de los dominios es totalmente diferente a la de las marcas puesto que aquellos no son territoriales (sobre todo los punto com), no están sujetos al principio de especialidad (ya que el dominio pepe.com.ar bloquea cualquier otro igual destinado a ser en utiliado cualquier campo o actividad) y no requieren un trámite engorroso, más allá de un par de cliks de ratón en NIC.AR o en la entidad registrante.

Es por ello que es muy probable que usted, que es titular legítimo de un nombre de dominio, se vea sometido a la práctica denominada en inglés "reverse domain hijaking", y que en español ha recibido el nombre de piratería inversa.

3) QUE PUEDE HACER UN LEGÍTIMO TITULAR DE DOMINIO QUE ES OBJETO DE PIRATERÍA INVERSA ?

Como el dominio puede ser apreciado por más de un titular de marca - recordemos el principio de especialidad - en uno o varios países - recordemos la territorialidad - usted nunca está exento de recibir un reclamo para que cancele o transfiera su dominio a algún titular marcario.

En caso de que ello ocurra usted debe defenderse, ya que lo peor que puede hacer es NO HACER NADA. Su dominio se evaporará en menos de diez días ya que mediante una medida cautelar le será asignado al titular de la marca quien - supuestamente tiene mejor derecho.

Los consejos que siguen pueden ser aplicados inclusive antes de recibir un reclamo.

1) Usted debe denunciar datos reales al inscribir un dominio. De lo contrario al no coincidir sus datos con los del registrante, usted no podrá defender la inscripción.

2) Debe denunciar un domicilio verdadero y mantenerlo actualizado. De otro modo puede recibir un reclamo y no atenderlo, lo que presume que usted es registrante de mala fe.

3) Es conveniente que mantenga el dominio activo, es decir que coloque una página web en él. Si la tiene en construcción debería poner un aviso, informando la temática del site. De otro modo, el tener un dominio sin uso se puede interpretar como que lo ha registrado para especular.

4) Si el dominio tiene mucha importancia para usted, debería registrar el nombre como marca en el Registro de Marcas de Argentina o del país que corresponda a la terminación. (.br en Brasil, .cl en Chile y asi sucesivamente). Si bien no es obligatorio ser titular de marca para tener un dominio (salvo en países como España) es conveniente blindar un dominio importante con una marca lo que garantiza casi en un 100% que no podrá ser objeto de piratería inversa.

Si usted recibe un reclamo para transferir o cancelar un dominio y usted es titular legítimo, usted debería adoptar las siguientes medidas:

1) Antes de responder por si solo, debería recabar consejo legal de un abogado. En muchas ocasiones una respuesta certera de alguien con experiencia y práctica en la materia disuade al titular de la marca de efectuar la piratería inversa. Sabrá que usted está bien defendido.

2) En la respuesta, en ningún momento, se deberá pedir dinero u ofrecer el dominio a la venta. Esta regla es muy importante. La oferta del dominio es interpretada inmediatamente como que el registro es especulativo y usted es un pirata.

3) Si en la comunicación, por amistosa que fuere, le ofrecen comprarle el dominio, la primer respuesta debe ser -indefectiblemente - que el dominio no está en venta. Que usted es titular legítimo y lo usa para fines particulares y/o comerciales. Si el titular de la marca está interesado en comprarle el dominio ya habrá tiempo para negociar una transferencia que resguarde sus derechos. La oferta puede ser una trampa para que usted pique y pida dinero. Así, independientemente que usted haya registrado el dominio de buena fe, pasará inmediatamente a la categoría de pirata cibernético.

Su dominio puede ser atacado en dos frentes:

Si el dominio es punto com punto ar, cabe que usted sea demandado por cese de uso de marca en la justicia argentina. El tribunal competente debería ser el de su domicilio. De otro modo le estarían privando de su juez natural (art. 18 Constitución Nacional).

Estas demandas son peligrosas, puesto que la práctica de los jueces argentinos es escuchar al titular de marca y resolver cautelarmente la inhabilitación del dominio sin avisar previamente al titular del mismo. Esta práctica se llama resolución inaudita parte.

En este caso usted solo podrá apelar la decisión judicial en un plazo de cinco días desde que se le notifique.

En el caso que usted reciba la notificación deberá urgente consultar con un abogado, en lo posible que posea experiencia en marcas y pueda en un breve lapso estudiar los títulos de marca que ha presentado el reclamante.

Una vez resuelta la situación cautelar del dominio, el titular de la marca tiene quince días para iniciarle a usted juicio por infracción de marca, previamente lo deben citar a una mediación amistosa si usted vive en Capital Federal.

Si usted es titular de un dominio punto com, está expuesto a un reclamo de arbitraje. Este es un sistema administrato por ICAAN (entidad norteamericana que administra el sistema de dominios), que se rige por una Política en materia de dominios, la cual establece reglas para resolver los conflictos.

El procedimiento es breve - el plazo para contestar el reclamo es de 20 días desde comenzado el procedimiento - y por ello usted debería conseguir consejo de un abogado. No es necesario ser representado por un abogado, los trámites son por email y la cuestión es resuelta por uno o tres árbitros (según el reclamante o usted exijan la conformación de un panel colegiado).

Si bien - como señalamos - no es necesaria la presentación por abogado, la estadística de las resoluciones de ICAAN indican que casi el 100% por 100% de los titulares que no contestan o que lo hacen por si mismo han perdido el dominio.

En la mayoría de los casos el procedimiento es en inglés (por ser el idioma del registrante ICAAN).

Para quitarle el dominio el reclamante deberá probar:

a) que usted posee un dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos,

b) que usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y,

c) que usted posee el nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Una buena defensa, que pruebe su interés legítimo sobre el dominio deberá conseguir probar:

a) que usted antes de haber recibido aviso de la controversia, ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o:

b) Que usted, en calidad de particular, empresa u otra organización, ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hay adquirido derechos de marcas de productos o de servicios, o;

c) que usted hace uso legítimo y leal, o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, o de empalñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Si usted pierde el arbitraje, puede rescatar el dominio interponiendo - en su propia jurisdicción - una demanda judicial contra el titular de la marca, a los fines de probar su mejor derecho, en un plazo de 10 días desde que haya tenido resolución la controversia.

En definitiva, es bueno saber que los titulares legítimos de dominios tienen derechos y que existen medios para resistir un ataque de piratería inversa. Que existen iniciativas no comerciales en la red que deben ser protegidas y que Internet no es solo una plataforma comercial, sino también un foro de intercambio de información y de discusión de ideas.

Por ello, aconsejamos a los titulares legítimos de dominio ejercer todos sus derechos y defender sus intereses, ya que - al menos en la práctica argentina - se está estableciendo una tendencia lineal de que todo dominio que es igual o similar a una marca registrada, es obra de un pirata especulador que la ha registrado para vendersela al titular. No es bueno que paguen justos por pecadores, y si es bueno que los titulares de buena fe no queden atrapados en acciones judiciales - en muchos casos infundadas - que promueven las empresas titulares de marcas para adquirir los nombres de dominios ajenos, en definitiva efectuar piratería de dominios, pero a la inversa.

Gabriel Alejandro Martinez Medrano (martinezmedrano@eudoramail.com.ar). Es abogado, Master en Derecho y Economía de las Nuevas Tecnologías por la Universidad de Mar del Plata (Argentina) y Master en Propiedad Industrial por la de Alicante (España). Es autor del libro "Derecho de Marcas", Ed. La Rocca, Bs As, 2.000 y de artículos relacionados con marcas y dominios publicados en revistas jurídicas de la especialidad. Ha sido profesor universitario de Derecho de Autor y Marcas en la Universidad Abierta Interamericana y de Derecho Civil en la Universidad de Mar del Plata.
(c) 2001 Gabriel Alejandro Martinez Medrano.