CIBEROCUPACIÓN Y ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT

Director Asociación de Derecho e Informática de Chile - ADI; REDI; miembro Mesa de Trabajo Sobre Sistema de Nombres de Dominio en Chile, Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; coautor con Macarena López Medel del libro intitulado “Delincuencia y Fraude Informático, Derecho Comparado y Ley N°19.233”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 1999; Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Candidato a Magister en Derecho Universidad de Chile; abogado asociado Carey y Cía. Ltda.

A. CIBEROCUPACIÓN

1. Concepto

En una primera etapa, mientras hubo una actividad comercial mínima en Internet, la mayoría de los nombres de dominios era registrado de buena fe, y siendo registrados de mala fe no existía preocupación al respecto. “Sin embargo, esto cambió cuando las inversiones comerciales, la publicidad, y otras actividades aumentaron en Internet y las empresas comenzaron a darse cuenta de los problemas que podrían ocurrir cuando se utilizaba un sitio de Internet con su marca como nombre de dominio y sin su permiso”[1]. Fue entonces cuando el término ciberocupación se desarrolló y comenzó a formar parte de nuestra vida diaria.

Con el objeto de definir, o a lo menos, establecer las características de la ciberocupación es que recurriremos a las nociones que sobre dicho término nos da la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”), a través de su Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, de 30 de abril de 1999 (el “Informe OMPI”).

En este sentido, la OMPI con motivo del análisis del procedimiento uniforme para la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, señala que “en términos populares “ciberocupación” es el término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de producto y de servicio. No obstante, precisamente debido a su amplia utilización popular, el término cuenta con distintos significados para distintas personas. Algunas personas, por ejemplo, incluyen el “warehousing”, o la práctica de registrar una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas con intención de vender los registros a los titulares de las marcas, en la noción de “ciberocupación”, mientras que otras personas distinguen entre los dos términos. Del mismo modo, algunos consideran que los términos “ciberpiratería” y “ciberocupación” son intercambiables, mientras que la OMPI considera que el primer término se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios web en lugar del registro abusivo de los nombres de dominio. Debido al significado flexible de “ciberocupación” en la terminología popular, la OMPI ha optado por utilizar un término diferente –registro abusivo de un nombre de dominio- a fin de atribuirle un significado más preciso.

La definición de registro abusivo que la OMPI recomienda se aplique en el procedimiento administrativo (de solución de conflictos) es la siguiente:

1) El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

i) el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y

ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y

2) A los fines del párrafo 1) iii), lo siguiente, en particular, constituirá la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio:

a) una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo del nombre de dominio al titular de la marca de producto o servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o

b) un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca producto o de servicio del solicitante; o

c) el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o

d) el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.”[2]

El concepto de la OMPI, al igual que la mayoría de los conceptos sobre “ciberocupación”, tiene como elemento central la concurrencia de la mala fe del solicitante de registro de un nombre de dominio. Este elemento subjetivo, como lo es la mala fe, tiene la característica que se prueba a través de elementos subjetivos, como la “intención” de atraer con “ánimo de lucro” usuarios de Internet…, y a través de elementos objetivos como la existencia de una oferta para vender, alquilar, o transferir de otro modo el nombre de dominio…

Finalmente, cabe hacer presente que la definición de registro abusivo de dominios otorgado por la OMPI, fue tomado con mínimas modificaciones por la Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (“ICANN”), en su política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), que entró en vigencia el 3 de enero de 2001.

La materia que actualmente se encuentra en debate, consiste en el análisis de la posibilidad que el registro abusivo de un nombre de dominio no sólo lesione derechos de marcas, sino que además otros identificadores reales, se encuentren protegidos o no por las normas sobre propiedad intelectual.

De acuerdo a la historia y al texto del Informe OMPI, el registro abusivo de nombres de dominio fue sólo analizado desde la perspectiva de la violación de derechos de titulares de marcas. Asimismo, sin perjuicio que en los hechos se ha ampliado la aplicación de la UDRP, la misma fue limitada en su origen al registro abusivo de nombres de dominio en infracción a las normas marcarias.

Es por lo anterior, que actualmente la OMPI está llevando a cabo, y concluyendo el Segundo Proceso relativo a los Nombres de Dominio para abordar ciertas cuestiones y conflictos relacionados con la propiedad intelectual que han surgido en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet, los cuales quedaron para ser examinados luego del Informe OMPI (“Segundo Proceso OMPI”). Con fecha 12 de abril de 2001, la OMPI emitió un informe provisional relativo al Segundo Proceso OMPI.

En este sentido, a través del Segundo Proceso OMPI, dicho organismo se encuentra abocado a la creación de recomendaciones para regular el registro de identificadores distintos a las marcas, que se han convertido en blanco de prácticas abusivas, y la modificación de la UDRP si ello fuere necesario. Estos identificadores son los siguientes

- Nombres genéricos de sustancias farmacéuticas, como ibuprofeno, ampicilina, etc.

- Nombres y siglas de organismos internacionales, como Organización de las Naciones Unidas, la organización Mundial de la Salud, etc.

- Indicaciones geográficas e indicaciones de origen, que son términos aplicados a productos cuyos orígenes corresponden a ciertas áreas y cuyas características son particulares a esas áreas, como champagne.

- Términos geográficos, como nombres de países, nombres de lugares (ciudades y regiones dentro de un país), nombres de grupos indígenas, y códigos de los países de acuerdo a la ISO 3166.

Cabe concluir, que es muy posible, que al final del Segundo Proceso OMPI el término ciberocupación comprenda junto con los existentes, otras clases de registros abusivos de nombres de dominio, no sólo en violación a las normas sobre marcas, sino que también por infracción a la propiedad intelectual y a otras normas.

B. ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT.

1. Introducción

La respuesta de los Estados Unidos de América frente al fenómeno de la ciberocupación no se hizo esperar. Con fecha 29 de noviembre de 1999, entró en vigor la denominada “Anticybersquatting Consumer Protection Act” (“ACPA” o la “Ley”), ley federal que agregó la Sección 43 (d) a la Trademark Act o también denominada Lanham Act (15 U.S.C. 1125 (d)), con la específica misión de detener la denominada ciberocupación.

Mediante la ACPA se concede una nueva acción en contra de aquellos individuos que registran nombres de dominio en Internet de mala fe, con la intención de lograr una ganancia por concepto de “recompensas” pagadas por el titular de una marca. Es así como, bajo ciertas circunstancias, la Ley permite cancelar el registro de un nombre de dominio y transferir el mismo a otra persona.

Una de las características de la Ley es que la misma protege tanto a las marcas registradas como no registradas.

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la ACPA, los reclamos por registros abusivos de nombres de dominio eran resueltos por los tribunales de justicia basados en las siguientes normas de la ley de marcas de los Estados Unidos:

a) Infracción a la marca: uso de un nombre de dominio que provoca confusión con una marca registrada (Lanham Act S.43 (a) (15 U.S.C. S.1125 (a)). El uso de un nombre de dominio que es capaz de causar confusión con una marca cuando se consideran los bienes y servicios ofrecidos es generalmente accionable a través de esta sección. Sin embargo, generalmente en la ciberocupación los nombres de dominio no son utilizados de una forma que puedan provocar “confusión”, sino que por el contrario, los mismos sólo son mantenidos a la espera de recibir una suma de dinero por ellos. En muchos casos, los sitios web no se encuentran activados o sólo tienen un link a una página de servicios pornográficos que logra inquietar aun más al legítimo titular de una marca.

b) Dilución de la marca: uso de un nombre de dominio que diluye el valor de una marca registrada (Lanham Act S.43 (c) (15 U.S.C S.1125 (c)). La Federal Trademark Dilution Act (“FTDA”), ha tenido gran éxito en la detención de la ciberocupación. Sin perjuicio de lo anterior, se mencionan, a lo menos, dos inconvenientes respecto a la utilización de esta ley para prevenir la ciberocupación: i) sólo otorga protección a las denominadas “marcas famosas”, según se define en la FTDA; y ii) exige el “uso comercial” de la marca supuestamente infringida, término que no incluiría el sólo registro de un nombre de dominio sin uso comercial con la esperanza de recibir una suma de dinero por el mismo.

Existen fallos de las cortes estadounidenses en los cuales se ha ampliado el concepto de “marcas famosas” y “uso comercial”, con el objeto de proteger a los titulares de marcas. Sin perjuicio de lo anterior, son muchas las ocasiones en que debido a dichos términos los titulares de marcas han perdido sus legítimos derechos a un nombre de dominio.

c) Competencia desleal: uso de un nombre de dominio que genera competencia desleal, cuando la marca no había sido registrada a nivel federal.

En reacción a la creciente frustración de los titulares de marcas respecto a la ciberocupación, es que finalmente la ACPA, no con pocos críticos, fue promulgada.

En términos generales, la ACPA permite a las cortes federales establecer si un nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca protegida o a un nombre personal, y si ha existido mala fe del demandado al momento de registrar el nombre de dominio. Si así fuere, el registro podrá ser cancelado o transferido a su legítimo propietario. Además, a elección del demandante, la corte podrá sentenciar al demandado al pago de una indemnización de hasta US$100.000 por nombre de dominio.

a) registre, traspase, o use un nombre de dominio que es (i) idéntico o confusamente similar a una marca (trademark) que era distintiva al momento en que el nombre de dominio fue registrado, o que es (ii) idéntico o confusamente similar a, o diluye, una marca (mark) que era famosa al momento en que el nombre de dominio fue registrado, o (iii) es una marca, palabra, o nombres protegidos por ser signos, nombres o emblemas reservados para ser usados por la Cruz Roja o el Comité Olímpico de los Estados Unidos de América; y

b) tenga la intención de lucrar de mala fe de la marca (bad faith intent to profit from the mark).

La Ley señala 9 factores que las cortes deberán considerar al momento de determinar la existencia o ausencia de la mala fe, de los cuales los primeros 4 tienen por objeto acreditar la buena fe, los 4 siguientes la mala fe, y el último tiene una categoría neutra. Estos factores son los siguientes:

1) la existencia de algún derecho marcario o de propiedad intelectual del tenedor del nombre de dominio sobre el mismo;

2) si el nombre de dominio constituye el nombre legal o cualquier otro nombre que es comúnmente utilizado para identificar a la persona;

3) el uso que el tenedor del nombre de dominio haya dado al mismo con anterioridad, si hubo alguno, en relación con la oferta de buena fe de cualquier bien o servicio;

4) la existencia de un uso no comercial de buena fe del tenedor del nombre de dominio o uso justo (fair use) de la marca en un sitio accesible bajo el nombre de dominio;

5) el intento del tenedor del nombre de dominio de desviar consumidores del sitio web del dueño de la marca a un sitio web accesible bajo el nombre de dominio que pueda perjudicar el buen nombre (the goodwill) que representa la marca, ya sea para lucro comercial o con la intención de deslucir o menoscabar la marca, creando una especie de confusión de la fuente, patrocinador, afiliación o garantía del sitio;

6) la oferta del tenedor del nombre de dominio para transferir, vender o de cualquier otra manera ceder el nombre de dominio a una parte con fines de lucro sin haberlo usado, o sin haber tenido la intención de usarlo en la oferta de buena fe de cualquier bien o servicio, o una conducta anterior de la persona indica un modelo de dicha conducta;

7) la entrega de información falsa por parte del tenedor del nombre de dominio respecto a la información de contacto al momento de solicitar la inscripción de un nombre de dominio; la falta de intención de mantener información de contacto precisa, o una conducta anterior de la persona indica un modelo de dicha conducta;

8) el registro o adquisición por parte del tenedor del nombre de dominio de múltiples nombres de dominio, los cuales, sin perjuicio de los bienes o servicios de las partes; el tenedor sabe que (i) son idénticos o confusamente similares a marcas de otros que eran distintivas al momento de registro de dichos nombres de dominios o (ii) diluyen marcas de otros que eran famosas al momento de registro de dichos nombres de dominio; y

9) si la marca incorporada en un nombre de dominio es o no es distintiva y famosa dentro de la FTDA.

Por último, la ACPA establece que no existirá “mala fe” cuando la corte determine que el tenedor del nombre de dominio creía y tenía razonables fundamentos para creer que el uso del nombre de dominio era un uso justo (fair use) o de cualquier otra manera legal.

4. Sanciones e indemnizaciones.

El demandante podrá elegir, en cualquier momento antes que la sentencia final sea emitida por la corte, entre reclamar el daño emergente y el lucro cesante o solicitar una indemnización establecida no menor a US$10,000 ni mayor a US$100,000 por nombre de dominio, la que será determinada por la corte.

Junto con la indemnización anterior, si la corte determina que ha existido un registro, traspaso, o uso de un nombre de dominio de mala fe, podrá ordenar la pérdida o cancelación del nombre de dominio, o la transferencia del mismo al propietario de la marca.

Debido a que los ciberocupas suelen proporcionar información de contacto falsa cuando registran un nombre de dominio, la ACPA contiene una disposición que permite a los titulares de marcas para proceder In Rem, esto es, en contra del nombre de dominio mismo, sin traer al tenedor del nombre de dominio a la corte.

Con el objeto de evitar abusos en el uso de este procedimiento especial, la corte, antes de acceder al mismo, debe establecer que el propietario de la marca (i) no es capaz de obtener jurisdicción (personam jurisdiction) sobre el futuro demandado, o (ii) no fue capaz de encontrar a la persona del futuro demandado, luego de haber enviado un aviso de la supuesta infracción a la persona que registró el nombre de dominio al domicilio y al correo electrónico proporcionado por la misma al órgano de registro de nombres de dominio, y publicado un aviso de la acción entablada donde la corte indique.

Un vez recibida una notificación por escrito de la entablación de una acción In Rem por el tenedor de una marca, la autoridad de nombres de dominio correspondiente deberá: i) depositar en la corte documentos suficientes para establecer el control de la corte sobre el nombre de dominio; ii) abstenerse de realizar acto alguno que afecte al nombre de dominio durante sustentación del juicio.

La autoridad de nombres de dominio no será responsable en una acción In Rem, salvo cuando i) haya incurrido en mala fe; o ii) haya incumplido dolosamente las resoluciones de la corte relativas a la acción o haya incurrido en negligencia grave.

La ACPA deja expresa constancia que la acción In Rem y los recursos contenidos en la ACPA son sin perjuicio de cualquier otra jurisdicción y recursos que puedan existir, sea basados en otras jurisdicciones In Rem u otras jurisdicciones personales.

Por motivos de seguridad, el fallo de un procedimiento In Rem no podrá establecer el pago de indemnizaciones, sino sólo la pérdida o cancelación del nombre de dominio o la transferencia del nombre de dominio al titular de la marca.

6. Responsabilidad limitada de la autoridad de nombres de dominio.

La ACPA establece normas expresas sobre la responsabilidad de las autoridades de nombres de dominio como los órganos de registro. En este sentido, la autoridad de nombres de dominio no será responsable si rehusa registrar, remover del registro, transferir, desactivar o cancelar un nombre de dominio: i) de acuerdo a una resolución de una corte; o ii) en la aplicación de una política razonable de la autoridad misma de prohibir el registro de un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar a, o diluye una marca ajena.

Una autoridad de nombres de dominio sólo será responsable si (i) no ha expeditamente depositado en la corte los documentos suficientes para establecer el control sobre el nombre de dominio, cuando corresponda; o (ii) ha transferido, suspendido, o de otra manera modificado el nombre de dominio durante el juicio; o (iii) ha incumplido dolosamente una resolución de una corte.

7. Registro abusivo de nombres de personas.

En relación al registro abusivo de nombres de personas, la ACPA establece la responsabilidad civil de cualquier persona que registre un nombre de dominio que consiste en el nombre de otra persona viviente, o un nombre de dominio substancialmente y confusamente similar al mismo, sin el consentimiento de la persona, con la específica intención de lucrar de dicho nombre mediante la venta del nombre de dominio por una ganancia económica.

Como excepción a la disposición anterior, la Ley establece que una persona que con buena fe registra un nombre de dominio que consiste en el nombre de otra persona viviente, o un nombre substancial y confusamente similar al mismo, no será responsable si dicho nombre (i) es usado en, afiliado a, o relacionado a un trabajo de autoría protegido Bajo el Título 17 (copyrights), incluyendo un trabajo realizado por contrato, según se define en la sección 101 del Título 17, y si (ii) la persona que solicitó el registro del nombre de dominio tiene la propiedad intelectual o es licenciatario del trabajo, la persona que solicitó el registro del nombre del dominio intenta vender el nombre de dominio en conjunto con la explotación legal del trabajo, y dicho registro no está contractualmente prohibido entre el que solicitó el registro y la persona titular del nombre.

La resolución podrá incluir la perdida o cancelación del nombre de dominio, transferencia del nombre de dominio al demandante, y, según lo determine la corte, el pago de los costos y los honorarios de los abogados para la parte vencedora.

Por último, la Sección 3006 de la ACPA otorgó un mandato al Secretario de Comercio, la Oficina de Patentes y Marcas y la Comisión Federal de Elecciones, para que en conjunto condujeran un estudio y emitieran un informe sobre recomendaciones y procedimientos para resolver las disputas relativas al registro de nombres de dominio que incluyan el nombre de una persona, en todo o en parte, o un nombre confusamente similar. En enero de 2001, dicho informe fue emitido bajo el nombre de “REPORT TO CONGRESS: The Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999, section 3006 concerning the abusive registration of domain names, January 2001”. En el mismo, se resolvió que aún no era tiempo para emitir mayor legislación federal sobre la protección de los nombres personales de los registros abusivos de los nombres de dominio. Además, se consideró que era recomendable esperar el resultado del Segundo Proceso OMPI, el cual contribuiría con recomendaciones sobre la materia.

8. ACPA vs. UDRP.

La entrada en vigencia de la ACPA se produjo sólo unos meses antes que ICANN aprobará su UDRP. Tal como se señaló con anterioridad, la finalidad de esta política consiste en la necesidad de resolver las controversias que se suscitan como consecuencia del registro abusivo de un nombre de dominio en Internet.

La UDRP funciona en base a centros de arbitraje autorizados por ICANN, y a la fecha son 4 los siguientes centros de arbitraje que se encuentran en funcionamiento: a) Centro de Mediación y Arbitraje OMPI; b) CPR Institute For Dispute Resolution; c) EResolution; y d) National Arbitration Forum.

Si bien el objetivo de ambas normas consiste en la detención de la ciberocupación, existen a lo menos las siguientes diferencias entre las mismas:

a) La ACPA prohibe el registro, traspaso o uso de un nombre de dominio, mientras que la UDRP prohibe el registro y uso. En consecuencia, el mantener (warehousing) un nombre de dominio sin uso alguno, podría no estar sancionado bajo la UDRP.

b) A través de la ACPA junto con solicitar la cancelación o transferencia del nombre de dominio, es posible solicitar indemnización de perjuicios al demandado. Por su parte, bajo la UDRP sólo es posible solicitar la cancelación o transferencia de un nombre de dominio.

c) A través de la ACPA, se cuenta con toda la protección (y costos) del sistema judicial estadounidense. En cambio, las disputas conocidas bajo la UDRP si bien son económicas y son resueltas rápidamente, son conocidas por un panel de árbitros expertos de 1 o 3 miembros, por lo cual no hay garantías en la consistencia de las decisiones pronunciadas con anterioridad, o que toda la evidencia va a ser considerada.

C. COMENTARIOS FINALES.

Ahora sólo cabe esperar el resultado final del Segundo Proceso OMPI, a fin de determinar los posibles cambios que pueda experimentar el concepto de ciberocupación o registro abusivo de nombres de dominio.

Por otra parte, se recomienda el análisis de la experiencia legislativa de los Estados Unidos de América sobre ciberocupación, con el propósito de establecer la factibilidad de una modificación legislativa en Chile para detener el fenómeno de la ciberocupación.

Anticybersquatting Consumer Protection Act, Lanham Act S. 43 (d), 15 U.S.C. S.1125 (d).

BARDALES MENDOZA, Enrique, “Conflicto entre los Nombre de Dominio en Internet y los Derechos Sobre Marcas”, VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, México, 21 a 25 de noviembre de 2000 http://comunidad.derecho.org/congreso.

BARRIT, Keith A., “Cybersquatters beware: New federal legislation casts a net over domain name pirates”, May 2000.

BUCHEN, Kataryzyna A.; BELOWICH, Brian T., “Global anti-cybersquatting”, National Law Journal, March 13, 2000.

Informe Provisional Sobre el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, http://wipo2,wipo.int., de 12 de abril de 2001.

OVIDIO SALGUEIRO, José, “Nombres de dominio y marcas. Dos sistemas de identificación con funciones similares pero claramente diferenciados entre si”, VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, México, 21 a 25 de noviembre de 2000 http://comunidad.derecho.org/congreso.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (As Approved by ICANN on October 24, 1999), http://www.icann.org/udrp/4j.

VAN DER REIS, Jan, “Propiedad Intelectual en Internet”, VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, México, 21 a 25 de noviembre de 2000 http://comunidad.derecho.org/congreso.

NOTA: La traducción al castellano del texto de la Anticybersquatting Consumer Protection Act, ha sido efectuada libremente por el autor.

[1] Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, http://wipo2.wipo.int/process1/report/pdf/index-es.html, de 30 de abril de 1999, pág. 44.

[2] Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, cit., pág. 54-55.