COMENTARIO AUTO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚM. 5 DE OVIEDO DE 2 DE JUNIO DE 1999.
(el conflicto entre las marcas y los nombres de dominio).
(septiembre de 1.999)

VICENTE PÉREZ DAUDÍ

Profesor titular de Derecho Procesal

Universitat de Barcelona

El auto comentado resuelve una solicitud de medidas cautelares realizada por el titular de la marca NOCILLA contra una empresa que utilizaba esta denominación como nombre de dominio. A continuación vamos a analizar la problemática jurídica que se plantea en el auto, concretamente aquellos temas que hacen referencia al procedimiento aplicable, el fumus boni iuris, al periculum in mora, a la falta de legitimación pasiva y a las medidas cautelares que se adoptan. De forma previa realizaremos unas reflexiones generales sobre Internet y los conflictos que pueden surgir por la utilización de este medio de comunicación.

1. INTRODUCCIÓN.

Recientemente hemos presenciado una revolución en el mundo de las comunicaciones bajo el nombre de INTERNET. Este concepto engloba la idea de que cualquier persona puede comunicar con otra distinta desde cualquier parte del mundo de forma inmediata. Al menos esta fue la idea con la que surgió en un primer momento. De hecho en su origen no fue más que una red de comunicaciones empleada por el Ejército y las Universidades de los EE.UU. de América. Sin embargo, su eficacia se veía disminuida como consecuencia del empleo de direcciones numéricas que identificaba cada uno de los ordenadores conectados. A medida que se difundió la idea surgió la necesidad de asignar un nombre a estos números. Se crearon de esta forma los dominios DNS, distinguiendo los niveles de los mismos.

El primer nivel DNS corresponde al país, encargándose un administrador nacional del mismo. El segundo nivel está integrado por los servidores de Internet que ofrecen conexión a los usuarios particulares y por instituciones públicas como pueden ser las universidades. Por último nos encontramos con el tercer y sucesivos niveles, que corresponden a páginas particulares de usuarios particulares. Cada uno de estos niveles reciben una serie de denominaciones. Así el primero se identifica por dos letras que designan el país (por ejemplo es en el caso de España). El segundo consiste en el nombre de la institución pública, de la marca o del servidor de Internet. El tercero identifica a los usuarios concretos bajo distintas denominaciones .

La difusión del concepto de Internet se debió a un doble motivo: la enorme eficacia de este medio de comunicación que permite intercambiar información de forma prácticamente inmediata, pudiendo incorporar determinados archivos, tanto de texto como imágenes; y la popularización a través de nombres fácilmente reconocibles.

Sin embargo este medio de comunicación no se limitó a permitir la comunicación de personas que se encontraban en lugares lejanos, sino que incluyó la posibilidad de emitir información de productos en cada una de sus direcciones a través de las páginas Web.

De esta forma nos encontramos con que actualmente Internet permite la difusión de material gráfico y escrito a través de las páginas Web y la comunicación entre personas distantes entre sí, bien de forma inmediata (vía telnet o vía web a través de los chats) o de forma mediata (a través del correo electrónico).

Cómo todo fenómeno colectivo, Internet provocará una serie de conflictos en su funcionamiento. Por citar solo alguno de ellos pensemos en la posible apropiación de un signo distintivo por persona distinta de su titular para denominar un registro DNS de tercer nivel o inferior, los conflictos que pueden surgir en virtud de una declaración de voluntad emitida vía correo electrónico o vía chat, la posible difusión de material delictivo (por ejemplo la apología del terrorismo), …etc.

La resolución de estos conflictos se ve agravada por la misma idea de Internet. Este medio de difusión y comunicación ha motivado la denominación de aldea global. Pero cada uno de los "aldeanos" o usuarios de Internet vive en un Estado soberano. Es más los DNS de primer nivel se realiza a través de dos letras (salvo excepciones como el dominio com, edu, gov…etc, que se utilizan en EEUU de América) que designan el país en el que están situados (por ejemplo es hace referencia a España o fr a Francia). A este elemento se añade la circunstancia de que cualquier persona u organización puede obtener un registro en cualquiera DNS de primer nivel a través de los distintos servidores DNS de segundo nivel.

Los creadores de Internet han sido conscientes de esta circunstancia y prevén en sus normas de registro la posibilidad de que se plantee un conflicto. Así según la norma 15 del registro español de 29 de abril de 1997 "cualquier disputa sobre los derechos de uso de un determinado nombre de dominio habrá de ser resuelta entre las partes contendientes utilizando los cauces legales normales, tal y como establece el documento de Internet RFC 1591. En caso de disputa, el ES-NIC no tendrá otro papel ni responsabilidad que el de facilitar a las partes en conflicto la información de contacto necesaria para que puedan resolver cualquier cuestión litigiosa de la forma que crean oportuna (acuerdo bilateral, Juzgados y Tribunales competentes, etc.)" . Es decir, se limita a remitir la cuestión a los métodos heterocompositivos de resolución de conflictos .

Otro tipo de conflictos que pueden surgir hacen referencia al contenido de las páginas web. Éstas pueden contener cantidades muy importantes de comunicación que puede consistir en material audiovisual o escrito. Así podemos individualizar posibles vulneraciones de derecho de propiedad intelectual (por ejemplo una novela que es reproducida en una web sin permiso de su autor), de propiedad industrial (la utilización ilegítima de un derecho de marcas) o que incluso pueden ser constitutivos de delito (por ejemplo un delito de calumnias, injurias, amenazas, apología del terrorismo, exhibicionismo, agresiones sexuales…etc.) .

Por lo tanto podemos individualizar tres tipos de conflictos que a priori pueden surgir por la popularización de Internet:

• La infracción de derechos sobre bienes inmateriales como la propiedad industrial o intelectual, en la que se incluirían los conflictos entre las denominaciones DNS y marcas.
• La realización de negocios jurídicos.
• La comisión de delitos.

También se pueden plantear problemas sobre la aplicación de la ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la L.O. 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

El auto comentado resuelve el primer tipo de conflicto. En este caso debemos tener en cuenta que se plantea el problema de que el nombre de dominio coincide con una marca ya registrada. Como hemos observado en España el es-nic intenta respetar la norma de no conceder nombres de dominio que coincidan con marcas notorias a una persona distinta a su titular. Sin embargo la lentitud del administrador español en concederlos ha motivado que numerosas empresas españolas hayan acudido a registrar un dominio bajo el nivel DNS com, encontrándose con que el mismo ya había sido solicitado por otra persona.

En este caso se ha planteado la problemática de los mecanismos que tiene el titular de una marca para reclamar a un tercero la propiedad de un nombre de dominio que coincide con su signo distintivo. La problemática no es sencilla y exige diferenciar una serie de supuestos en función de la utilización que se haya realizado del nombre de dominio:

• si éste permanece inactivo y se ha intentado vender al titular de la marca.
• Si está siendo utilizado con una finalidad comercial, distinguiendo en este caso si el ámbito comercial coincide o no con el del registro de la marca.
• Si el titular realiza contrapublicidad de los productos del titular de la marca.

En este caso concreto nos encontramos ante el supuesto de hecho, como desarrollaremos posteriormente, de que el titular de un nombre de dominio bajo el nivel DNS com difunde pornografía. Es decir, se plantea la relación entre nombres de dominio y marcas renombradas y como se resuelven los litigios.

En España esta cuestión es novedosa . Entre los casos destaca el auto de adopción de medidas cautelares del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997 en el que se ordena "la cesación inmediata de los actos llevados a cabo por OZUCOM S.L. y D.E. y que suponen una intromisión ilegítima en la esfera de la exclusividad del ejercicio de la marca OZU prohibiéndoles la utilización de dicha denominación hasta que recaiga sentencia definitiva en el proceso principal" y la prohibición a D.E. la utilización del dominio OZU.COM . Otro de los antecedentes es la sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Barcelona de 26 de junio de 1998 que, en un caso en que el titular de un nombre de dominio, idéntico en su denominación a una marca registrada, la utilizaba para comercializar productos en el mismo sector de actividad, por lo que el órgano jurisdiccional estima parcialmente la demanda declarando que "el uso que la demandada realiza, en sus comunicaciones de Internet e Infovía, de la marca NEXUS, constituye una violación de los derechos de los demandantes, condenando a que cese dicho uso".

1. COMENTARIO.

1. SUPUESTO DE HECHO DEL AUTO.

El auto resuelve una solicitud de medidas cautelares de la empresa propietaria de la marca nocilla contra una persona jurídica española que tenía registrado el nombre de dominio bajo la denominación NOCILLA.COM y lo utilizaba de forma habitual para difundir contenidos pornográficos.

El incidente de adopción de medidas cautelares se realiza al amparo del art. 1428 LEC solicitándose en un primer momento las siguientes medidas:

1. prohibición y ordenación de cesación inmediata de uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA.
2. Prohibición y ordenación de cesación inmediata del uso del dominio de internet http://www.nocilla.com prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo y, de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de internet.
3. Todo ello bajo apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500.000 ptas. por cada día o fracción de retardo en su cumplimiento, desde que hayan transcurrido tres días desde la notificación del otorgamiento de las presentes medidas cautelares.

Tras diversas incidencias procesales se celebra la comparecencia en la que el solicitante se ratifica en las medidas solicitadas y las amplia en los siguientes extremos:

1. ordenación de embargo y depósito, en la persona que este juzgado señale, a resultas de este proceso, del dominio de Internet http://www.nocilla.com, haciendo constar en el registro de dominio los datos del depositante que el juzgado señale.
2. Prohibición expresa de efectuar cualquier otro cambio en el dominio de internet http://www.nocilla.com, salvo los ordenados expresamente por este juzgado, bajo el apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva que el juzgado señale prudencialmente por cada cambio efectuado.

La parte demandada se opone a estas medidas sin que conste en el auto los argumentos que utiliza. Las pruebas que se practican en el incidente son la confesión en juicio del representante de la demandada, la prueba de reconocimiento judicial consistente en la conexión a internet y entrada en el dominio objeto del litigio y la prueba documental. También opone la excepción de falta de legitimación al afirmar que se había limitado a la gestión de la titularidad del nombre de dominio.

Finalmente el Auto acuerda las siguientes medidas:

1. la prohibición y orden de cese inmediato a la demandada en el uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA.
2. La prohibición y orden de cese inmediato del uso del nombre de dominio de Internet http://nocilla.com por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo y, de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet.
3. Orden de embargo del nombre de dominio http://www.nocilla.com, comunicándolo al registro de dominio perteneciente a la empresa NSI (Network Solutions Inc).
4. Prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio http://www.nocilla.com, salvo los ordenados expresamente por este Juzgado.
5. Todo ello con apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500.000 pesetas por cada día o fracción de retardo en el cumplimiento de las medidas a y b, y 500.000 pesetas por el incumplimiento de la medida d.

Finalmente condena en costas a la parte demandada.

A continuación analizaremos los fundamentos jurídicos de este auto.

1. PROCEDIMIENTO APLICABLE.

La primera cuestión que se plantea es el procedimiento utilizado para adoptar esta medida cautelar. La solicitud de medidas cautelares se fundamenta materialmente en el art. 25 de la Ley de Competencia Desleal, en relación con los artículos 5, 6, 9, 11, 12 y 18 de la misma ley, así como en los artículos 30 y 36 de la Ley de Marcas.

A continuación el auto afirma que "conforme a dichos preceptos citados en la demanda y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 133 y ss. de la Ley de Patentes, aplicables en materia de marcas por la remisión del art. 40 de la Ley de Marcas y a tenor de lo dispuesto en el art. 1428 LEC, aplicable de acuerdo con los arts. 25.4 de la Ley de Competencia Desleal y 125.4 de la Ley de Patentes, para la adopción de medidas cautelares…".

El juzgado ha optado por seguir el procedimiento de adopción de medidas cautelares previsto en el art. 1428 LEC en vez del que se regula en los arts. 133 y ss. LP. Sin embargo el actor y el auto hacen continuas referencias a la LP y a la LCD.

La duda que se plantea es el procedimiento que debe utilizarse en estos casos. Debemos tener en cuenta que nos hallamos ante una materia que tiene una diversidad de regulaciones. La Ley de Marcas y la ley de Competencia Desleal regulan, en ocasiones, la misma cuestión de hecho resolviéndola de forma distinta. El problema procesal se plantea cuando el legislador regula en el art. 25 LCD un sistema de adopción de medidas cautelares distinto al previsto en la Ley de Marcas . La dificultad se incrementa cuando la solución que da el legislador a un mismo problema (la adopción de medidas cautelares) es totalmente diversa .

A todo ello debemos añadir el carácter indisponible que tienen las normas procesales ya que son reglas que se dirigen al Juez para que esté en condiciones de formarse el juicio jurisdiccional; en este caso, para adoptar las medidas cautelares.

Ante todo queremos indicar que no nos hallamos ante una actividad meramente privada. La misma noción de Internet ha motivado que lo que surgió siendo una actividad desinteresada haya pasado a convertirse en una actividad económica. Esta circunstancia se acredita en este caso si observamos que el titular del nombre de dominio es una sociedad limitada que tiene carácter mercantil. Por otro lado las páginas web suelen cobrar una cantidad según los accesos que sus visitantes realizan a los diferentes links publicitarios que se incorporan en la página.

Una vez establecido que nos hallamos ante una actividad estrictamente mercantil debemos delimitar la ley material aplicable para, de esta forma, identificar la norma procesal. La solicitud de las medidas cautelares fundamentándolas en los arts. 5, 6, 9, 11, 12 y 18 LCD y en los arts. 30 y 36 LM.

El juzgado de primera instancia se muestra dubitativo. En un primer momento parece considerar que la fundamentación jurídica del demandante es correcta al afirmar que "conforme a dichos preceptos citados en la demanda y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Patentes, aplicables en materia de marcas por la remisión del artículo 40 de la Ley de Marcas y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1428 de la LEC, aplicable de acuerdo con los artículos 25.4 de la Ley de Competencia Desleal y 125.4 de la Ley de Patentes para la adopción de las medidas cautelares es preciso, con carácter general la concurrencia de dos presupuestos…".

En nuestra opinión en este momento el órgano jurisdiccional parte de una base equivocada como es el estimar que la remisión que efectúa el art. 125.4 LP a la Ley de Enjuiciamiento Civil en todo lo no previsto en este título incluye la aplicación del art. 1428 LEC. Estimamos que este precepto no será nunca aplicable en el ámbito de la LM. El art. 40 LM, tal como indica el auto comentado, se remite a "las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes", entre las que se hallan las previstas en los artículos 133 y ss. LP. Una cuestión distinta será que exista alguna de estas normas que sean incompatibles con el derecho de marcas y que por ello sea necesario aplicar la LEC . Estimamos que el órgano jurisdiccional hubiera tenido que delimitar en primer lugar que norma material era la aplicable y posteriormente remitir al procedimiento de adopción de medidas cautelares pertinente. Recordemos en este punto que las normas procesales son de orden público.

Como hemos indicado el órgano jurisdiccional remite al procedimiento de adopción de medidas cautelares previsto en el art. 1428 LEC. Sin embargo acierta al seguir este incidente porque al fundamentar materialmente la demanda afirma que "en consecuencia la conducta de la entidad demandada podría encajar tanto en la cláusula general del artículo 5 como comportamiento objetivamente contrario a la buena fe, como en los demás artículos citados en la demanda, 6 (actos de confusión), 9 (actos de denigración), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena)". Sin embargo no cita entre ellos los artículos de la Ley de Marcas que también consideraba el actor que se habían infringido .

Por ello consideramos que el juzgador ha seguido el procedimiento pertinente, si bien estimamos que es criticable el argumento en lo que se refiere a la remisión que efectúa el art. 125.4 LP. En todo caso la dificultad deriva de la regulación dispersa de las medidas cautelares, hecho que se ha visto incrementado con la aprobación de leyes mercantiles que han pretendido agilizar su adopción regulando procedimientos de adopción incompatibles entre sí como es el caso del art. 25 LCD y 133 y ss. LP.

2. PRESUPUESTOS

A continuación el auto analiza los presupuestos que deben concurrir para que se adopte la medida cautelar.

1. Fumus boni iuris.

Para la adopción de una medida cautelar se exige que se acredite una apariencia de derecho o probabilidad cualificada . Ésta también se exige en el art. 25 LCD al prever que "cuando existieren indicios de la realización de un acto de competencia desleal, o de la inminencia del mismo" se podrá solicitar la adopción de medidas cautelares .

El auto comentado analiza la concurrencia de este requisito desde una doble perspectiva: los elementos fácticos para lo que admite la prueba de confesión del representante de la demandada, la documental aportada y la prueba de reconocimiento judicial consistente en la conexión a Internet y entrada en el dominio objeto de litigio; analizando posteriormente el fundamento jurídico de la pretensión. Finalmente estima que concurre este presupuesto.

La discusión que se ha planteado en este punto es la posibilidad de practicar pruebas distintas a la documental para acreditar el fumus boni iuris. El art. 25 LCD no prevé nada al respecto, pero el art. 1428 LEC, al que se remite el apartado 4 del art. 25 LCD en lo no previsto en este artículo, prevé que "cuando se presente en juicio un principio de prueba por escrito…". Lo que parece indicar que el fumus boni iuris sólo se podrá acreditar a través de la prueba documental.

Debemos tener en cuenta que "en sede cautelar, el órgano judicial está limitado en su conocimiento por la finalidad de las medidas cautelares y por la urgencia inherentes a las mismas. Es por este motivo por el que el legislador suele restringir los medios de prueba a la prueba documental, aunque posteriormente algunos órganos judiciales admitan otros cuya práctica atenta a la finalidad y fundamento de la institución que analizamos…" . En el caso concreto de la competencia desleal debemos preguntarnos si basta con la restricción de los medios de prueba que se pueden practicar para limitar el conocimiento. La conclusión a la que debemos llegar es que esta técnica conduciría a la indefensión del actor al no poder acreditar el acto de competencia desleal porque en muchas ocasiones éste no se realiza con ningún soporte documental. Por ello es necesario ir más allá de la dicción legal del art. 1428 LEC y permitir la práctica de cualquier medio de prueba ; además debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones se admite una prueba distinta a la documental en el incidente de adopción de medidas cautelares regulado en el art. 1428 LEC. La única limitación a esta interpretación amplia de los medios de prueba practicables será que sólo se pueden admitir aquellos que se puedan realizar en el momento de la comparecencia . Es decir, la práctica de la prueba no debe obstar a la rapidez del incidente para la adopción de la medida cautelar .

Por ello estimamos que el órgano jurisdiccional ha actuado correctamente en el auto comentado al admitir las pruebas que se pueden practicar en el acto de la comparecencia.

2. Periculum in mora.

El auto comentado afirma que "teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 133 y ss. de la Ley de Patentes, aplicables en materia de marcas por la remisión del art. 40 de la Ley de Marcas y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1428 LEC, aplicable de acuerdo con los artículos 25.4 de la Ley de Competencia Desleal y 125.4 de la Ley de Patentes, para la adopción de medidas cautelares es preciso, con carácter general la concurrencia de dos presupuestos:… B) el peligro en la demora de la solución judicial o riesgo de ineficacia futura del fallo de la sentencia que llegue a dictarse, que haría ilusoria la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución".

En el razonamiento jurídico 5º analiza la concurrencia del presupuesto del periculum in mora. Para ello tiene en cuenta dos elementos: el retraso en la solución judicial del litigio y la actitud del demandado que ha dejado la página web sin contenido.

Es cierto que el proceso precisa de un tiempo para desarrollarse. Precisamente para evitar que este plazo temporal convierta en ineficaz la sentencia que se dicte se articula un sistema de medidas cautelares. El auto comentado afirma que "con carácter general, el retraso en la solución judicial del litigio, suele justificar determinadas medidas cautelares". Esta concepción se enmarca dentro de la consideración del periculum in mora como fundamento de la medida cautelar y no como presupuesto . En el ámbito de la competencia desleal BELLIDO afirma que "normalmente, el peligro se presume, sin que sea necesario el acreditamiento de la urgencia" . Sin embargo, según CALDERÓN CUADRADO el órgano encargado de resolver la cautela "tendrá que comprobar tanto si el riesgo mencionado puede afectar realmente a la efectividad de la resolución final, como si los hechos concretos aducidos son constitutivos de ese periculum ya individualizado" . MASSAGUER adopta una posición intermedia y parece no exigir su justificación con carácter general, si bien "no parece que la pendencia del proceso sea suficiente para fundamentar la existencia de un periculum en relación con conductas conocidas desde hace tiempo y no atacadas en el momento en que fue posible hacerlo" .

En nuestra opinión el juez deberá valorar las circunstancias concurrentes para la adopción de la medida cautelar. Es cierto que la duración del proceso se puede traducir en la inefectividad del mismo. Pero esta circunstancia no se puede presumir, sino que se debe justificar en cada caso. Es decir, el órgano jurisdiccional deberá valorar en el caso concreto si la no adopción de la medida cautelar puede ocasionar la inefectividad del proceso principal. Para ello deberá tener en cuenta tanto la conducta de las partes como las circunstancias objetivas que concurran.

En este caso concreto el órgano jurisdiccional, a pesar de que parece no exigir el acreditamiento del periculum in mora, analiza la conducta del demandado consistente en dejar sin contenido la página web, justificando la adopción de la medidas en que el demandado "podría reactivar la página, volviendo a establecer un contenido sexual y enlaces pornográficos, utilizando el nombre de un producto que como es notorio está dirigido al público infantil, o en todo caso podría seguir utilizando, con cualquier otra finalidad, una marca que pertenece al demandante".

Entendemos que la valoración del órgano jurisdiccional es correcta. Consideramos que la actividad del demandado satisfaciendo extraprocesalmente la pretensión ejercitada no tiene repercusión alguna en el incidente de adopción de medidas cautelares. Una cuestión distinta es la valoración que esta conducta tiene en el proceso de declaración, ya que satisface extraprocesalmente la pretensión .

Por último el órgano jurisdiccional hubiera tenido que justificar la no aplicación del art. 133 LP. Como indicábamos anteriormente el órgano jurisdiccional afirma que es aplicable los arts. 133 y ss. LP, si bien se remite al procedimiento de adopción del art. 1428 LEC. Por ello hubiera tenido que justificar porqué no exige la explotación de la marca . En todo caso entendemos que en este caso concreto no es aplicable la regulación de la LM al tratarse de un acto de competencia desleal.

3. Caución.

El último de los presupuestos de adopción de la medida cautelar lo constituye el ofrecimiento de la caución . A través de ella se asegura el derecho del demandado a la indemnización de daños y perjuicios .

Entendemos que este presupuesto es exigible en este caso concreto porque el art. 25.1 LCD indica expresamente que la medida cautelar se adopta bajo la responsabilidad del solicitante y por la remisión que se realiza el art. 25.4 LCD al art. 1428 LEC, que exige en su apartado 2º que el solicitante de las medidas cautelares preste fianza previa y bastante .

Sin embargo el auto comentado no establece ninguna caución. Hubiera sido deseable que el órgano jurisdiccional estableciera una caución a prestar por el solicitante de la medida cautelar para asegurar los daños y perjuicios que se causan al demandado por su eficacia. En todo caso el órgano jurisdiccional hubiera tenido que justificar su no exigibilidad en el caso concreto.

1. LEGITIMACIÓN PASIVA.

La parte demandada alegó falta de legitimación pasiva porque manifestó en el acto de la comparecencia que "el titular del nombre de dominio nocilla.com es A.Mc L con domicilio en Kiev (Ucrania), cliente de la empresa G. S.L., empresa que se ha limitado a tramitarle dicho nombre de dominio". El órgano jurisdiccional desestima la excepción al afirmar que "no es más que una maniobra de la demandada que ha actuado con mala fe en este proceso cautelar". Posteriormente justifica la presencia de la mala fe en las maniobras de la demandada para dilatar el incidente de adopción de medidas cautelares, y la actitud de cambiar el contenido de la página web apareciendo como titular la empresa demandada y la sociedad extranjera a la que se refiere. Por último considera que aunque fuera cierta la afirmación del demandado estaría legitimado pasivamente porque el art. 20 LCD permite que las acciones previstas en el art. 18 se ejerciten "contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado en su realización".

En este caso concreto se plantean diversas cuestiones que analizaremos a continuación:

• la influencia en el incidente de adopción de medidas cautelares de los cambios extraprocesales de la titularidad del dominio.
• Si la jurisdicción española podría conocer en el caso de que el demandado sea extranjero.

1. litispendencia.

Cuando se inicia un proceso jurisdiccional se produce la litispendencia. Ésta consiste en la ficción jurídica de considerar que las circunstancias subjetivas y objetivas que existían en el momento de iniciar el proceso permanecen invariables , conservando intactas la situación procesal tal como existía en el momento de la presentación de la demanda y anticipando los efectos de la cosa juzgada eventual que puede producirse al momento de la demanda . Uno de los efectos procesales de la litispendencia es la perpetuatio legitimationis, que consiste en que "la legitimación de demandantes y demandados debe determinarse igualmente en el momento de presentar la demanda judicial", siendo las modificaciones posteriores irrelevantes . Existen algunas excepciones a esta norma de carácter general como la sucesión procesal cuando se produce una transmisión de la cosa litigiosa .

En este caso concreto el demandado alega su falta de legitimación pasiva al haber actuado por encargo de un tercero. El órgano jurisdiccional analiza la excepción y constata que con posterioridad a la presentación de la solicitud de adopción de medidas cautelares se había modificado la página web objeto del litigio constando como cotitular de la misma cuando antes era su único titular. Esta circunstancia no es coherente con el argumento que se había limitado a la tramitación del registro, por lo que el órgano jurisdiccional desestima la excepción.

Si fuera cierto que con posterioridad a la solicitud se ha transmitido la titularidad del nombre de dominio a un tercero, ello no implicaría un cambio de partes. El nuevo titular podría solicitar actuar como parte a través de la sucesión procesal, o en caso de ser cotitular a través de la intervención litisconsorcial alegando la existencia de un interés legítimo, como sería en este caso la circunstancia de que su cotitularidad del nombre de dominio es un acto de competencia desleal.

2. Jurisdicción.

En este caso concreto si se acogiera la excepción podría producirse un supuesto de falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de este litigio. Efectivamente, si en este supuesto el tribunal llegase a la conclusión de que el demandado tan sólo ha recibido un encargo de una empresa con domicilio en el extranjero se plantearía el problema del contenido de este proceso ya que no podría consistir en la orden de cesar en las actividades al no ser parte el titular del nombre de dominio. Por lo tanto las medidas cautelares solicitadas no podrían ser adoptadas o, en todo caso, éstas serían ineficaces al no afectar al titular del nombre de dominio. En todo caso al demandado con residencia en España sólo se le podría condenar por su carácter de cooperador necesario (art. 20.1 LCD) al pago de una indemnización de daños y perjuicios prevista en el art. 18.5 LCD.

De todas formas en este caso concreto también nos encontramos con que en el momento de solicitar las medidas cautelares el titular del nombre del dominio era la empresa española demandada. Otra de las consecuencias del inicio de un proceso judicial es la perpetuatio iurisdictionis, que consiste en que el Juez no puede apartarse del litigio porque una circunstancia ocurrida con posterioridad a la demanda desvirtúe su primitiva jurisdicción . Como en este supuesto el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo tenía jurisdicción para conocer de la cuestión litigiosa, una posible alteración extraprocesal de las circunstancias subjetivas no afectará su jurisdicción.

Para determinar la jurisdicción la norma general aplicable en España es el art. 20 LOPJ. Este precepto prevé que "los Juzgados y Tribunales conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte". Al remitirse a lo "establecido en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte" la respuesta que se dé no puede ser unívoca y generalizable para todos los supuestos que hemos enumerado en el apartado anterior. A continuación analizaremos solo la problemática planteada en el auto comentado.

En el auto analizado el demandado tenía su domicilio en España en el momento de iniciarse el proceso, por lo que el tribunal español tiene jurisdicción para conocer de esta acción de competencia desleal al ser aplicable el art. 22.3 LOPJ que prevé que será competente la jurisdicción española con carácter general "en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España . En todo caso cabría la posibilidad de adoptar las medidas cautelares en España cuando las personas o bienes se hallen en territorio español e iniciar el proceso ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado que tenga jurisdicción en este caso concreto (art. 22.5 LOPJ).

Además debemos tener en cuenta que en este caso no se plantea la falta de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo al haber comparecido el demandado y no haberla alegado, por lo que se ha producido sumisión tácita. Por ello sería de aplicación el art. 22.2 LOPJ que prevé que en el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes "con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados y Tribunales españoles…". En este caso concreto las partes se han sometido tácitamente a la jurisdicción de los tribunales españoles en el incidente de adopción de medidas cautelares, siendo esta actividad sea extensible al proceso principal .

1. MEDIDAS ADOPTADAS.

Por último haremos referencia a las medidas adoptadas y su corrección desde el punto de vista del derecho español. Las medidas cautelares que adopta el auto son las siguientes:

1. la prohibición y orden de cese inmediato a la demandada en el uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA.
2. La prohibición y orden de cese inmediato del uso del nombre de dominio de Internet http://nocilla.com por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo y, de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet.
3. Orden de embargo del nombre de dominio http://www.nocilla.com, comunicándolo al registro de dominio perteneciente a la empresa NSI (Network Solutions Inc).
4. Prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio http://www.nocilla.com, salvo los ordenados expresamente por este Juzgado.
5. Todo ello con apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500.000 pesetas por cada día o fracción de retardo en el cumplimiento de las medidas a y b, y 500.000 pesetas por el incumplimiento de la medida.

Las cuestiones que se plantean es la congruencia de la resolución judicial y la posibilidad de condenar al pago de multas coercitivas.

Debemos tener en cuenta que el actor en el escrito de solicitud de medidas cautelares solo pedía la adopción de las medidas a, b y e del fallo. La d y e las incorporó en el momento de la comparecencia y que respondían a la actitud del demandado. Debemos tener en cuenta que éste, ante el incidente de adopción de medidas cautelares, había dejado sin contenido la página web al que remitía el nombre de dominio. Por ello el titular de la marca solicita este cambio.

En nuestra opinión la resolución no es congruente ya que las únicas medidas que pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional son aquellas solicitadas en el escrito inicial u otras que teniendo la misma naturaleza impliquen una menor injerencia en la esfera jurídica del demandado . El solicitante hubiera tenido que ampliar la solicitud inicial poniendo de relieve el cambio de circunstancias fácticas ya que en este caso concreto las nuevas medidas no son de la misma naturaleza que las solicitadas en el momento procesal oportuno, implicando nuevos contenidos. En todo caso éstas pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional al tratarse no de medidas cautelares que tienen la finalidad de asegurar la eficacia del proceso principal, sino de las medidas cautelares solicitadas. Además en este caso concreto existen circunstancias que explican la adopción de estas medidas debido a la actitud dilatoria del demandado.

La segunda de las cuestiones radica en la validez de las multas coercitivas en el proceso civil español. El órgano jurisdiccional condena al pago de una serie de multas coercitivas. Para que éstas fueran admisibles sería necesario que la ley permitiera su adopción. Sin embargo éstas no se regulan ni en la LCD ni en la LEC. Por ello en el proceso civil de competencia desleal no se permite su adopción. En este caso nos encontramos ante un agravio comparativo porque el art. 45.4 Ley de Defensa de la Competencia permite que el Tribunal de Defensa de la Competencia, "por sí o a propuesta del Servicio, para asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares, podrá imponer multas coercitivas…" . Esta circunstancia nos obliga a replantearnos la razón por la que el legislador permite que un órgano administrativo puede adoptar este tipo de medidas ejecutivas de una medida cautelar y un órgano jurisdiccional no puede realizar esta actividad . En este sentido CALDERÓN , MASSAGUER y PALAU optan por permitir la adopción de multas coercitivas .

El fundamento de la imposición de una multa coercitiva en la ejecución de una medida cautelar se halla en que "nos encontramos ante una cautela que se adopta para asegurar la efectividad de la tutela judicial que se presta en el proceso y que, en consecuencia, sin las limitaciones del artículo 923 de la LEC y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la LOPJ, podría utilizar, precisamente en aras de dicha efectividad, modos de actuación diferentes de los previstos en los artículos siguientes" .

Entendemos que en este caso concreto la multa coercitiva es una medida de garantía de la medida cautelar adoptada. Ésta, si bien no está prevista en los arts. 923 y ss. LEC puede ser adoptada gracias a la cláusula genérica del art. 1428 LEC que permite la adopción de "las medidas que, según las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recayere". En todo caso sería conveniente que con el fin de eliminar dudas sobre su aplicación el legislador introdujera una modificación en este sentido en la LEC de forma similar a la regulación que ha realizado en la Ley de Procedimiento Administrativo , en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 y en la Ley de Procedimiento Laboral .

NOTAS

Actualmente este sistema se está replanteando. El gobierno de los Estados Unidos delego en una sociedad privada para que administrara los nombres de dominio. El organismo encargado se denominó IANA, actuando el resto de niveles nacionales por delegación de éste. Al haber finalizado el plazo por el que se efectúo esta delegación el gobierno de los EEUU de América no renovó la concesión, por lo que asumirá la gestión de los nombres de dominio. Actualmente se está sometiendo a un amplio debate la gestión de los nombres de dominio, de los que son muestras el libro verde emitido por el gobierno de los EEUU de Norte América, la contestación de la Comisión Europea y el informe emitido por el Consejo de Estado Francés sobre Internet y las redes informáticas el 2 de julio de 1998. La evolución de este debate se puede consultar en la web de Javier Maestre http://www.dominiuris.com.