PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
JURIDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO:
Comentario a la Sentencia dictada en el caso "Panavision"
Por Javier A. Maestre Rodríguez, Septiembre de 1.997
I. INTRODUCCION
A) Finalidad del presente estudio
B) Una breve reflexión sobre Internet
C) La regulación en Internet
II. EL CONCEPTO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO
A) Direcciones IP y nombres de dominio
B) La estructura del nombre de dominio
C) La importancia de los nombres de dominio
III. EL ASPECTO INSTITUCIONAL DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.
A) Los dominios de primer nivel: Estados Unidos y el InterNIC.
1. Los dominios especiales genéricos de primer nivel.
2. El dominio de primer nivel "mil".
3. El dominio de primer nivel "int".
4. Los dominios de primer nivel correspondientes a los diferentes países.
B) El registro de los nombres de dominio bajo "es": El ES-NIC, del Centro de Comunicaciones del CSIC RedIRIS.
IV. LOS PROBLEMAS JURIDICOS EN TORNO A LOS NOMBRES DE DOMINIO
A) Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio
B) Los problemas de derecho privado en Estados Unidos, un estudio de la Sentencia dictada en el caso "Panavision"
B) 1.- Las partes y el tipo de juicio.
B) 2.- Los antecedentes, los hechos y las acciones que se ejercen.
B) 3.- El análisis de las cuestiones planteadas, especial consideración de la dilución de marca.
C) Los problemas de derecho privado en España: la aplicación de la doctrina de marcas y competencia desleal a los nombres de dominio.
C) 1.- Las relaciones con el derecho de marcas.
C) 2.- Las relaciones con el derecho de competencia desleal.
C) 3.- Consideración final sobre los derechos de propiedad intelectual, las marcas, y los dominios.
D) LOS PROBLEMAS DE DERECHO PUBLICO: HACIA UNA REGULACION JURIDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO
D) 1.- El impacto de las nuevas tecnologías, y la utopía de una Internet sin regulación.
D) 2.- Las normas dictadas por el ES-NIC, y los problemas de su aplicación.
A) La perspectiva civil.
B) La perspectiva administrativa.
D) 3.- La necesidad de una regulación jurídica del registro de nombres de dominio
V. CONCLUSION
A) Finalidad del presente estudio.
El objeto al que responde este trabajo es doble: por un lado, dar a conocer el concepto y funcionamiento de los Nombres de Dominio, efectuando un planteamiento descriptivo de las cuestiones jurídicas que introduce esta figura, para lo cual se toma como base la resolución judicial dictada en el caso "Panavision"; por otro, esbozar la forma en la que se produciría su inserción en las actuales estructuras del Derecho español. Se enmarca, por lo demás, dentro de un proyecto más ambicioso, como punto de partida, para la elaboración de una monografía en la que, con mayor extensión, se estudien los conceptos, ideas y relaciones que en el presente trabajo se exponen.
Numerosas controversias en torno a los Nombres de Dominio han surgido en Estados Unidos, y la recepción de éstas en nuestro continente ya se ha producido. En efecto, un Tribunal del Reino Unido, recientemente, ha hecho pública una resolución que, probablemente, sea la primera Sentencia británica, y europea, que se ha tenido que ocupar de esta institución; en Francia y Alemania se están produciendo, igualmente, disputas; y en España ya se están preparando casos que habrán de conocer los Tribunales de Justicia. Todo ello justifica y da pie a las líneas que siguen.
B) Una breve reflexión sobre Internet.
1. Cada vez menos, pero Internet todavía es un término que, si bien difícilmente puede decirse que sea desconocido, aún gran cantidad de personas no sabrían llenar de contenido el concepto, o los conceptos que se integran en esta palabra.
A pesar de ello, no han sido escasas las líneas que se han vertido sobre este nuevo y dinámico medio de comunicación, analizando, desde diferentes perspectivas, lo que es la Red y lo que puede aportar a la tarea cotidiana de cada uno. Raro es el periódico o revista que no comienza ya a tener un apartado para Internet, sin perjuicio de las abundantes publicaciones que, en número creciente y con carácter monográfico, se ocupan de ella.
No es el objeto de esta exposición centrarse en el concepto, estructura, historia y funcionamiento de esta compleja red; pero, de cualquier manera, no resulta fútil apuntar varios de los enfoques que la Red ha suscitado, y dar algunas pistas al lector que desee ampliar su información.
Según se ponga el acento en un determinado aspecto u otro, existen muchas definiciones de Internet.
A falta de textos legales que lo hagan, para encontrar un documento de carácter jurídico que trate el tema de su conceptuación, resulta preciso acudir a la jurisprudencia norteamericana, primero, y la británica, después. Probablemente, la primera resolución judicial que se ocupe de analizar el concepto de Internet, de una forma exhaustiva y sistemática, sea la dictada por un Tribunal de Pennsylvania en un recurso planteado frente a la "Communications Decency Act" (la Ley de decencia de las comunicaciones) (1) cuya lectura es muy recomendable para hacerse una idea de cómo nació y se está desarrollando Internet. Esta sentencia ha sido recientemente ratificada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la referida "Communications Decency Act" (2).
Otra Resolución judicial que trata breve, pero muy claramente, el concepto de Internet, y que es de lectura obligada para el tema de los nombres de dominio, es la recaída en el Reino Unido en el caso "Pitman" (Pitman Training Limited vs Nominet UK) (3). Ha sido la primera resolución judicial en el Reino Unido que ha tenido que pronunciarse sobre el tema de los dominios, y será objeto de análisis más adelante.
En definitiva, y en eso coincide todo el mundo, Internet es una red de redes, la Red por excelencia pues, ciertamente, hoy día tiene una vocación universal. Dos ordenadores conectados entre sí, ya constituyen una pequeña red, e Internet lo que hace es agrupar, o conectar entre sí, infinidad de redes que existen en el mundo, de forma que entre los ordenadores conectados se está, continuamente, intercambiando información.
Así, Internet, calificada como la "autopista de la información", constituye, de hecho, la máquina copiadora y transmisora de datos más grande del mundo (4). Es, en definitiva, la mayor de las bases de datos que se puedan concebir (5).
2. Pero junto a esta perspectiva de facilitar el intercambio y el acceso a información, se encuentra, como el reverso de la moneda, la puesta en circulación de esos datos y el ofrecimiento de productos y servicios. Desde este punto de vista, Internet se configura como el mayor escaparate del mundo, pues cualquiera que esté conectado a una red telefónica tiene acceso a la información que se coloca en ella. Esta perspectiva, que supone el necesario correlato a la anterior, es de mayor trascendencia a la hora de analizar el tema que es objeto de estudio, dado que los nombres de dominio se configuran como uno de los signos distintivos de las empresas; sencillamente, es el signo distintivo por excelencia en la Red.
Eso nos lleva a otra de sus concepciones. Expresiones como "mundo virtual", "ciberespacio" (6), o -con connotaciones comerciales- "mercado digital", no son extrañas a la hora de calificar Internet. Estas definiciones responden a una concepción de Internet como un medio de comunicación y relación interpersonal de amplísimas dimensiones. Y los nombres de dominio se configuran como el principal signo distintivo y diferenciador de ese nuevo medio. De ahí, las estrechas relaciones que presenta esta figura con las marcas, y la doctrina de los signos distintivos en tráfico mercantil.
C) La regulación en Internet.
Una de las características que los defensores a ultranza de la Red exaltan de la misma, como su mayor virtud, es la ausencia total de reglamentación. Cada vez son más numerosas las voces que se apartan de este análisis, discrepando sobre el hecho de que la ausencia de regulación sea una virtud; y, desde distintas instancias, se aboga ya por la implantación de criterios jurídicos en algunas materias, considerando, desde luego, que Internet no es (y parece que, además, no deber ser) un espacio ajeno al Derecho (7). En el caso de los nombres de dominio, cuyas reglas han venido considerándose como criterios técnicos, situados al margen de toda juridicidad, esta preocupación resulta clara (8).
En el tema objeto de estudio es necesario, si no una regulación (al estilo tradicional) de la asignación de los nombres de dominio, sí al menos la introducción de criterios jurídicos en la materia. Ello constituye ya una opinión casi unánime en los foros en los que se debaten temas sobre nombres de dominio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha destacado esta importancia y ha elaborado un momorandum relativo a la armonización de criterios en materia de marcas y nombres de dominio, y como pone de manifiesto una Sentencia estadounidense, incluso se plantea la necesidad de intervención del Congreso norteamericano (9), como anteriormente se expuso.
Al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté en conexión, de forma que se encuentre perfectamente identificada para recibir y transmitir información. Esta es la finalidad a la que responde el "Domain Name System" (DNS), y las direcciones IP.
A) Direcciones IP y nombres de dominio.
Para poder transmitir la información de un ordenador a otro, es necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos. El IP (Internet Protocol) es el sistema básico de intercomunicación en la Red y el que asigna esas direcciones que son de carácter numérico (10).
En un principio, las direcciones de los ordenadores conectados se hacía a través de estas direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono. Pero, como comenta Bogarin (11), "los seres humanos no somos buenos para recordar números, sino que por lo general vamos a preferir utilizar nombres que resulten ser mucho más significativos y por tanto más fáciles de recordar o de reconstruir." Y aquí es donde aparecen los nombres de dominio, que nacieron como un sistema creado por la "University of Southern California, USC", con la tarea de ayudar a los humanos en su lidia con los fríos números (12), poniendo en relación las direcciones numéricas, con nombres que sean más cercanos a los hombres.
Por tanto, la labor de los nombres de dominio es la de evitar al ser humano tener que trabajar con números (direcciones IP) y poder utilizar otros caracteres, más fáciles de recordar que unas, siempre difíciles de evocar, cifras. Además, si las letras de la dirección a considerar guardan relación con el nombre "real", o identificación comercial, de la ubicación, esa facilidad de recordar la dirección en el futuro será aun mayor. No es difícil pensar, así, que las compañías que están en la Red pretendan nombres de dominio que sean fáciles de recordar, y relacionados con los productos y servicios que comercializa; y, consecuentemente, que esas compañías se opongan al registro de nombres que, presentando similitud o un notable parecido, intenten aprovecharse de su reputación en el mercado (13).
El motivo del desarrollo e implantación del DNS radica en el gran crecimiento del número de máquinas conectadas. Antes de implantarse este sistema, la asociación entre las direcciones IP y los nombres se hacía mediante un listado contenido en un único fichero (HOST.TXT) que debía residir en todos y cada uno de los ordenadores conectados a la Red (14), y actualizarse con cada nuevo equipo conectado. Este antiguo sistema se hizo inviable cuando el número de equipos conectados, a mediados de los años 80, se elevó a unos pocos de miles (15).
B) La estructura del nombre de dominio.
Todas las direcciones de las páginas Web, presentan una estructura similar a esta:
http://www.icam.es
Las iniciales "HTTP" quieren decir "HyperText Transfer Protocol", y es el protocolo utilizado por la "World Wide Web" para la comunicación entre los diferentes equipos conectados entre sí a través de la Red. Por su parte las iniciales "WWW" son las siglas de "World Wide Web" y viene a significar la "telaraña" o red mundial (16).
Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de la WWW y, estrictamente, no forman parte del nombre de dominio.
Para entender la procedencia de una página a través de su nombre de dominio (que en el caso considerado, sería "icam.es"), es necesario empezar a leer el nombre comenzando desde el final, diferenciando, por puntos, las distintas categorías o niveles de dominio:
a) El dominio de primer nivel es el grupo de letras que va desde el final hasta el primer punto. En el ejemplo propuesto sería "es", y en este caso indica la procedencia española de la página a considerar.
Hay, en la actualidad, dos grupos principales de dominios de primer nivel, atendiendo, el primer grupo a una distribución por actividades, y el segundo a criterios geográficos:
1.- Los dominios especiales genéricos de primer nivel, conocidos como TLD´s (Top Level Domains) (edu, com, gov, mil, org y net) que serán explicados en el apartado de "el aspecto institucional de los nombres de dominio.
2.- Y por otro lado, los nombres de dominio de países, formados por dos iniciales por cada país.
b) El dominio de segundo nivel "icam" corresponde, en este caso, al nombre de la institución en la que reside la página (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). La asignación de los nombres de segundo nivel corresponde a la entidad que tenga asignado el nombre de primer nivel bajo el que se registra el segundo.
Y así, sucesivamente, se pueden establecer todos los niveles y subclasificaciones que se deseen, o sean precisos. Por ejemplo, si el Colegio de Abogados de Madrid estimara procedente una subclasificación por departamentos podría crear los dominios de tercer nivel de acuerdo con los criterios que considere oportunos. Por ejemplo: "administracion.icam.es", para las cuestiones administrativas y "biblioteca.icam.es", para los servicios de la biblioteca del colegio.
De esta forma, la finalidad del DNS es permitir el escalado de los nombres de dominio, por medio de una distribución jerárquica de los mismos, de forma que en cada nivel, el dominio delegado es el responsable de asignar nombres unívocos para que no existan duplicidades.
C) La importancia de los nombres de dominio.
1. Como ya se ha comentado, cualquier persona que desee estar de una forma activa en la Red precisa (como en la vida real) de un domicilio, de una dirección que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Y además es necesario que cada agente tenga una dirección única, es decir, que sean nombres unívocos.
Esta dirección en Internet, en vez de ser un número (como en el caso del teléfono), se encuentra formada por letras, siendo así más fácilmente identificables por los usuarios. Las empresas y demás agentes intervinientes prefieren, como anteriormente se expuso, que ese nombre sea lo más parecido que sea posible al nombre o marca que usan en la vida real y que ya es conocido por los consumidores. Ello indudablemente presenta un valor para la empresa en cuestión que estaría dispuesta a pagar por poseer en la Red el nombre deseado. Es mucho más fácil recordar que la página de la compañía "Microsoft" es "microsoft.com", que no una serie de números o una larga lista de caracteres que no guarden relación con la firma.
Si se desea contactar con una dirección, pero se desconoce el nombre de dominio de la institución o empresa cuya información se desea consultar, pueden utilizarse unos programas que están en la red y que se denominan "buscadores". Estos programas lo que hacen es buscar en Internet las palabras claves introducidas por el usuario, como si de una base de datos se tratara. Así, se obtendría una lista de direcciones que contienen la palabra clave y, a menudo, esta lista suele ser muy larga, de forma que el tiempo y el éxito de esta búsqueda depende de la habilidad del usuario para introducir la palabra o palabras correctas, y el número de direcciones que contienen las mismas palabras.
Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o, incluso, puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio que tiene, es por lo que las empresas frecuentemente registran como nombre de dominio sus propios nombres, o las marcas con la que son conocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los consumidores que desean localizar determinados negocios en la Red (17).
En efecto conocidas instituciones, tanto comerciales como no, se presentan en la Red con el nombre que utilizan en otros ámbitos. Ejemplos de esta utilización de la marca con la que se conocen como nombre de dominio son los siguientes: el diario "EL PAIS" tiene la dirección "elpais.es", el "ABC" es conocido en la Red como "abc.es", "TELEFONICA" tiene el dominio "telefonica.es", la popular cadena televisiva "TELE 5" utiliza el dominio "telecinco.es", el Ente Público Radio Televisión Española adoptó el nombre "rtve.es", la conocida cadena comercial "el Corte Inglés", tiene el dominio "elcorteingles.es". Y así podrían relacionarse infinidad de empresas y compañías que utilizan, como nombre de dominio, la marca o el nombre con el que el público las conoce.
En el cuadro adjunto se observa la progresión exponencial a la que está sujeta la evolución del número de dominios en toda la Red, habiéndose alcanzado en julio de 1.997 la cifra de 1.301.000 dominios (18).
Carl Oppedahl (19), señala dos factores por los cuales se justifica la especial relevancia de los nombres de dominio:
a) De un lado, el hecho de conseguir un determinado nombre de dominio empieza a ser considerado como crucial para muchas empresas. Y cita, en este punto, las manifestaciones que se efectúan en la demanda que "Unum Corporation", presentó cuando descubrió que su marca había sido registrada como nombre de dominio de otra persona:
"La información de las compañías y de sus productos y servicios son generalmente localizadas en Internet, tecleando el nombre de dominio que contiene el nombre o marca de la compañía seguido de ".com". Por tanto, la capacidad de poder usar un nombre de dominio consistente en el nombre de la compañía seguido de ".com" es importante para su capacidad de éxito en el mercado, promocionar y vender sus productos y servicios:"
b) De otro lado, la pérdida de un nombre de dominio puede significar la ruina de un negocio. El presidente de "Roadrunner Computer System, Inc." (RCS), una empresa de servicios de Internet, manifestó, ante la próxima suspensión del uso del nombre de dominio que había utilizando, que de no poder utilizar el nombre de dominio que tenía perdería una cuarta parte de los clientes, en parte, porque todos ellos tendrían que cambiar la dirección de mail que, de la compañía, tenían.
2.- Junto al interés de las empresas usuarias de Internet, se encuentra el de muchas entidades por convertirse en registradores de nombres de dominio, dado que en un futuro próximo se prevé la creación de nuevos registradores, rompiendo así el monopolio que ostentaba el InterNIC (ver último inciso del apartado "Los dominios de primer nivel: Estados Unidos y el InterNIC"). La importancia económica de estos contratos es ciertamente de relevancia si se tiene en cuenta la demanda creciente de nombres de dominio, y constituye una enorme tarta a repartir. Se estima que en el periodo comprendido entre septiembre de 1.995 y marzo de 1.996, la tarifa anual para conservar el nombre de dominio le ha reportado al NSI sobre 20 millones de dólares (20).
A) Los dominios de primer nivel: Estados Unidos y el InterNIC (21).
Los dominios de primer nivel, que existen en la actualidad, clasificados en función de la institución que los gestiona, son:
1. Los dominios especiales genéricos de primer nivel (TLD´s) gestionados por el InterNIC, que son los dominios .com, .org y .net (22). La responsabilidad principal en el registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo los principales referidos recae, con el patrocinio de la "National Science Foundation" de los Estados Unidos (institución análoga al Consejo Superior de Investigaciones Científicas español), sobre "InterNIC" (Internet Network Information Center), entidad administrada por "Network Solutions, Inc." (23) (NSI, en adelante).
Estos dominios, en especial el dominio ".com", son los que han provocado las controversias que se citan en este trabajo. Sobre todo, el dominio ".com" por ser, como se indica en la nota, el destinado para uso de carácter comercial.
2. El dominio de primer nivel "mil" se encuentra gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD), y está reservado para instituciones militares
3. El dominio de primer nivel "int" corre a cargo de la "Unión Internacional de Telecomunicaciones" (24) que radica en Ginebra, Suiza, y se encuentra reservado a Instituciones que se hayan creado en virtud de un tratado internacional como la Unión Europea o las Naciones Unidas.
4. El dominio de primer nivel "gov", se encuentra bajo la autoridad de la "Federal Network Council" (institución dependiente del gobierno norteamericano).
5. El dominio de primer nivel "edu", se encuentra gestionado directamente por la, ya comentada, "National Science Foundation".
6. Los dominios de primer nivel correspondientes a los diferentes países (25). En el caso de España el dominio de primer nivel que gestiona es "es", y corre a cargo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En cuanto a los TLD´s gestionados por el InterNIC, el origen del desempeño de las funciones que desarrolla esta institución lo constituye el acuerdo, firmado en 1.993, entre el gobierno estadounidense (representado por la "National Science Foundation") y "Network Solutions, Inc.", con el objeto de desarrollar el sistema de los nombres de dominio (DNS).
Desde un punto de vista financiero, la NSF entregaba fondos a la NSI para realizar los proyectos, pero en septiembre de 1.995 finalizó esa subvención y el registro de los nombres de dominio empezó a tener un coste para los que interesaban el mismo de forma que había que abonar la cantidad de 50$ USA al año para conservar el dominio. Con este dinero la NSI y el Inter-NIC se convertían, desde el punto de vista financiero, en autosuficientes.
Debido al incremento de solicitudes y a la aparición de controversias a la hora de asignar estos dominios, es por lo que en el año 1.995, el Inter-NIC elaboró unas reglas de asignación de nombres de dominio conocida como la política de nombres de dominio (Domain Name Policy). Ahora diversas compañías, que se ven perjudicadas por esta "política", han planteado acciones contra NSI por la aplicación de las mismas (Roadrunner Computer Systems y Data Concepts). Todo ello ha provocado que tales normas se encuentren actualmente en revisión (26), si bien, en el ámbito de la Red, ciertamente, poco hay que sea realmente estable, y estas normas ya han sido objeto de anteriores revisiones.
Todo este sistema explicado cambiará en breve. El contrato que liga a la NSI con la "National Science Foundation" expirará en 1.998, y la NSF ha anunciado que no va a renovar el contrato. Además, en mayo de 1.997 se celebró una reunión de tres días, auspiciada por la "Unión Internacional de Telecomunicaciones", en Ginebra, Suiza. En esta reunión se firmó un "Memorandum de Entendimiento" (27), al que se han suscrito hasta el momento unas 135 entidades (28), que prevé la creación de siete nuevos dominios (.firm, .store, .web, .arts, .rec, .nom e .info) (29). También se espera que finalice el monopolio fáctico del registro de nombres de dominio, que actualmente, tiene InterNIC, previéndose la creación, en un principio, de 4 registradores por cada una de las sietes regiones del planeta, en total 28 nuevos registradores. Finalmente esta previsión se ha ampliado y son muchos más los registradores que empezarán a operar (30).
B) El registro de los nombres de dominio bajo "es": El ES-NIC, del Centro de Comunicaciones del CSIC RedIRIS.
En España, el registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo "es" constituye un servicio público (31), denominado ES-NIC, prestado por el Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS que se integra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.
El CSIC es calificado como un Organismo Público de Investigación (OPI), calificación que comparte con otros organismos como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), y el Instituto Español de Oceanografía (32).
Estos organismos, de acuerdo con el artículo 18.1 de la Ley 13/1996, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley de Ciencia), se entienden incluidos en el apartado b) del párrafo primero del artículo 4 de la Ley General Presupuestaria, por lo que a efectos de su gestión económico-financiera se asimilan a los Organismos Autónomos de carácter Comercial.
La Disposición Adicional Tercera de la mencionada Ley de Ciencia habilitó al Gobierno para aprobar los reglamentos de organización, funcionamiento y personal de estos organismos. Tal previsión, y en lo referente al CSIC, fue cumplida mediante Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo artículo 1.3, siguiendo la directriz marcada por el artículo 18 de la Ley de Ciencia establece que "a efectos de su gestión económica y financiera el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se incluye en el artículo cuarto, párrafo primero, apartado b, del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, como organismo autónomo de carácter comercial, industrial y financiero".
El origen de las funciones que actualmente desempeña el CSIC se encuentra en el "Plan Nacional de Investigación y Desarrollo" de 1.988 que puso en marcha el programa para Interconexión de los Recursos (IRIS) de las universidades y centros de investigación.
Hasta 1.993, la gestión de este programa correspondía a la Fundación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fundesco) (33). Desde enero de 1.994, la RedIRIS es gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto, por el Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS que realiza las funciones de Registro Delegado de Internet en España. Este servicio es el conocido como ES-NIC, y se ejerce por delegación de la "Internet Assigned number Authority".
IV. LOS PROBLEMAS JURIDICOS EN TORNO A LOS NOMBRES DE DOMINIO
En Estados Unidos se han producido numerosas controversias con los nombres de dominio. Muchas de ellas han acabado en los Tribunales de Justicia. En Inglaterra también han surgido controversias, al igual que en Francia y Alemania, dónde ya se han pronunciado los orgános judiciales, incluso con anterioridad a la ya citada Sentencia Británica; y ya se están preparando casos iguales en nuestro país, es una cuestión de tiempo, y cada vez menos, que estos problemas empiecen a ser analizados por los Tribunales de Justicia españoles, y las revistas especializadas.
Ejemplos de casos de disputas, referente a grandes empresas en Estados Unidos, son los siguientes (34):
En el Reino Unido se han producido tres casos (35), en uno de los cuales ha recaído ya una Sentencia. Es el caso "Pitman" (36).
Una empresa, constituida en 1.849 por Sir Issac Pitman, tenía varias divisiones (Publishing, Training y Examinations Bussines) que fueron escindiéndose, y en 1.985 se firmó un acuerdo entre ellas por el que se autorizaba a "Pitman Training" a usar el nombre "Pitman" en conexión con su negocio de forma que no se autorizaba el uso de "Pitman" para ningún otro negocio que no fuera las prácticas que organizaba y los cursos correspondientes.
"Pitman Publishing" instó el registro de los dominios "pitman.co.uk" y "pitman.com", en febrero de 1.996. Estos fueron concedidos pero "Pitman Publishing" no intentó el uso efectivo de los dominios, hasta diciembre de 1.996.
En abril de ese mismo año "Pitman Training" instó el registro del dominio "pitman.co.uk" e, incomprensiblemente, como reconoce la sentencia que puso fin al procedimiento, el dominio fue concedido. "Pitman Training" empezó a usar efectivamente el registro en julio de ese año, de forma que había sucedido, nadie sabe cómo, una reasignación del dominio disputado.
Posteriormente, cuando, en diciembre de 1.996, "Pitman Publishing" intentó usar el dominio que se supone había obtenido, se dio cuenta que no podía usarlo y manifestó su queja al centro británico que gestiona los nombres de dominio. Nominet UK devolvió, en abril de 1.997, el dominio a "Pitman Publishing", y desde entonces esta compañía es la que ha usado el nombre.
"Pitman Training" planteó acciones jurisdiccionales basadas en aprovechamiento de la reputación ajena, incumplimiento de contrato y actos desleales de confusión. Finalmente el juez desestimó estas acciones y declaró el derecho a usar el nombre a favor de "Pitman Publishing", que fue quien primero instó el registro del nombre de dominio disputado.
En Francia también hay noticias de casos de disputas de dominio, como prueba el enfrentamiento de las sociedades "SAPESO" e "ICARE".
"SAPESO" es titular de la marca "Atlantel" y registró el dominio "atlantel.fr". Otra sociedad (ICARE) registró en USA el dominio "atlantel.com", y enterándose de ello la titular del dominio "atlantel.fr", ha demandado, ante un tribunal de Burdeos, a "ICARE" con el objeto de que abandone el dominio "atlantel.com" (37).
En España todavía no se han producido casos de disputas que hayan sido objeto de análisis, pero, de cualquier manera, éstos se están preparando. Quizás el más conocido sea el del buscador "Ozú" (38). En un primer momento 5 personas crearon el buscador que residía en la dirección "ozu.advernet.es", cambiando posteriormente a "ozu.com". El nombre de este dominio lo registró a su nombre, en Estados Unidos, uno de los socios, mientras que en España se creaba una sociedad, "ADVERNET", encargada de la explotación comercial del buscador, y que registró la marca OZU. Posteriormente los colaboradores se separaron, y los que formaban la empresa "ADVERNET" crearon otro buscador en la dirección "ozu.es". Ambas partes reclaman el derecho a utilizar en exclusiva el nombre "ozu" y ya han empezado a ejercerse acciones judiciales.
A) Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio.
La problemática jurídica que plantea la institución de los nombres de dominio, a grandes rasgos, es susceptible de dividirse en dos categorías:
1. De un lado, las disputas que entre particulares pueden surgir en torno a un nombre concreto; cuestiones éstas que están llamadas a ser resueltas mediante técnicas de derecho privado. Una ulterior clasificación de estas disputas puede hacerse desde diferentes perspectivas.
a) Puede considerarse, dentro del derecho privado, una clasificación en función del derecho concreto que se vea afectado. Así, el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marcas si se registra como nombre una marca ajena debidamente inscrita; puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena; y puede suponer, también, una violación de derechos de propiedad intelectual si se registra como dominio, por ejemplo, el título de una obra protegida por los derechos de propiedad intelectual como una película de cine o el título de un libro. Ni que decir tiene, por supuesto, que todos los grupos normativos antes descritos presentan incuestionables conexiones que darían lugar a una variadísima casuística.
b) Desde otra perspectiva, el enfrentamiento entre dos agentes privados puede producirse porque ambos pretendan el mismo nombre de dominio (con el mismo dominio principal), como son los casos que se han producido en los Estados Unidos, en los que las empresas pretendían el registro del nombre bajo el principal ".com". Pero junto a estos casos, se producen otros (caso "SAPESO" en Francia y "OZU" en España) en los que la disputa no se produce exactamente por el mismo nombre, sino que uno de los agentes decide usar el mismo nombre que otro, pero bajo otro dominio de primer nivel (en el caso "OZU" los dominios a considerar son "ozu.com" y "ozu.es" ( 39). En estos casos, menos estudiados, por ser mucho más recientes que los anteriores y no haber acontecido en Estados Unidos, lo que se produce es un riesgo de confusión pues, con este proceder, se puede inducir a error en el usuario sobre la procedencia de la página y de los productos y servicios en ella ofrecidos. De cualquier forma, las técnicas para resolver este tipo de conflictos radican, sin duda, como en los anteriores, en el derecho de marcas y, sobre todo, en el de competencia desleal.
Dentro de esta categoría de controversias entre agentes privados, autores como Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker, establecen una tipología de disputas (40), distinguiendo los siguientes grupos:
a) Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing). Este tipo de disputa surge cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la Red, o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.
Casos que obedecen a este grupo son los del dominio .kaplan, comentado en la nota nº 13, y el que enfrentó a la compañía de cosméticos "AVON" con Carnetta Wong Associates, reseñado anteriormente.
b) Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing). Surge cuando alguien registra un dominio, sabiendo que coincide con el nombre de otra compañía, con su marca o su acrónimo, pero no con la finalidad del apartado anterior (evitar el uso por el propietario de la marca, o forzarle a comprarlo), sino con el objeto de usar ese dominio de forma efectiva. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio.
A esta tipología obedece el caso del dominio "mtv.com".
c) Coincidencias fortuitas (Logical Choice). Estas son situaciones en las que una persona registra un dominio que, por casualidad, coincide, o es similar, con una marca o signo distintivo ajeno. Dentro de esta categoría se diferencia entre (Part I) cuando los nombres son idénticos, y (Part II) cuando los nombres, sin ser iguales, son similares o presentan identidades relevantes.
Ejemplo de este supuesto lo constituye el caso que enfrentó a las empresas "KnowledgeNet, Inc." y "D.L. Boone & Co.". Boone registró el nombre "knowledgenet.com.", sin conocer la existencia del registro de la marca "knowledgenet". "KnowledgeNet, Inc." demandó al NSI y a Boone. Boone se allanó antes de una resolución judicial sobre la cuestión.
2. La otra categoría de problemas, que plantea la institución estudiada, se conecta con la vertiente pública de los nombres de dominio, y estas cuestiones estarían llamadas, así, a resolverse mediante técnicas propias del derecho público: la naturaleza de las normas de asignación de nombres de dominio así como de las entidades que gestionan esas funciones, el carácter administrativo o no de los actos de aplicación de tales normas, y, en definitiva, la conceptuación o no del registro de nombres de dominio como un servicio público, cualquiera que sea el significado que atribuyamos a esta expresión. Es de destacar que, dada la configuración del Derecho norteamericano, esta cuestiones, más propias de la Europa continental, han tenido una proyección prácticamente nula, si bien, se encuentran estudios que se sitúan en esta línea de debate (41). Sobre este aspecto, tan poco estudiado por la doctrina norteamericana, es de destacar el reciente artículo del autor británico Mark Gould, ya comentado anteriormente.
Corresponde, ahora, centrarse en parte de los problemas planteados y como se ha integrado esta figura en las estructuras actuales del Derecho norteamericano, siguiendo, para ello, la Sentencia dictada en el caso "Panavision".
B) Los problemas de derecho privado en Estados Unidos, un estudio de la Sentencia dictada en el caso "Panavision" (42).
A) 1.- Las partes y el tipo de juicio:
a) La demandante, "PANAVISION INTERNATIONAL, L.P."(Panavision), es una compañía cuyo principal lugar de ejercicio de la actividad se encuentra en Los Angeles, California. Panavision es titular de una serie de marcas federales como "panavision" y "panaflex", que utiliza en conexión con su actividad relacionada con productos para el mundo del cine, televisión y fotografía.
Por su parte, el demandado, Dennis TOEPPEN, es un particular que posee varias páginas y es titular de diversos nombres de dominio, en concreto, ha registrado, con ese carácter, bajo el dominio de primer nivel ".com" las marcas anteriormente dichas, es decir, "panavision.com" y "panaflex.com.
Hay un segundo demandado, "Network Solutions, Inc." (NSI, la entidad que asigna los nombres de dominio) pero que en el caso presente no se ve afectado por el juicio sumario.
b) El juicio es de los denominados "Summary Judgment" que es el apropiado cuando no hay una auténtica cuestión fáctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de juicio no sea el apropiado se ha de probar la existencia de hechos controvertidos que sean auténticos e influyentes.
El juez, a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de juicios, establece que los "juicios sumarios" son, en general, desaprobados en los casos de marcas debido a la inherente naturaleza fáctica de la mayoría de las disputas sobre marcas. Sin embargo, resulta apropiado cuando la parte demandada, como es el caso, no consigue demostrar la existencia de los referidos hechos controvertidos.
A) 2.- Los antecedentes, los hechos y las acciones que se ejercen.
a) Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la Sentencia se ocupa de realizar una breve explicación de Internet; para ello, se remite a la Sentencia que declaró inconstitucional la CDA (Communications Decency Act) (43). Seguidamente, se analiza el sistema de nombres de dominio y la finalidad a la que obedece, destacando que su propósito principal es permitir a los usuarios de Internet localizar las direcciones de una forma rápida y sencilla.
Para argumentar esta afirmación se describe el modo en el que un usuario, que desconoce el nombre de dominio de la entidad con la que desea contactar, puede obtener esa dirección. En este caso, habría que utilizar los programas, que se encuentran en la Red, conocidos como "buscadores". Estos programas lo que hacen es buscar en Internet las páginas que contienen las palabras claves introducidas por el usuario, como si de una base de datos se tratara. Así, se obtendría una lista de direcciones que contienen la palabra clave y, a menudo, esta lista suele ser muy larga, de forma que el tiempo y el éxito de esta búsqueda depende de la habilidad del usuario para introducir la palabra o palabras correctas, y el número de direcciones que contienen las mismas palabras (44).
Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o, incluso, puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio que tiene, es por lo que, comenta la sentencia, las empresas frecuentemente registran como nombre de dominio sus propios nombres, o las marcas con la que son conocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los consumidores que desean localizar determinados negocios en la Red.
b) A continuación, en la Sentencia, se describen los hechos que provocan el litigio. Así, en diciembre de 1.995, Toeppen registró a su favor el nombre de dominio "panavision.com", sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca.
Como otras muchas empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el registro, como nombre de dominio, de la marca que tenía registrada y con la que se daba a conocer en el mercado, descubrió que Toeppen era ya el titular del dominio "panavision.com". Por tanto, Panavision veía, así, cercenadas, en principio, las posibilidades de usar su marca en Internet.
Panavision notificó a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio "panavision.com", y éste le exigió 13.000 dólares a cambio del dominio. Panavision rechazó la oferta que Toeppen planteó quien, además, registró, seguidamente, como nombre de dominio, otra de las marcas pertenecientes a Panavision, "panaflex.com". Lo único que contiene esa dirección es la palabra "hello". Network Solution, Inc. (entidad que gestiona los nombres de dominio considerados) suspendió el uso de los referidos dominios hasta que recayera Sentencia.
La actuación de Toeppen evidencia una innegable mala fe. El demandado se encuentra personado, con igual carácter, en otros casos en los que ha registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ajenas, hecho éste que no fue desmentido por el demandado. Además, Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yankeestadium.com, australiaopen.com. etc.
Llegado este punto, la sentencia hace eco de un argumento, esgrimido por Panavision, importante para la prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por renunciar a los nombres que tiene registrados.
c) Las acciones que ejerce la actora son, las de dilución de marca, tanto a nivel federal como estatal; infracción del derecho de marca; competencia desleal, tanto a nivel estatal como federal; conducta parasitaria con probable beneficio económico tanto intencional, como por negligencia; y, finalmente, incumplimiento de contrato.
De estas acciones, sólo la primera fue estimada, por lo que, será objeto de estudio más detallado que el resto.
A) 3.- El análisis de las cuestiones planteadas.
Tras justificar la procedencia del juicio sumario, la sentencia aborda cada una de las acciones que se ejercen:
1.- En cuanto a la dilución de la marca: En primer lugar se analiza lo que en España se denomina el principio de especialidad, considerando que "tradicionalmente, el Derecho de Marcas ha permitido que diferentes personas usen una misma marca para diferentes clases de productos y servicios", de forma que el derecho de marcas sólo prohibe el uso de una misma cuando se refieren a productos o servicios que son competitivos.
A ello habría que añadir, como pone de manifiesto Kenneth Sutherlin Dueker (45), que las marcas también pueden convivir pacíficamente en el mercado, aun refiriéndose a productos competitivos, si el ámbito geográfico en el que operan las empresas son realmente distintos. En cambio, dado el carácter unívoco que presentan los nombres de dominio, en modo alguno pueden existir dos nombres de dominio igual, por diferentes que sean los ámbitos de actuación (geográficos o competitivos) de las empresas que pretenden el mismo nombre. Por lo demás, una vez en la Red, es totalmente indiferente el ámbito geográfico en el que se desarrolle la actividad, puesto que su proyección se efectúa a nivel mundial.
Esta protección, limitada por el principio de especialidad, según menciona la sentencia, fue expandida por la Lanham Act, que prohibe el uso de la marca para productos y servicios no competitivos, pero que se encuentren relacionados, cuando hay posibilidad de confusión para el consumidor sobre el origen de los productos y servicios con el que el usuario asocia la marca. Esta protección que otorga la Lanham Act es la equivalente al artículo 12 a) de la Ley de Marcas española, si bien, como más tarde se analizará, resulta necesario que exista una relación de competencia para apreciar el riesgo de confusión y, además, este artículo introduce, junto al riesgo de confusión, el de asociación con la marca anterior (46).
Por otro lado, la Sentencia matiza que las leyes "antidilution" cambiaron el tradicional análisis antes expuesto de forma que estas leyes protegían las marcas notorias o famosas de los daños causados en entornos no estrictamente competitivos. La finalidad principal que tradicionalmente se había conferido al derecho de marcas es la de la protección del consumidor; en cambio las leyes "anti-dilution" ponen más énfasis en la protección del titular de la marca. De cualquier manera con ello también se está protegiendo al consumidor porque, si la existencia de marcas es beneficiosa para él, la protección de las inversiones en marcas que efectúan las empresas beneficiarán al consumidor mediante el aumento del interés de las empresas en invertir en la creación de reconocidas marcas.
Los requisitos para aplicar la legislación "anti-dilution" son que la marca sea notoria (47), que el uso ilícito sea de carácter comercial, y que provoque "dilution" de la cualidad distintiva de la marca. La ley define, a su vez, el término "dilution" como la pérdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos y servicios, sin reparar en la existencia o ausencia de (1) competencia entre los titulares de la marca notoria y otras partes, o (2) probabilidad de confusión, error, o engaño.
Se observa que la protección que otorgan las leyes "anti-dilution" ha extendido la que ofrecía el derecho tradicional (para productos competitivos), y el que otorgaba la Lanham Act (cuando haya confusión), dado que no se encuentra constreñido ni por el principio de especialidad, al no exigir una relación de competencia (48), ni por la necesidad de riesgo de confusión pero, eso sí, aplicable sólo a la marca notoria.
Seguidamente, la Sentencia analiza cada uno de los requisitos comentados anteriormente:
En cuanto a la notoriedad de la marca, tras enumerar los criterios que la Ley contiene para apreciar esta notoriedad, concluye que el uso continuado, desde 1.954, de la marca; la gran publicidad de la que ha sido objeto, insertándose en infinidad de películas en los títulos de crédito; y haber desarrollado un enorme "secondary meaning", hacen de la marca "panavision", ciertamente, una marca notoria en los términos de la Ley.
En cuanto al uso comercial de la marca, la sentencia estima sí se ha producido este uso comercial. Aunque en la página de la dirección "panaflex.com" sólo había la palabra "hello". Ello, no se puede decir que constituya un uso comercial. De hecho la propia sentencia reconoce que el registro de un marca como nombre de dominio, sin más, no constituye un uso comercial de la marca y, por tanto, no se encuentra prohibido por la Ley. Sin embargo, el Juez considera que sí ha existido un uso comercial en este caso.
El negocio de Toppen, comenta la sentencia, es registrar marcas como nombres de dominio y entonces vender esos dominios a los titulares de las marcas, lo cual resulta evidente a la vista del ofrecimiento que hizo a Panavision, el resto de pretensiones judiciales ejercidas frente a él, y la gran cantidad de nombres de dominio coincidentes con marcas de los que es titular. Y esta actividad, consistente en el registro de nombres de dominio coincidentes con reputadas marcas para luego intentar venderlos a los titulares de las marcas, constituye un uso comercial de los nombres de dominio y, por tanto, de la marca registrada.
Finalmente, se analiza el riesgo de dilución de la marca de Panavision. La sentencia reconoce que el alcance preciso de las conductas incluidas en este concepto no ha sido todavía establecido, y utiliza los criterios mantenidos en los estatutos estatales "anti-dilution", éstos son los de "tarnishment" (deslustre) y "blurring" (oscurecimiento).
"Tarnishment" ocurre cuando una famosa marca es vinculada a productos de peor calidad o es representada de una manera malsana. Un ejemplo de esta categoría lo constituye el caso Hasbro, Inc vs Internet Entertaiment Group (49), en el que la demandada "diluyó" la marca de Hasbro "candyland", utilizada por el actor para productos infantiles, usándola como nombre de dominio para una página de contenido sexual.
Por su parte, "blurring" ocurre cuando se produce la pérdida del poder de venta y el valor de la marca a consecuencia de un uso no autorizado de ella.
Ambas figuras tienen como finalidad, reconoce la resolución judicial, preservar el valor de la marca para representar los productos y servicios de su titular, y la capacidad de la marca para designar el origen de los productos y servicios para los que es utilizada.
Desde estas premisas, la resolución judicial establece: "como resultado del actual estado de la tecnología en Internet, Toppen era capaz no sólo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos y servicios, sino de eliminar la capacidad de la marca de Panavision para identificar y distinguir sus productos en Internet. La Corte estima que la conducta de Toeppen, que impedía a Panavision usar su marca en un nuevo e importante medio económico, ha diluido la marca de Panavision en los términos del Estatuto."
2.- En cuanto a la violación del derecho de marca, y competencia desleal, la sentencia establece que, al estimar la anterior acción, es innecesario que la Corte se pronuncie sobre estos extremos. Por tanto, la comentada resolución, no aborda estas cuestiones.
3.- El resto de los motivos son igualmente desestimados, si bien, merece destacar el razonamiento que efectúa la parte actora para estimar que la conducta de Toppens supone un incumplimiento de contrato.
En efecto, la tesis de la actora era que el demandado había incumplido el contrato que le ligaba a la NSI (la entidad que asigna los nombres de dominio), dado que las normas de asignación de nombres de dominio, prohiben el registro de un nombre que viole derechos de propiedad intelectual o industrial ajenos, de forma que en ese contrato ella era un tercero beneficiario, al ser titular de la marca que coincidía con el nombre de dominio. Esta figura es análoga a la estipulación en favor de tercero que contiene el artículo 1.257 de nuestro Código Civil.
Pero el Juez Pregerson estimó que esa cláusula no era un estipulación en favor de tercero, y que el propósito de la NSI no era el de otorgar derechos a un tercero sino el evitarse problemas legales, es decir, que esa estipulación se encontraba para proteger a la NSI, y no a un tercero como Panavision.
Así, no podía acusar a Toeppen de incumplimiento de contrato utilizando la figura de estipulación a favor de tercero pero, ciertamente, cabría acusar de incumplimiento a la NSI si consideramos, a estos efectos, que las normas que ha publicado la NSI son, cuanto menos, una oferta de contrato y, por ello, se encuentra obligada a formalizar el contrato de prestación del servicio de registro y mantenimiento del nombre de dominio si, como es el caso, se cumplen los requisitos de esas normas.
De cualquier forma, y aunque el motivo fue desestimado, resulta original el planteamiento de considerar que un reconocimiento, que no atribución u otorgamiento, de un derecho a un tercero, en este caso genérico, intente subsumirse en la figura que en nuestro país se regula en el párrafo segundo del artículo 1.257 del Código Civil.
Finalmente, al ser estimada la primera acción planteada, la Corte condenó a Dennis Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora "panavision" y "panaflex", en conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes para transferir los dominios disputados a Panavision.
C) Los problemas de derecho privado en España: la aplicación de la doctrina de marcas y competencia desleal a los nombres de dominio.
Las conexiones que presenta la figura de los nombres de dominio con el derecho de marcas y competencia desleal, resultan, a la vista de lo expuesto, claras. Esbozar las claves de cómo se produciría la integración de esta figura en el derecho español, fundamentalmente en el ámbito de las marcas, es el objetivo al que responde este apartado.
C) 1.- Las relaciones con el derecho de marcas.
1. La finalidad a la que responde la legislación sobre marcas en España es doble, de un lado, la evitación de situaciones de confusión en el tráfico mediante la protección al consumidor ordinario de la posible confusión sobre el origen empresarial de productos que son presentados en el mercado con una misma marca; y, de otro, la creación de un sistema registral donde tenga cabida el valor seguridad jurídica y el favorecimiento de la implantación de los signos en el mercado.
A esta segunda finalidad obedece, desde luego, el artículo 30 de la actual Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que confiere al titular de la marca inscrita "el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico", y las acciones que los artículos posteriores confieren a este titular para hacer efectivo el derecho consagrado.
Nadie puede dudar que el uso de una marca ajena en medios como la prensa la radio o televisión, ciertamente, vulnerarían el derecho exclusivo a utilizar la marca registrada en el tráfico económico. No otra debe ser la consecuencia si el uso de la marca se hace en un medio de comunicación como es Internet. Pero conviene, no obstante, efectuar algunas puntualizaciones.
Mientras que en la prensa, radio o televisión, la violación del derecho exclusivo que la marca confiere estaría en relación con el anuncio de productos concretos que se coloca a disposición de todo el mundo que puede observarlo sin ninguna actividad por su parte, en el caso de Internet no es sólo eso. En efecto, en una página determinada se pueden poner anuncios que violen el derecho conferido a un titular de una marca, pero ello no tendría más problemas que un anuncio en algunos de los medios comentados. Pero al estar designadas las páginas por una dirección, es esa dirección la que es susceptible de violar el derecho de exclusividad que confiere la marca.
Es de suponer que las personas que acedan a una página determinada, que tenga como dirección una conocida marca, esperen encontrar ahí a la empresa o personas que estén detrás de esa marca. En definitiva, el nombre de dominio proporciona información sobre la procedencia de la página o, al menos, así debería ser.
De esta forma, la tesis que surge desde la perspectiva del derecho español es que el uso, como nombre de dominio, de una marca ajena, válidamente registrada, constituye una violación del derecho exclusivo a utilizar esa marca en el tráfico económico que tiene el titular del signo inscrito, y que esa violación, además, es susceptible de inducir a error en los consumidores, sobre los servicios que ofrecen ambas empresas.
2. El derecho de uso exclusivo de la marca registrada en el tráfico económico comprende dos facetas: de un lado, la faceta positiva que implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre la marca; y, de otro, la faceta negativa que implica la facultad del titular del signo inscrito para prohibir que terceros usen la marca, es decir, el denominado ius prohibendi. Esta faceta negativa presenta una ámbito más amplio que la positiva, que se circunscribe a uso estricto de la marca registrada. En cambio, el ius prohibendi se extiende, por una parte, tanto a los signos iguales como los confundibles; y, por otra, tanto en referencia a productos idénticos y similares, como a los que no lo son. Siendo el presupuesto básico de este ius prohibendi, el riesgo de confusión, pieza clave en el sistema de marcas, como unánimemente reconoce la doctrina.
La Ley 32/1988 recoge, sin ánimo exhaustivo, en su artículo 31.2 las facultades concretas en las que se ramifica el aspecto negativo del derecho subjetivo sobre la marca registrada, que podrá ejercitarse siempre que, de acuerdo con el primer apartado del artículo 31, los actos considerados "puedan inducir a errores."
El término inducción a error que utiliza el precepto mencionado, hay que ponerlo en relación con el establecido en las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de Marcas, de forma que esa inducción al error puede venir determinada por (1)"una inducción a confusión en el mercado o (2) generar un riesgo de asociación con la marca anterior."
a) En cuanto a la confusión en el mercado, dos son las circunstancias que han de ser tenidas en cuenta: la identidad de los signos en conflictos, y la similitud o identidad de los productos a los que se refiere. Este segundo aspecto hace que, en los nombres de dominio, pueda no ser aplicable esta posibilidad dado que, en la mayoría de las ocasiones, los productos de ambas empresas no sean idénticos o similares, siendo, de esta forma, preferible utilizar el segundo supuesto al que alude el mencionado precepto de riesgo de asociación con la marca anterior.
De cualquier manera, y como había criticado Fernández Novoa (50), el Tribunal Supremo venía manteniendo, con anterioridad a la publicación de la Ley de Marcas de 1.988, que cuando las marcas en conflicto eran idénticas el papel de la similitud de los productos no era de especial relevancia, toda vez que, por lo demás, no se encuentra en la letra del artículo 124 del, entonces vigente, Estatuto de la Propiedad Industrial.
En la redacción actual del artículo 12 de la Ley de Marcas, se incluye, como criterio para apreciar el riesgo de confusión la identidad o similitud de los productos.
b) Como ha puesto de manifiesto Fernández Novoa (51), el riesgo de asociación es un concepto jurídico nuevo que carece de antecedentes en nuestra jurisprudencia y en la doctrina española, y resulta ser una figura de contornos más amplios que la del riesgo de confusión, pues para apreciar el riesgo de asociación, no es requisito la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados, si bien, no es ésta una opinión pacífica, pues Montiano Monteagudo (52) es partidario de una interpretación literal del artículo 12, y estima que sí es necesaria esa similitud o identidad entre los productos y servicios.
Fernández Novoa considera que el riesgo de asociación se configura como una figura unitaria de forma que, para diferenciarse del riesgo de confusión, no incluiría como presupuesto la necesidad de identidad o similitud de los productos pues, de otra forma, no sería sino un subtipo de la categoría de riesgo de confusión. Para ello realiza una interpretación sistemática de la Ley, poniendo en relación este precepto con el 4.4 del mismo texto normativo que establece que "el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a (.../...) productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros."
Es tesis implica, en cierto modo, la aceptación de la jurisprudencia criticada que, bajo los parámetros de la nueva Ley, podría justificar la extensión de la protección de la marca a productos distintos, utilizando el recién creado concepto de riesgo de asociación, manteniendo así un cierto grado de protección, desde la legislación de marcas, para supuestos que no son estrictamente competitivos.
Si consideramos, en cambio, con Monteagudo, que es necesario una cierta relación de competencia, manifestada en la identidad o similitud de los productos, para poder apreciar tanto el riesgo de confusión como el de asociación, ello implicaría que la protección que otorga la legislación de marcas se encontraría, ciertamente, circunscrita a controversias surgidas entre competidores, reservando, a la legislación sobre competencia desleal, los supuestos que se denominan concurrenciales, es decir, aquellos que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley sobre Competencia Desleal, incluyan comportamientos tendentes a "promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero."
Pero siguiendo la línea de Fernández Novoa, la legislación de marcas podría aplicarse tanto a supuestos donde la conducta se efectúa con carácter competitivo como concurrencial. Si ello es así, el uso, como nombre dominio, de una marca registrada ajena, tanto si los productos considerados son idénticos o similares (en cuyo caso el riesgo de confusión resulta indudable) como si se refieren a productos que no son idénticos ni similares (caso en el que se daría riesgo de asociación), constituye una violación del derecho exclusivo a utilizar la marca registrada en el tráfico económico que tiene su titular. Y si admitimos la tesis de Monteagudo, cuando no exista una relación de competencia, sino concurrencial, habría que acudir a la Ley sobre Competencia Desleal.
Estos son los criterios para relacionar, en el Derecho español, a los dominios con las marcas, considerándolos, por tanto, como integrante del derecho de exclusividad de uso que confiere el art. 30 de la Ley 32/1988.
En este sentido, el Tribunal Supremo ha admitido, incluso, el cambio del nombre registral de una sociedad si éste se opone a una marca previamente registrada (53). Y, desde luego, si el nombre de registral de una sociedad se incluye en este derecho exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada, no puede ser otra, ciertamente, la solución adoptada para los nombres de dominio que constituyen, de facto, la denominación de la sociedad en el ámbito de Internet.
C) 2.- Las relaciones con el derecho de competencia desleal.
1.- La legislación española, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, no configura, como requisito para el ejercicio de las acciones que contiene, el que las partes en conflicto se encuentren en una situación de competencia.
En efecto, el artículo 2º de la Ley, al definir su ámbito objetivo, establece, para considerar al acto susceptible de incluirse en los supuestos que prevé, el requisito de que éstos se realicen con "fines concurrenciales", aclarando en el segundo apartado del precepto lo que ha de entenderse por fines concurrenciales, a los que responden los actos que tiendan a "promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero".
Es más, el propio artículo 3 de la Ley establece con rotundidad que "la aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal."
Ello es de especial importancia a la hora aplicar esta legislación a los nombres de dominio, puesto que, a menudo, no se encontrará en competencia con el del signo distintivo. De esta forma, puede ser alegada esta legislación en casos en que una persona registre un nombre de dominio que coincide con un signo distintivo ajeno, aunque los respectivos ámbitos de actividad de los agentes sean diferentes, lo cual significa, igualmente, que se podrá alegar en los casos en los que la marca se aplique a productos y servicios distintos pues, como se expuso anteriormente, no es pacífica la doctrina de poder aplicar la legislación de marcas en los casos en que los productos y servicios no sean idénticos o similares.
2.- Fijada ya la posibilidad de aplicar la Ley de Competencia Desleal en casos en los que no existe competencia entre los agentes, resta por analizar cual de los diferentes actos que regula esta normativa es susceptible de aplicarse a los nombres de dominio.
En la legislación sobre marcas, la afectación venía por considerar a los nombres de dominio como integrantes del derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico, y generar ello riesgo de confusión o asociación. Por su parte, en la legislación sobre competencia desleal, los supuestos que, en principio, pueden verse afectados los nombres de dominio son los del artículo 6, que regula los actos susceptibles de generar confusión o asociación en el mercado, y el 11, que regula la explotación de la reputación ajena:
a) Así, de un lado, podría considerarse como un acto de confusión (art. 6) no sólo el uso, como nombre de dominio, de un signo distintivo ajeno (hecho susceptible de encuadrarse dentro la protección que confiere el derecho de marcas), sino que registrar un nombre que se asocie claramente a servicios que presta otra persona, aunque no sea idéntico o, incluso, no sea parecido, puede generar riesgo de asociación en el mercado, y fundamentar así la deslealtad de la práctica.
Ya se ha destacado que, sin duda alguna, no es necesaria una relación competitiva para admitir el riesgo de asociación o confusión al que alude este precepto. Hay que tener en cuenta que el riesgo de confusión o asociación, que establece la LCD, presenta un ámbito de actuación muy superior al que se perfila en la Ley de Marcas ya que, a diferencia de ésta, la legislación sobre competencia desleal no va dirigida, como comenta Monteagudo, al que se seguirá en las siguientes líneas, a permitir la implantación de nuevos signos o la interferencia de los antiguos, sino a proteger a los consumidores y al mercado en sí mismo, de forma que son condenables los actos que provoquen decisiones en el mercado fundadas en una incorrecta presentación de la realidad.
El principal criterio para preciar este riesgo lo constituye, al igual que en las marcas, la similitud de los signos empleados, pero esta similitud hay que ponerla en relación con los demás elementos concomitantes como los canales de distribución, cuya importancia ha sido destacada por la jurisprudencia, de forma que es necesario que los medios empleados posean fuerza distintiva, que sean aptos para identificar a un determinado agente. Resulta, así, que los nombres de dominio se configuran como el principal signo distintivo de los agentes en un nuevo canal de distribución como es Internet, de forma que estos requisitos, concurren de forma palmaria.
Es más, como reconoce la comentada Sentencia norteamericana, la utilización de la marca ajena como nombre de dominio, no solo implicaría riesgo de confusión sino que cierra, radicalmente, las posibilidades de promocionarse en el nuevo medio con la marca de la que es titular, lo cual es de especial trascendencia para la apreciación del supuesto contenido en el artículo 11 de la Ley sobre competencia desleal que se analiza seguidamente.
b) De otro lado, también puede verse afectado el artículo 11 que censura la "explotación de la reputación ajena" dado que "se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos".
Para apreciar aplicable este artículo, Monteagudo enumera cuatro criterios que habrán de ser ponderados:
1. El grado de implantación de la marca en el mercado, en relación con el renombre que la marca haya adquirido, se configura como el principal.
2. El esfuerzo y las inversiones efectuadas por el titular de la marca.
3. Proximidad competitiva de la áreas de actividad de las empresas en conflicto.
4. La medida en que la utilización de la marca por un tercero afecta a las legítimas posibilidades de explotación de su titular. Y en el ámbito de los nombres de dominio, resulta que este criterio adquiere una especial relevancia puesto que si bien los supuestos anteriores pueden, en muchas ocasiones, no concurrir en casos de disputas de nombres de dominio, como se comento precedentemente, el uso como nombre de dominio de la denominación con la que una empresa se da a conocer en el mercado ordinario extingue las posibilidades de esta empresa para que el público de la Red reconozca, con el mismo distintivo que en el mundo real, a la compañía titular del signo, por lo que el estudio de este criterio en el caso de los nombres de dominio es especialmente relevante.
C) 3.- Consideración final sobre los derechos de propiedad intelectual, las marcas, y los dominios.
1. Se ha considerado que los nombres de dominio, en relación con las marcas, pueden ser incluidos en el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico, y se ha visto que esta figura, igualmente, presenta indudables conexiones con el derecho de competencia desleal.
Los derechos que confiere, a su legítimo titular, la legislación de propiedad intelectual pueden verse afectados por las marcas (54). Estos dos grupos normativos, que responden cada uno a una institución diferente, tienen evidentes relaciones; por su parte, los nombres de dominio han sido objeto de estudio considerándolos, fundamentalmente, como integrante del derecho a usar, con exclusividad, la marca en el tráfico económico, pero quizás vaya siendo hora de considerar a los nombres de dominio como una institución paralela a las marcas y a los derechos de propiedad intelectual, de forma que, al igual que la propiedad intelectual y las marcas se configuran como, o implican, un derecho subjetivo para su titular, también habría que reconocer esa sustantividad a los dominios.
Pensemos como hipótesis que alguien registra como marca un conocido nombre de dominio, cuyo titular no instó, en su día el registro del nombre como marca. ¿Tendría derecho a oponerse a esta marca, en base al derecho que confiere el nombre de dominio?
Bien es cierto que en esta hipótesis podría ser aplicable la doctrina de la marca renombrada y la marca notoria (55), pero es de destacar que esta notoriedad le viene por su conocimiento por parte del público de la Red, es decir, notoriedad en el mercado virtual que instaura Internet, donde, ciertamente, los nombres de dominio son el signo distintivo por excelencia en este nuevo espacio que supone la Red.
2. Estamos asistiendo a un nuevo medio de identificación de las personas, los nombres de dominio más que un simple signo distintivo, constituyen un verdadero nombre que indica la personalidad y procedencia de su titular (56).
En definitiva, nos encontramos con una auténtica institución que ya empieza a reclamar su tratamiento propio, conectado, eso sí, con la legislación de marcas, propiedad intelectual, y competencia desleal, dada la íntima relación que guardan entre sí, por otra parte, los derechos que estos grupos normativos confieren.
C) LOS PROBLEMAS DE DERECHO PUBLICO: HACIA UNA REGULACION JURIDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO
1.- El impacto de las nuevas tecnologías, y la utopía de una Internet sin regulación.
1. La introducción de las nuevas tecnologías y, en concreto, la aparición de las autopistas de la información supone un doble cambio para la ciencia jurídica.
Por un lado, a nivel metodológico, el derecho, en cuanto objeto de conocimiento, va a experimentar una mutación derivada de un modo distinto de ser elaborado, tratado y conocido (57), una ampliación en las posibilidades de actuación del jurista, así como una profunda transformación de los hábitos profesionales, permitiendo tener en nuestra propia casa el mayor centro de documentación que podemos imaginar (58).
Por otro, la propia ciencia del Derecho verá como los nuevos métodos hacen que amplíe su objeto, extendiéndose a los nuevos medios en los que se desenvuelve la vida humana.
El primero de los cambios citados resulta más evidente que este segundo, y desde hace tiempo se viene hablando del mismo, como prueba la cita comentada que data de 1.973. Por otro lado, el cambio en el objeto de la ciencia jurídica consiste en una ampliación del mismo, y es una consecuencia natural de haber penetrado el hombre, en todas sus dimensiones (incluida la jurídica), en unos nuevos medios que reclaman ya la aplicación de criterios jurídicos.
Mientras Internet, y en general las grandes redes de comunicación, eran usadas tan solo por la comunidad científica como medio de intercambio de ideas, no era necesario una regulación de esa actividad, pues brotaba de forma casi espontánea la forma de organizar todo ello, y el sistema, reducido cual pequeña comunidad, funcionaba sin fricciones. Pero considerar que no existía ningún tipo de regulación es un engaño, esa regulación existía, si bien nacía casi como una exigencia técnica que se situaba al margen de toda juridicidad.
En cambio, hoy día, siendo Internet ya un medio en el que la gente se relaciona y vive, donde surgen controversias propias de la naturaleza humana, resulta necesario imponer un poco de sentido común en esas relaciones interpersonales, máxime cuando éstas generan indudables controversias, lo que ya de por sí reclama la intervención del Derecho, si estimamos, con Weber, que una de las funciones del Derecho es la de resolver los conflictos que los diferentes órdenes, de que se compone la sociedad, no son capaces de resolver, bien se produzcan éstos dentro de sí mismos, o entre ellos (59).
En un principio la evolución de la organización de Internet surgía como un ser indubitado (o adoptado por todos de forma convencional), pero las disputas que han aparecido y las que están por venir, ponen de manifiesto que lo que era, al menos, no fue suficiente para satisfacer las necesidades de justicia que presentaban los agentes que intervienen en ese medio.
En el caso objeto de análisis, la aparición de estas controversias resulta clara. En Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyo Derecho es de formación jurisprudencial en gran medida, son los jueces los llamados a ocuparse de la perspectiva jurídica del nuevo medio, como de hecho está sucediendo, y con sus decisiones formarán un nuevo cuerpo de doctrina en una nueva materia sobre la que el Derecho empieza a planear, en una nueva actividad humana que precisa, como todas y especialmente aquellas en las que se producen relaciones interpersonales, de una cierta normatividad.
2. Esa normatividad, en el caso de los nombres de dominio, y con independencia de esas decisiones judiciales, ya se ha producido, y se está llevando a cabo al margen de las instancias oficiales legislativas (la nueva política del la InterNIC, instaurada en 1.995). En el caso de España, el "ES-NIC", ha publicado las "Normas y Procedimientos para el Registro" (60) de los dominios secundarios bajo el dominio principal "es".
Por tanto, no tiene ya sentido hablar de una Internet desregulada, es un mito (61) romántico que, mientras duró, estuvo bien, pero la realidad de los acontecimientos reclama al Derecho.
2.- Las normas dictadas por el ES-NIC, y los problemas de su aplicación.
Cualquier "organización" que precise o quiera registrar un nombre de dominio de segundo nivel bajo el principal ".es", es decir: "nombre.es", debe hacerlo a través del ES-NIC, y cumplir las normas reseñadas anteriormente.
La aplicación de estas normas puede plantear dos problemas:
a) De un lado, que el ES-NIC no las aplique de forma efectiva, y deniegue, o registre, un nombre de dominio en contra de los criterios mantenidos en las normas.
Este sería el caso de que se registrara un nombre de dominio que, al coincidir con una marca registrada ajena, se incluyera entre las prohibiciones absolutas de la norma 2.11, al asociarse "de forma pública y notoria a otra organización, acrónimo o marca distintos de los del solicitante"; y, posteriormente, se denegara la solicitud del titular de la marca por encontrarse ya registrado el nombre a favor de otra persona
b) De otro, que el ES-NIC, en aplicación estricta de las normas, deniegue, o registre, un determinado nombre de dominio, en perjuicio de un tercero.
Caso éste que podría acontecer en el supuesto de que un empresario individual, por poner un caso, solicite un nombre de dominio, y se lo denieguen en aplicación de la norma 2.5 que prohibe a las personas físicas el registro de nombres de dominio bajo "es".
En el primer caso ya se ha analizado como puede actuar el titular de la marca inscrita, accionando frente a la persona que ha instado el nombre de dominio, para obligarle, judicialmente, a reasignar el nombre disputado.
Pero en el segundo, lo que para el primer supuesto pudiera ser una opción más, deviene como única alternativa posible: hay que dirigirse directamente frente al propio ES-NIC.
Y aquí es donde surgen dos opciones, que no necesariamente presentan un carácter excluyente, pues se pueden emprender acciones tanto civiles como administrativas.
A) La perspectiva civil de la problemática.
Estas normas pueden ser consideradas de naturaleza contractual, de forma que serían como las cláusulas de un contrato o, al menos, de una oferta en la que, como ya se comentó, el ES-NIC prestaría el servicio de registro del nombre de dominio y mantenimiento del mismo. Esta es la tesis mantenida en el caso "Panavision" para intentar aplicar la figura de la estipulación en favor de tercero.
En el primero de los supuestos planteados anteriormente, si es denegado el registro de un nombre de dominio por encontrarse ya registrado, pero ese primer registro se efectuó en contra de las normas, podría pensarse en esta opción y demandar, vía civil, al ES-NIC, por incumplimiento de contrato, o de su oferta, dado que interpretando ésta (que estaría formada por las normas que publica el ES-NIC), resulta que tiene derecho a contratar el servicio.
Ahora bien, cuestión distinta, ciertamente, es el caso de que el ES-NIC, en aplicación estricta de las normas, denegara una solicitud de nombre de dominio, pues en éste ya no hay que ir contra una mala aplicación de las normas, sino que hay dirigirse frente a las propias normas; y es aquí, donde la naturaleza pública (en el sentido de Derecho Administrativo) de las normas se revela con más fuerza, y la segunda opción se presenta como más adecuada.
B) La perspectiva administrativa.
La otra opción a la que se ha venido haciendo referencia es la de considerar el acto de denegación o concesión del registro como un acto administrativo, de forma que si se estima que ese acto incumple el Derecho Administrativo habría que acudir a los Tribunal del Orden Contencioso (62).
Las normas elaboradas por el ES-NIC parecen, a primera vista, un reglamento estatal. Formalmente se estructuran en una introducción, que parece una exposición de motivos tradicional, y un articulado más o menos sistematizado, cuyo contenido precisaría un exhaustivo análisis pues presenta numerosas indeterminaciones y ambigüedades que de seguro provocarán polémicas a la hora de su aplicación (63).
Una de las normas que puede provocar conflictos, ya citada, es aquella que prohibe a las personas físicas la adquisición de un dominio (64). Cuando alguna persona física (un empresario individual por ejemplo) desee registrar un nombre verá vedada tal posibilidad. Si lo que se pretende, con esta prohibición, es evitar que personas físicas (particulares) registren nombres idénticos a signos distintivos de empresas conocidas, con el objeto de forzar su compra como ha sucedido en Estados Unidos, no es la medida adecuada prohibir a las personas físicas el registro de un nombre de dominio.
En caso de aplicación efectiva de esta norma, se produciría como resultado que un empresario legalmente establecido, con varias delegaciones y multitud de trabajadores incluso, no podría instar el registro de un nombre de dominio, mientras que una Comunidad de Propietarios constituida con arreglo a la Ley de Propiedad Horizontal, que agrupase a un par de vecinos de un inmueble no tendría el más mínimo problema.
Por otro lado, el ES-NIC se autodenomina la "autoridad responsable de la asignación y registro de nombres de dominio de DNS de segundo nivel bajo el dominio "es" en Internet." (art. 2.1). Y en la página dedicada a la descripción y funciones del ES-NIC ( http://www.nic.es/descripcion.html ) se establece que este organismo ejerce sus funciones por delegación de la (Intenet Assigned Numbers Authority). ¿Es que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo Poder legislativo que se sitúa al margen de los tradicionales? (65)
Además, el propio ES-NIC califica como "servicio público" las actividades de registro que realiza y, sin duda, es un organismo que se encuadra en la Administración Pública.
En todo caso, lo que resulta evidente es que los actos de la Administración ya sea en el orden civil, contencioso, o cualquier otro, lo cierto es que no pueden escapar al control jurisdiccional, y las normas del ES-NIC, no pueden, en modo alguno, suponer una excepción a este principio.
Y si es de apreciar que esas normas incumplen principios contenidos en otras leyes administrativas o constitucionales, procede el planteamiento de las acciones correspondientes en los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, en el caso de estimar la naturaleza administrativa de la actividad que desempeña el ES-NIC.
En cambio, si se estima que el registro de nombres de dominio es una actividad privada, si bien prestada por la Administración, la actuación del ES-NIC no se encontraría tan limitada por el conjunto de normas administrativas que imponen una especial diligencia a la hora del respeto de principios como el de igualdad, o salvaguarda de intereses generales.
La actividad no administrativa de los entes públicos, por lo demás, ha sido puesta de manifiesto desde hace ya tiempo, al igual que el ejercicio de funciones administrativas mediante fórmulas de Derecho privado (66). Y si bien ello puede suponer un huida del derecho administrativo, como pone de manifiesto I. Borrajo, en absoluto implica un abandono del derecho.
3.- La necesidad de una regulación jurídica del registro de nombres de dominio.
El Estado ha sido tradicionalmente el encargado del mantener el sistema jurídico, y considerar otro que nazca al margen de él, si bien puede resultar posible, no parece que por ahora sea factible pues, a pesar de la extendida idea de la crisis de su concepción, aún conviviremos mucho tiempo con esta forma de organización (67). Además, si consideramos que el sistema jurídico es un todo unitario, como no puede ser de otra forma, resulta inadmisible el nacimiento de otro Ordenamiento que se sitúe al margen del tradicional, sino que habrá que hacer los esfuerzos que sean necesarios para reconducir todo lo jurídico a la unidad que le es propia e irrenunciable.
No se pretende con este razonamiento una regulación exhaustiva de Internet (lo cual desde luego resulta impensable), pero sí imponer criterios jurídicos en las facetas de este nuevo medio que vayan exigiéndolo. El caso de los nombres de dominio, a todas luces, es una de éstas.
Además, si bien en el ámbito de Internet las consideraciones geográficas carecen de sentido, y por ello una regulación global de Internet no se puede hacer desde ningún Estado en concreto, ello no es así en el caso de los dominios de países, pues en este caso sí que podemos hablar de una componente geográfica (68), y España es libre de regular la asignación del dominio que le ha sido encomendado de la forma que considere más oportuna. Esta regulación se he efectuado con unas características ambiguas y, en todo caso, erróneas por encontrarse alejadas de criterios jurídicos. Introducir éstos, y realizar la coordinada inserción de esos criterios y normas en el Ordenamiento Jurídico español, es la tesis que se defiende en la presente exposición, considerando igualmente que, junto a la ya aludida función resolutoria de conflictos, el Derecho cumple también con una ineludible función integradora de los diferentes órdenes que conforman la sociedad (69).
IV. CONCLUSION
La conexión que los nombres de dominio presenta con el Derecho, a la vista de lo expuesto, resulta indudable.
Desde una perspectiva privada, las diputas que han existido en EEUU ponen de manifiesto que derechos reconocidos tanto por la legislación de marcas, como los de competencia desleal, pueden verse, como de hecho así ha acontecido, seriamente afectados por los nombres de dominio. Desde una perspectiva pública, son numerosas las cuestiones que habrán de ser debatidas: ¿Es realmente un servicio publico la asignación de nombres de dominio? ¿Cómo se efectuará el proceso de elección de nuevos registradores en el mundo, y en Europa? El acto de denegación de la inscripción de un nombre de dominio, o el de su registro, ¿es un acto administrativo y, como tal, susceptible de recurso ante la jurisdicción correspondiente? ¿Cual es la verdadera naturaleza de las normas de asignación de nombres de dominio? Y, consecuencia de todo lo anterior, ¿cual es la jurisdicción competente en el caso de que esta actividad produjere daños a los particulares, o en el caso de impugnación directa de las normas? Esta lista, sin ser exhaustiva, ciertamente, no es corta y muchas serán, seguro, las páginas que habrán de ser leídas, hasta llegar a una comprensión completa de los problemas planteados y las soluciones que se vayan adoptando.
NOTAS
1. Esta resolución judicial es la dictada por el Tribunal del distrito Este de Pennsylvania, de fecha 11 de junio de 1.996. Se puede obtener en varios sitios de la Red, por ejemplo en http://www.deaf-magazine.org/free-speech.html Ha sido objeto de análisis por Antonio Fayos Gardó en "Reflexiones sobre la Jurisprudencia norteamericana en materia de libertad de expresión: de Holmes a la sentencia del caso Internet" (RAP nº 141), si bien, Fayos no se ocupa de la parte de la Sentencia en la que se analiza la estructura, historia y funcionamiento de Internet.
2. Esta resolución judicial es de fecha 26 de junio de 1.997, y al igual que la anterior, esta resolución judicial se puede obtener en muchos servidores, como por ejemplo en: http://www.eff.org/ . En concreto en la página: http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/ACLU_v_Reno/HTML/970626_aclu_v_reno_decision.html . Ha sido objeto de comentario por Antonio Fayos Gardó en "El nuevo mercado de las ideas (Sobre la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano del caso Internet)" (RAP nº 144). En esta Resolución Judicial, como pone de manifiesto el citado autor, se califica a Internet como "el nuevo mercado de las ideas".
3. Es la Sentencia de fecha 22 de mayo de 1.997. Nominet UK es la entidad encargada del dominio UK. La Sentencia se puede obtener en: http://www.open.gov.uk/lcd/scott.htm
4. "Copyrights, Trade-marks and the Internet". Trabajo preparado por Donald M. Cameron, Tom S. Onyshko y W. David Castell, que se puede obtener en: http://www.SmithLyons.ca/it/cti/
5. Resulta curiosa la profética conclusión de Víctor Nabhan en "Quelques aspects des problémes juridiques posés par la videoreproduction. L´affaire Betamax", publicado en la "Revue Internationale de droit d´auteur" nº 108, 1981, pag. 46 al manifestar que los propios recursos informáticos posibilitarían que nuestros aparatos de televisión conectados con terminales hagan de nuestros hogares verdaderas bibliotecas o centros de información de ilimitadas posibilidades.
6. William Gibson fue el primero que empezó a utilizar el término "cyberspace", ya en 1.984, NEUROMANCER 4, citado en el artículo "keeping secrets in cyberspace", publicado en la "Harvard Law Review", Volumen 110, correspondiente a mayo de 1.997. En este artículo, y desde la perspectiva de análisis de la privacidad de las comunicaciones a través de Internet, se efectúa una triple analogía, comparando, así, estas comunicaciones con el correo postal ordinario, las comunicaciones telefónicas y, finalmente, considerando la Red como un lugar.
7. "El hecho de que la red Internet sea virtualmente incontrolable no significa que esté al margen de la Ley. En otras palabras, pensar que Internet es un espacio ajeno al marco legal es un mito." Así se pronuncia Eduardo Ustaran en el artículo "Pornografía en Internet: la respuesta legal", publicado en la revista del Colegio de Abogados de Madrid "OTROSI" del mes de marzo de 1.997.
8. Recientemente, un órgano consultivo de la institución encargada de los registros de nombres de dominio en Francia efectuó unas declaraciones en las que se decía que la mayoría de los representantes consideran necesario aplicar criterios legales, exteriores al "France NIC", para la definición de los planes de los nombres, con el objeto de evitar litigios. Según pone de manifiesto Robert Shaw en su artículo "Internet Domain Names: Whose Domain is This?" http://www.itu.ch/intreg/dns.html Además, en Estados Unidos se está discutiendo sobre la posibilidad de introducir medidas legislativas por parte del Congreso para, entre otras cosas, prohibir el uso del dominio ".com" para instituciones que no sean norteamericanas (noticias Intercom, 8 de octubre de 1.997).
9. La mencionada Sentencia, que será objeto de análisis más adelante, es la Dictada por el Juez de Distrito Federal, PREGERSON, de California, en el caso nº 96-3284, de 5 de noviembre de 1.996, y en la Red se puede obtener en: http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis2.html En la citada resolución judicial se establece que "muchas de las cuestiones, tanto legales como técnicas, que surgen de la intersección del Derecho de Marcas e Internet son difíciles de resolver. Finalmente, medidas por parte del Congreso parecen necesarias."
10. La máxima autoridad en esta materia es la IANA (Internet Assigned Number Authority) http://www.isi.edu/iana/
11. BOGARIN NAVARRO (Rodrigo), "Internet y sus Servicios", Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centro de Investigaciones en Computación, octubre de 1993.
12. Cristhian Hess: "Desafíos de la propiedad intelectual en Internet". Publicado en el Semanario "El Financiero", nº 90. En la Red se puede obtener en http://www.leggio.com/ . En concreto en la página http://www.leggio.com/Foro/index.html Así como en la propia página del Sr. Hess: http://www.expreso.co.cr/hess/
13. Uno de los primeros casos de disputas de nombres de dominio fue el de "Kaplan Educations Centers vs Princeton Review". Princeton Review y Stanley Kaplan, son dos entidades que compiten en el mercado de la preparación de exámenes. En esa disputa, resulta que Princeton registró el dominio "kaplan.com", creando una página Web con ese nombre. En esa página, Princeton ofrecía una comparación entre los productos de ambas empresas. Kaplan demandó a Princeton por violación de su marca registrada en una corte de arbitraje, y al final, Princeton ha renunciado al dominio "Kaplan.com".
14. Ello no quiere decir que cada usuario tuviera que tener en su ordenador personal el fichero, sino sólo los grandes equipos que están conectados permanentemente a la Red (mainframes), a los que, a su vez, se conectan los distintos usuarios.
15. Una explicación clara del sistema, y en español, se contiene en la introducción de las normas del ES-NIC: ftp://ftp.nic.es/docs/es-dom-normas.txt
16. Una explicación más amplia de estos conceptos se puede conseguir en el Servicio de Información de la RedIRIS: http://www.rediris.es/
17. Esta faceta de los nombres de dominio, no ha sido tan puesta de relieve como la de la protección de los titulares de marcas registradas, pero es de una indudable trascendencia, y en el futuro lo será aún más. Y resulta de especial consideración a la hora de intentar un análisis, desde la perspectiva pública, de la problemática de los nombres de dominio. Mark Gould, en su artículo "An Island in the Net: Domain Naming and English Administrative Law", destaca que "todos los usuarios se benefician directamente, de la existencia del Sistema de Nombres de Dominio", y, en parte, basa en ese indudable interés público la aplicación del Derecho Administrativo a los dominios. El artículo ha sido publicado en la primavera de 1.997 en el "John Marshall Journal of Computer and Information Law". En la Red, de momento, se puede obtener en: http://aranea.law.bris.ac.uk/JMLS/Pub_Nominet.html
18. Fuente: "Network Wizards, Internet Domain Survey", en la Red: http://www.nw.com/zone/WWW/report.html
19. "Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy". Artículo que en la Red se puede obtener en: http://www.patents.com/nsi/iip.sht . Y fuera de ella, en el "Fordham Intellectual Ptperty, Media & Entertaiment Law Journal", vol. 7, nº1, otoño de 1.996.
20. Robert Shaw: "Internet Domain Names: Whose Domain Is This?", ya reseñado http://www.itu.ch/intreg/dns.html
21. Una explicación, bastante buena, de todo este complicado entramado institucional, a nivel internacional y de los EEUU, se puede encontrar en el artículo de Robert Shaw, ya reseñado en la nota , "Internet Domain Names: Whose Domain Is This? http://www.itu.ch/intreg/dns.html
22. El dominio "edu" corresponde a organizaciones educativas, "com" a organizaciones comerciales, "gov" a instuticiones gubernamentales, "org" a instituciones y organismos sin ánimo de lucro, y "net" a proveedores de servicios de Internet.
23. Esta empresa pertenece a la AT&T, y es la que debe soportar todas las demandas y cuestiones legales que se suscitan en relación con los nombres de dominio.
24. La dirección de esta organización es http://www.itu.int
25. Un listado con los dominios de todos los países se puede encontrar en ftp://ftp.cs.wisc.edu/connectivity_table/Connectivity_Table.text
26. La última versión de las normas se puede obtener en http://rs.internic.net/domain-info/internic-domain-6.html
27. Una versión del documento, en español, se puede obtener en: http://www.iahc.org/docs/gTLD-MoU-s.html
28. Una lista actualizada de los signatarios del documento se puede obtener en http://www.itu.int/net-itu/gtld-mou/signat.htm
29. .firm para negocios y empresas en general, .store para negocios que ofrezcan bienes a adquirir, .web para entidades que efectúan actividades relacionadas con la World Wide Web, .arts para entidades que desarrollan actividades culturales y de entretenimiento, .rec para las entidades dedicadas al recreo y ocio, .info para entidades que proveen servicios de información y .nom para usuarios que deseen utilizar su nombre personal.
30. Más información sobre estas cuestiones se puede obtener en la página de la "Unión Internacional de Telecomunicaciones": http://www.itu.int y en http://www.gtld-mou.org . En concreto, para ver cómo va el proceso de selección, consultar la página: http://www.gtld-mou.org/docs/reg-results.html
31. Así se autodenomina en la página Web con la que se presenta en la Red: http://www.nic.es
32. Sobre estos organismos, y otras cuestiones relacionadas con la Administración y la Investigación, ver la monografía "Administración e Investigación", de Antonio Calonge Velázquez, publicada por McGraw-Hill, Madrid, 1.996.
33. La dirección de Fundesco en Internet es: http://www.fundesco.es
34. Una lista de casos, con numerosos enlaces a otras direcciones para ampliar nuestra información se puede encontrar en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington, a cargo de Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker: http://www.law.georgetown.edu/lc/internic/recent/rec1.html Este enlace ya no resulta operativo. Una lista bastante completa de casos de disputas de nombres de dominio es la La lista de casos de la "John Marshall Law School", cuya dirección es: http://www.jmls.edu/cyber/case/domain.html
35. Pitman Training Limited and PTC Oxford Ltd vs Nominet UK Ltd and Pearson Professional Ltd. (caso Pitman), Harrods Ltd vs UK Network Services Ltd and Others (caso Harrods) y Prince plc vs Prince Sportswear Group Inc (caso Prince). Un breve análisis de las tres controversias se realiza en el artículo de Charlotte Waelde: "Is the Dam about to Burst", publicado en "The Journal of Information, Law and Technology" y se puede encontrar en: http://jilt.law.strath.ac.uk/jilt/cases/97_2pitm/default.htm
36. Ya comentado.
37. Más información sobre este caso se puede obtener en "L´Internet Juridique", cuya dirección en la Red es: http://www.argia.fr/lij/english/home.html
38. En el diario "El País" correspondiente al martes 3 de junio de 1.997 se publica un artículo en el que se expone la controversia surgida.
39. Como acertadamente pone de manifiesto Carl Oppedhal, el término "nombre de dominio" es usado como abreviatura de "nombre de dominio de segundo nivel", que es sobre el que, en efecto, surgen las disputas y el que, siendo exactos en el lenguaje, habría que utilizar.
40. Ya comentado.
41. A esta línea, sin duda, responde el artículo de Mikki Barry: "Is the InterNIC´s Dispute Policy Unconstitutional?", que en la Red se puede consultar en: http://www.mids.org/legal/dispute.html
42. Sentencia del Juez Pregerson, de fecha 5 de noviembre de 1.996, en el caso nº 96-3284 DDP, de la Corte Federal de Distrito de California, que se puede obtener en: http://www.jmls.edu/cyber/cases/panavis2.html
43. Objeto de comentario anteriormente.
44. Ya se ha comentado el sistema en el apartado "la importancia de los nombres de dominio".
45. "Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark Protection for Internet Addreses". Artículo publicado en la "Harvard Juornal of Law & Technology", que en la Red se puede obtener en: http://jolt.law.harvard.edu/articles/v9n2p483.html
46. Sobre la diferencia de estos dos conceptos, ver el libro de Fernández Novoa "Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1.990, pag. 109 y siguientes.
47. Un detallado estudio sobre este concepto y la marca renombrada, así como sobre su protección, se encuentra en el libro: "La protección de la marca renombrada", 1.995, Ed. Civitas, de Montiano Monteagudo.
48. La relación habrá de ser, en todo caso, utilizando la terminología de nuestra Ley de Competencia Desleal, de carácter concurrencial, al imponer que el uso que se haga de la marca habrá de ser de carácter comercial.
49. La resolución a la que se hace referencia consiste en la adopción de medidas cautelares, y se puede obtener en: http://www.jmls.edu/cyber/cases/candy.txt
50. "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1.984, pag. 278 y siguientes, al que se ha seguido en las líneas precedentes.
51. Carlos Fernández Novoa, "Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid 1.990, pag. 260.
52. En contra de esta opinión se manifiesta Montiano Moteagudo en el libro referenciado en la nota 47, pag. 232 y siguientes.
53. La Sentencia del Alto Tribunal de fecha 31 de diciembre de 1.996 (Ar. 9691) establece: "Quiere decirse con cuanto antecede que, como hemos de partir de la identidad de la palabra «Milano», en que consiste la marca, con la que obra en la denominación social «Export-Import Milano, SA», y tal palabra proyecta similitud o semejanza que inducen a error y confusión, el titular de la marca tiene el derecho exclusivo y excluyente («ius prohibendi») que le faculta para pedir el cambio de la nomenclatura societaria de la demandada."
54. El artículo 13 de la Ley de Marcas, establece que no podrán registrarse como marcas "los signos o medio