ESPAÑA

Casos:

 

- CASO OZU

El enfrentamiento entre ozu.com y ozu.es fue probablemente el primer caso en que se dictó una resolución judicial sobre nombres de dominio, y que decidió sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por la parte actora. Además, ha producido más resoluciónes

Auto de adopción de medidas cautelares. Objeto de comentario aquí

Auto en segunda instancia confirmando la adopción de las medidas cautelares.

Sentencia del Juzgado de fecha 28 de septiembre de 1.999.

Sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 5 de enero de 2001.

- CASO SERTEL

El conflicto sobre la titularidad del buscador OZU fue el primero sustanciado en España en el que se dictó resolución judicial. El caso SERTEL, por su parte, constituye el primero que se encuentra referido exclusivamente a un dominio de segundo nivel bajo ".es" (en el caso OZU, el dominio en disputa es el ozu.com) y, además, probablemente sea el primero en el que se ha dictado Sentencia. Si bien, es necesario precisar, esta resolución judicial no contiene razonamientos de fondo dado que, ante el allanamiento de la parte demandada, la Sentencia se limita a estimar íntegramente los pedimentos de la parte actora.

La demandante era la sociedad "SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.A.", titular de la marca registrada "SERTEL", y ejercía las acciones de violación de marca y competencia desleal que losrespectivos grupos normativos confieren, en reclamación del dominio "sertel.es".

Por su parte, la demandada era la empresa balear "SERVEIS TELEMATICS DE BALEARS, S.L." que registró el nombre de dominio "sertel.es", sin tener inscrito el signo distintivo "sertel" ni estar autorizado por la demandante para su uso.

La demandante había solicitado el registro de la marca con fecha 16 de enero de 1.990, siendo concedida la misma con fecha 3 de febrero de 1.992. Desde entonces, esta sociedad ha venido utilizando tal signo distintivo en su documentación social y publicidad.

La demandada, con el nombre "SERVEIS TELEMATICS DE BALEARS", inició su actividad el 11 de febrero de 1.992. Con posterioridad tanto a la solicitud como a la concesión del registro de la marca "SERTEL".

Planteadas las acciones judiciales antes mencionadas, la empresa demandada optó por la figura delallanamiento, aceptando así la petición de la parte actora sin efectuar oposición a la demanda, de forma que la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Palma de Mallorca, de fecha 18 de marzo de 1.998, que puso fin al procedimiento, estimó íntegramente la demanda interpuesta.

Las partes enfrentadas firmaron un convenio de ejecución de Sentencia, en el que tras un periodo transitorio, que finalizó el 30 de junio de 1.998, se acordaba la plena transferencia del dominio disputado (sertel.es) a la empresa demandante (Más información sobre el caso en el nº 6 del Boletín de Dominiuris).

 

- CASO NOCILLA

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo dictó un Auto de adopción de medidas cautelares, de fecha 2 de junio de 1.999 sobre el dominio nocilla.com, que se puede obtener aquí.   Es una resolución judicial que utiliza en su razonamiento citas de páginas Web, doctrina en la Red y jurisprudencia extranjera disponible en Internet. Una práctica en la que los profesionales del Derecho han de iniciarse.

En concreto, a continuación se extraen algunas partes de esta significativa resolución judicial que ponen de manifiesto lo dicho.

"El conflicto entre los nombres de dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que aunque es novedoso en España (si bien ya existe al menos un auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997) -disponible aquí- ha sido tratado por la jurisprudencia de otros países donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo y ha sido estudiado por la doctrina. En un amplio estudio sobre dicha problemática, Javier A. Maestre ("Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informática Aranzadi nº 29, octubre 1998 y en http://www.dominiuris.com), entiende que el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marcas si se registra una marca ajena debidamente inscrita, puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena y puede suponer también una violación de los derechos de propiedad intelectual."

Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo de adopción de medidas cautelares, de fecha 2 de junio de 1.999.

 

- CASO NEXUS

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona.

 

- CASO UNI2

Sobre noviembre del 99, diversas publicaciones (entre ellas el Correo español del pueblo vasco) dieron cuenta del entonces último capítulo en la larga y complicada batalla legal sobre la denominación UNI2. Tal signo distintivo, con la correspondiente cobertura registral, ha sido utilizado en el tráfico económico, durante los últimos 20 años, por la empresa "UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A.", que ya contaba en 1999 con más 1.700 trabajadores. Los problemas comenzaron, como puede imaginarse, cuando Lince Telecomunicaciones, sociedad controlada por France Telecom, comenzó a promocionarse en España con la denominación UNI2.

Ello dio lugar a que la Union Internacional de Limpiezas demandase vía civil a Lince por la utilización ilícita del signo distintivo que usaba en el mercado desde hacía 20 años.

Esta batalla legal se complicó aun más cuando el ES-NIC, entidad que gestiona el dominio correspondiente a España (.es), decidió, en una controvertida decisión, dar el nombre de dominio uni2.es a Lince Telecomunicaciones. Pero, dado que Lince no podía acceder al dominio, debido a que las normas del ES-NIC no lo permitían porque en su razón social no incluye la denominación uni2, ni tampoco era titular de la marca, a Lince Telecomunicaciones se le ocurrió, entonces, crear la FUNDACION UNI2 y, de esta forma, el dominio uni2.es fue concedido a dicha fundación que, como tal, se la ha de suponer exenta de todo ánimo de lucro. Además, una de las obligaciones que han de observar estas entidades sin ánimo de lucro es la de aplicar su patrimonio, con carácter efectivo, a la ejecución de su patrimonio fundacional. En tal sentido se pronuncia la Ley de Fundaciones que en su artículo 21 establece que "las fundaciones están obligadas a:
a) Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la presente Ley y los Estatutos de la Fundación, a sus fines fundacionales."

La Fundación Uni2, en relación con el dominio disputado, no hizo nada de lo expuesto en ese artículo y "entregó" directamente el dominio a los fines de Lince Telecomunicaciones. De ello hace prueba que, en poco tiempo (el que tardó Lince en conseguir el registro de algún signo distintivo con la denominación Uni2), el dominio fue abandonado por la fundación y adquirido por Lince.

Pues bien, en todo el proceso de adquisición por parte de Lince y su fundación del dominio uni2.es, la Unión Internacional de Limpiezas, Uni2, consideraba que los representantes de dichas entidades han incurrido en ilícitos tipificados en el código penal y, consecuentemente, presentó la correspondiente querella criminal. Dicha querella, aunque fue admitida a trámite por el Juzgado nº 23 de Madrid, mediante el Auto de fecha 23 de septiembre de 1.999, no prosperó, dado que finalmente, el caso fue archivado.

Lo que realmente resulta inexplicable en este supuesto es que la operadora telefónica no haya realizado con carácter previo el menor esfuerzo por enterarse cómo estaba el "panorama marcario" español en relación con la denominación pretendida, pues de otra forma no se explica la elección realizada.

Hay que decir que las partes se encuentran también enfrentadas en un pleito civil cuya tramitación lleva ya varios largos años.

- CASO METACAMPUS.ES

Auto de
adopción de medidas cautelares disponible aquí.

- CASO METROBILBAO.COM

En una decisión sin precedentes, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao ha dado la razón al titular del dominio metrobilbao.com en el incidente sobre adopción de medidas cautelares solicitadas por la mercantil "METRO BILBAO, S.A." Es la primera vez en España que un Juzgado falla un incidente de estas características a favor del titular del dominio. En los demás casos españoles (nocilla, ozu, ...) el Juzgado siempre se inclinó a favor del titular de la marca ordenando el cierre cautelar de la Web alojada en el dominio en disputa.

Por esa circunstancia, además de otras, este caso es realmente novedoso. Además de adoptar un sentido contrario a anteriores precedentes, un dato que llama poderosamente la atención es que este dominio ha estado sujeto a un procedimiento conforme a la UDRP (Política de resolución de conflictos de la ICANN) ante la OMPI que falló, a diferencia del Juzgado que está conociendo del asunto, en favor del titular de la marca y en contra del dueño del dominio. En efecto, METRO BILBAO, S.A. presentó en julio de 2.000 una demanda ante la OMPI reclamando el dominio en disputa y el panelista encargado de conocer el asunto dictó resolución ordenando la transferencia del dominio a favor de la mercantil demandante. El caso en la OMPI fue tramitado con el nº D2000-0467. Pero antes de comentar el caso judicial que ha dado a lugar a esta novedosa resolución, es preciso explicar los hechos que llevaron a la actual controversia.

El titular del nombre de dominio fue objeto de una sanción por unos hechos ocurridos en las instalaciones del ferrocarril metropolitano de Bilbao, sanción que, según su versión, era manifiestamente injusta y derivada de un equívoco. El titular del dominio se ofreció para explicar y demostrar que los hechos sancionados no eran tales, pero la sanción se confirmó. Ante esta situación, la indicada persona registró, al estar libre, el dominio metrobilbao.com (Metro Bilbao, S.A. operaba en Internet con la dirección metrobilbao.net), y alojó unas páginas en la que explicaba los hechos anteriores y su intención de crear un portal crítico con el servicio del ferrocarril metropolitano de la ciudad de Bilbao. Descontentos con esta página, la sociedad que gestiona el metro de Bilbao interpuso una demanda en la OMPI con la esperanza de conseguir el indicado dominio y, consecuentemente, acabar así con las críticas que se vertían en la página. La decisión de la OMPI consistió, como era de esperar, en darle simplemente la razón a la poderosa mercantil, y ordenar la transferencia del dominio, quitándoselo al particular.

Ante esta situación, si el titular del dominio quería conservarlo, debía acudir a la Justicia ordinaria recabando su auxilio. A tal efecto, presentó una demanda, basada en una acción que prácticamente carece de precedentes jurisprudenciales en nuestro Derecho, suplicando el mantenimiento del dominio, por no constituir un supuesto de violación de marca, en contra de la decisión adoptada por la OMPI que, ante esa situación, no ejecutó la transferencia ordenada. La sociedad que gestiona el ferrocarril metropolitano de Bilbao contestó la demanda y, por añadidura, presentó una demanda reconvencional solicitando como medida cautelar la prohibición del uso del nombre de dominio metrobilbao.com por parte de su actual titular.

El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao nº 4 decidió, finalmente, en su Auto de fecha 25 de enero de 2001, denegar las medidas cautelares solicitadas, permitiendo así que pueda seguir existiendo la metrobilbao.com que todos conocemos, imponiendo además las costas del incidente a la sociedad que solicitó las medidas cautelares denegadas. Al analizar los requisitos que han de concurrir para la adopción de las medidas solicitadas, aún reconociendo que la parte actora presenta, en principio, una apariencia de buen derecho frente a la pretensión que ejerce, el Juzgado consideró que no concurre el "periculum in mora", o riesgo de que "se pueda frustrar la efectividad del fallo". Las razones que llevan adoptar esta conclusión consisten en la dilación de la parte actora en presentar las medidas cautelares solicitadas, circunstancia que se produce a los 8 meses del registro del dominio, tan sólo después de haber sido demandada y "tras haber acudido previamente a otras instancias administrativas internacionales sin reclamar ninguna protección cautelar", teniendo en cuenta, además, que "la parte reconviniente, en su petición de medidas cautelares, en ningún momento justifica las razones que han llevado a consentir, durante tan largo plazo, que el reconvenido viniera usando el nombre de dominio metrobilbao.com, sin solicitar ninguna medida cautelar para amparar su derecho que, en este preciso momento, tanto le urge proteger. Por ello, se estima que no concurre el requisito del peligro por la dilación que supone la tramitación principal de la causa ya que la propia solicitante dilató durante meses la reclamación de una protección cautelar, cuando debía conocer que el reconvenido vulneraba los derechos que ahora reclama."

La resolución judicial comentada se puede consultar aquí.

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Vizcaya anuló el sentido de este Auto, fallando a favor del titular de la marca.

Finalmente, la Sentencia de 24 de junio de 2002, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao, resultó favorable a las tesis de la empresa titular de la marca.

- CASO DENUESTRATIERRA.COM

El caso metrobilbao.com fue el primero sustanciado en España en que el demandante pierde la batalla cautelar del cierre de un dominio. El gigante francés de la distribución Carrefour fue el segundo en darse con la piedra.

En plena campaña de Navidad del año 2000, las multinacionales francesas SIDAMSA CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. y CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. (CARREFOUR) interpuesieron una demanda en un Juzgado español contra ROSE COMUNICATIONS S.L. (ROSE), por el uso del dominio DeNuestraTierra.com, solicitando al Juez la adopción de las siguientes medidas cautelares contra ROSE:

- Cese del uso del nombre DeNuestraTierra.
- Cese del uso del dominio DeNuestraTierra.com
- Retención y depósito de todos los productos, objetos y documentos en que se reprodujera el término DE NUESTRA TIERRA.

CARREFOUR pidió al Juez que adoptara estas medidas "inaudita parte", esto es, sin dar opción a ROSE a defenderse. El día 27 de diciembre del 2000, el Juzgado rechazó esta petición y decidió dar audiencia a ROSE, que se produjo el día 31 de Enero del 2001.

Por tanto, se siguió la tramitación del incidente de medidas cautelares que concluyo con el el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 10, de fecha 26 de marzo de 2001, por el que se deniegan las medidas cautelares, concluyendo: "A la vista de los preceptos legales y demás de pertinente aplicación: No ha lugar a la adopción de las medidas solicitadas".

En el Auto se razona que todas las marcas registradas en la actualidad y que incorporan los términos DE NUESTRA TIERRA, también incluyen otros vocablos y/o dibujos que les permiten alcanzar el grado de marca o signo distintivo y, por tanto, de uso exclusivo por sus titulares. Con estos hechos, demostrados tras haber consultado oficialmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Juez concluye que "el término DE NUESTRA TIERRA es un vocablo acuñado popularmente y en este sentido puede calificarse de genérico". Asímismo, el Auto estima que "ROSE se anticipó a CARREFOUR al pedir el registro del nombre en Internet". También indica el Auto que "los términos relativos a la tierra están acuñados popularmente con anterioridad a su acceso a los registros públicos".

Más datos sobre este caso podrán encontrar en el boletín gratuito nº 29 de DOMINIURIS.

- Auto sobre las medidas cautelares.

- Sentencia sobre el fondo del asunto.

- CASO ZARAGOZA-VIRTUAL.COM

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza, de 19 de abril de 2001. Que fue confirmada por:

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 24 de septiembre de 2002.

- CASO GOMAESPUMA.COM

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valladolid, de 19 de diciembre de 2000.

- CASO CHASE-MANHATTAN-GROUP.COM

Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid, de fecha 29 de enero de 2001.

- CASO CORTEFIEL.COM

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de fecha 3 de mayo de 2002

- CASO MARQUEZE.COM

Nota de prensa publicada en Marqueze.com:

MARQUEZE RECUPERA EL DOMINIO MARQUEZE.COM, CON UNA SENTENCIA QUE ANULA UNA DECISIÓN ANTERIOR DE LA OMPI.

Por primera vez en España, un Juzgado de Primera Instancia enmienda la plana a un árbitro de la OMPI, anulando su decisión de no transferir un dominio al títular legítimo de la marca. Además de ser el primer caso en que un Tribunal español deja sin efecto una resolción de la OMPI, resulta que esa decisión, en contra de lo que suele ser habitual en esta organización privada, era de denegar la demanda interpuesta, cuando lo habitual es lo contrario.

Tras varios años de litigios, y gracias a la excelente actuación de nuestros abogados, MARQUEZE PRODUCCIONES, la empresa que gestiona el portal de marqueze.net, y titular de la marca MARQUEZE, ha conseguido por fin recuperar el dominio marqueze.com, que había estado siendo utilizado de forma ilícita por competidores desleales. MARQUEZE se ha configurado como uno de los principales portales españoles, encontrándose en la actualidad dentro de las 1.000 webs más visitadas, según el ránking de ALEXA.

En junio de 1999, y con la intención de aprovecharse de la notoriedad que tenía el portal marqueze.net, se registró el dominio marqueze.com. Aparentemente, dicho dominio fue registrado por un particular, pero figuraba como contacto técnico y administrativo la mercantil "INTERNET HISPANO, S.L.", condenada por la reciente sentencia judicial, que era quien efectivamente venía usando la página, dado que desde marqueze.com tan sólo se podía acceder a iniciativas propiedad de INTERNET HISPANO, S.L.

En julio de 2000, MARQUEZE remitió un requerimiento notarial al particular que figuraba como "registrant" del dominio, quien manifestó desconocer el asunto, mencionando que su profesión era la de soldador y que nada tenía que ver con el dominio. Ante esta perspectiva, MARQUEZE decidió plantear un procedimiento ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), reclamando el dominio con base en las conocidas UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ). Este es un procedimiento administrativo, alternativo al planteamiento de acciones judiciales ordinarias que fue creado con la finalidad, precisamente, de evitar la necesidad de plantear un litigio ante la jurisdicción ordinaria en casos claros de utilización ilegítima del nombre de dominio, como era el que acontecía en relación con marqueze.com. La demanda presentada fue contestada con toda desfachatez, no por quien figuraba como dueño del dominio, sino por INTERNET HISPANO, S.L., la empresa que lo utilizaba. Pero Sucede que algunos árbitros de la OMPI cumplen con sus funciones de una forma algo extraña, y no es la primera vez que un tribunal ordinario tiene que poner las cosas en su sitio ante los excesos de algunos pseudojueces poco diligentes, si no, véase el reciente caso de barcelona.com.

Lo cierto es que el árbitro que nos tocó en la OMPI, a pesar de que más del 85 % de sus resoluciones resultan a favor del demandante, estimó en este caso que el propietario del dominio debía seguir teniéndolo, en una polémica resolución que afortunadamente ha sido revocada por los jueces españoles, quienes dan la impresión de saber mucho más de estas cosas que no algunos de los supuestos expertos acuadrillados en la OMPI, en cuyo ánimo, en ocasiones, parece pesar más el lucrativo servilismo de intereses espúrios que no el arte de hacer justicia.

Ante el desamparo de la OMPI, MARQUEZE se vio en la necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria en defensa de la marca de la que es titular, presentando la correspondiente demanda, frente al titular formal del dominio y frente a INTERNET HISPANO, S.L., la empresa que lo usaba. Estos demandados fueron declarados en rebeldía al no acudir al Juzgado en ningún momento, y la Jueza encargada de conocer el asunto, revocando la decisión tomada por la OMPI, dicto sentencia por la que dio la razón a MARQUEZE ordenando la transferencia del dominio.

De esta forma, la sentencia del caso marqueze.com supone la primera vez que un Juez español revoca una decisión de un árbitro de la OMPI y, por si fuera poco, una decisión de denegación de demanda, que suele ser lo raro en la OMPI y, sobre todo en el árbitro que nos tocó.

Sentencia de fecha 26 de SEPTIEMBRE de 2003

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