CONSIDERACIONES
SOBRE EL CONFLICTO ENTRE LOS NOMBRES DE
DOMINIO Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN
CHILE
Por
Humberto Carrasco Blanc
Abogado
Post-Título en Asesoría jurídica de la
empresa.
Candidato a Magister en Derecho de la
Empresa
Esta
es uno de los temas que ha producido una de las mayores controversias en la
actualidad. En reiteradas ocasiones, se ha señalado la importancia que
adquieren en el tráfico económico los nombres de dominio. Sin embargo, en esta
ponencia no sólo queremos destacar la
problemática de los dominios y las marcas comerciales,[1]
si no que también el conflicto que se produce entre ellos y razones sociales,
nombres patronímicos, de ciudades, etc., que no son otra cosa que especies del
género signos distintivos. De esta forma, comprendemos la expresión signos
distintivos en sentido amplio, esto es al decir de CARBAJO CASCÓN, “como medios de identificación de un sujeto,
actividad, producto, servicio u obra del intelecto, y de distinción frente a otro u otros del mismo género”[2].
De más esta decir, que por la naturaleza propia de este trabajo no es posible
extenderse en cada uno de los tópicos a tratar.
A
su vez, para la adecuada comprensión de todos estos conflictos es necesario
aclarar o, a lo menos, tratar de descubrir cual es la naturaleza jurídica de
los nombres de dominio. Esta cuestión es fundamental para poder dar una
correcta solución a la situación de
facto.
A medida que sigamos avanzando expondremos
situaciones de conflicto y como las han resuelto los árbitros del NIC Chile y
otros órganos del Estado.
Finalmente,
dedicaremos algunas palabras a la acción de revocación que consagra el
reglamento del registro de nombres de dominio .cl.
Sistema de nombres de dominio, su
estructura y naturaleza.
a.- En cuanto al sistema de nombres de
dominio.
1.- ¿En qué consiste?
El
sistema de nombres de dominio o DNS es un
sistema mnemotécnico que permite la asignación y el uso de un nombre unívoco
para cada computadora que se encuentre
conectada a Internet.
Dicho
de otra forma, para que un computador puede ser ubicado en Internet, es
necesario asignarle una dirección, el que es conocido como número IP, por
ejemplo, 192.56.234.53. Sin embargo, como se puede apreciar es muy difícil
poder recordar estas direcciones numéricas y por ello se crearon los nombres de
dominio, más fáciles de recordar y bajo los cuales subyacen las direcciones IP[3].
De esta forma, bajo el nombre de dominio www.dominiuris.com subyace el
numero IP 212.49.184.201.
Es
importante señalar que el DNS opera en forma jerárquica, lo que permite su administración en forma descentralizada y
ha fomentado el explosivo crecimiento de computadoras conectados a Internet.
2.- Finalidad
Digamos
que la principal función del sistema de nombres de dominio es facilitar la
navegación en Internet por parte de los usuarios. El sistema ha sido todo un
éxito, ya que permite la fácil ubicación de los diversos agentes que actúan en
Internet.
Es
por ello, que se ha llegado a señalar que “el
DNS constituye el sustento principal, la columna vertebral de la red de redes
Internet"[4]
3.- Administración
Es
necesario advertir primeramente que Internet no tiene una autoridad o
administración centralizada que sea la única en gestionar la gran cantidad de
recursos que existen en Internet. Así se puede señalar que Internet esta gobernado por
cierta anarquía, ya que no existe autoridad alguna con tales facultades.
A
pesar de lo expresado, para el buen desempeño de la red se hizo indispensable el nacimiento de
ciertas organizaciones que administraran aquellos recursos técnicos necesarios
para una conexión ordenada y masiva de los distintos usuarios.
Estas
organizaciones tuvieron su origen en E.E.U.U. durante los primeros años del
Gobierno del Presidente Clinton. Es así como nace la “Internet Society” (ISOC)
que en la actualidad esta formada por diversas instituciones que están
encargadas de una serie de aspectos técnicos.
Posteriormente
de los esfuerzos conjuntos entre la ISOC y
el U.S. Federal Network Council (órgano de la administración de
E.E.U.U.) nace IANA (Internet Asigned numbers Authority) que tenía a cargo la
concesión y la administración de las direcciones IP y los nombres de dominio.
Con
el objeto de contar con una administración más estable, abierta, fiable y
competitiva se inician una serie de debates. El organismo que comenzó con esta
labor fue el International Ad Hoc
Committee (IAHC) que con fecha 4 de febrero de 1997 entregó un informe con una
serie de recomendaciones para una mejor administración y gestión de los
dominios genéricos.
Posteriormente,
el presidente Clinton dio instrucciones para privatizar el DNS con el objeto de
mejorar su funcionamiento. De esta forma en julio del año 1997 el Departamento
de Comercio de E.E.U.U. formuló una invitación a realizar comentarios sobre la
gestión del DNS, creación de nuevos dominios, problemas de marcas y políticas
de los registradores de los dominios.
En
base a estos comentarios, el Departamento de Comercio a través de uno de sus
órganos (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información – NTIA)
publicó “Una propuesta para mejorar la gestión técnica de los nombres y
direcciones en Internet” más conocido como “Libro Verde” cuyo objeto era
generar comentarios.
Una
vez, que culminó el plazo para formular comentarios, la NTIA publicó en junio
del año 1998 su “Declaración de política sobre la administración de nombres y
direcciones de Internet”, más conocido como “Libro Blanco”.
La
idea que gobernaba ambos libros era la creación de una empresa privada, sin
fines de lucro que sea responsable de asumir las funciones específicas del DNS.
Con
posterioridad a estos libros, se produjo el nacimiento de la Internet
Corporation for Asigned Names and Numbers (ICANN) que se podría traducir en la
Corporación para la asignación de nombres y direcciones de Internet . Este
organismo se ha ocupado de cumplir las tareas que se plasmaron en el libro blanco.
4.- ¿Cómo opera el sistema de nombres de
dominio?
Se
ha adelantado que el DNS es un sistema
jerarquizado, que esta compuesto en sus nombres de dominio de nivel superior
por dos categorías:
a.- Los nombres de dominio genéricos o
gTLD:
En
la actualidad se encuentran en funcionamiento siete gTLD, de los cuales tres
son abiertos y cuatro restringidos. La restricción o apertura depende de si se
puede registrar por cualquier persona o entidad. Los gTLD abiertos son:
.com: para entidades o personas que desarrollen
actividades comerciales.
.net: para proveedores de servicios relacionados
con Internet y,
.org: para personas o instituciones que
desarrollen actividades sin fines de lucro.
Los restringidos son:
.edu: Para universidades e
instituciones de educación superior con cursos de cuatro años.
.int: Para organizaciones internacionales.
.gov: Para órganos del gobierno federal de
E.E.U.U. y,
.mil: Para las fuerzas armadas de E.E.U.U..
A
pesar de lo expresado con fecha 16 de diciembre de año 2000 ICANN aprobó la creación
de siete nuevos nombres de dominio, los
cuales son:
.biz: Para las empresas que desarrollan su actividad por
Internet, es el dominio que más se acerca al .com.
.pro: Para
"profesionales", abogados, médicos y auditores serán sus usuarios.
.museum: Como su propio nombre
indica está destinado a museos de todo el mundo.
.aero: Para la industria del
transporte aeronáutico.
.info: Para su uso sin restricción.
.coop: Para la cooperativas y entidades sin fines de lucro
.name: Para el registro de los individuos.
Se espera que estos nuevos nombres
de dominio empiecen a operar a mediados del año 2001.
b.- Los nombres de dominio relativos a
países ccTLD.
Estos
son los denominados dominios geográficos y existen 243 ccTLD. Estos dominios
llevan un código de país de dos letras derivados de la norma 3166 de la Organización internacional de
Normalización (ISO 3166). En Chile es el .cl, Argentina .ar, Australia .au,
etc..
Algunos
de estos dominios serán restringidos o abiertos dependiendo del criterio que
adopten las entidades registradoras de cada país.
5.- ¿Quién es la entidad encarga de
registrar el nombre de dominio .cl?
El
registro de nombres del dominio .cl, se encuentra a cargo del NIC CHILE (Network Information Center
Chile) que es administrado por el DCC (Departamento de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Chile),
entidad que concede nombres de dominio de acuerdo a un reglamento que
sigue los principios contenidos en RFC
1592 (Dominian Name System Structure and delegation).
b.- En cuanto
a la estructura de un nombre de dominio
Para poder encontrar los diversos
recursos (http, ftp, mailto, gopher,etc.) en
Internet es necesario poseer su ubicación, que no es sino una dirección
electrónica. Esto se hace a través de un sistema de identificación de recursos
conocido como URL (Uniform Resource Locator
o Localizador Uniforme de Recursos). Para explicar más claramente el
funcionamiento del sistema, pongamos un ejemplo: Deseo ingresar a la página Web
de la entidad registradora de dominios de Chile y para ello debo ir a la
dirección http://www.nic.cl. Aquí el comando http://www. (Hypertext Transfer
Protocol) expresa el protocolo de comunicación del sistema WWW (World Wide Web)
que indica que la información se encuentra en hipertexto. Ahora, el resto de la
dirección “.nic.cl” constituye el nombre de dominio de la entidad registradora
de los dominios en Chile. Este nombre de dominio, que debe leerse de derecha a
izquierda, esta constituido por el nombre de dominio de primer nivel .cl y el
de segundo nivel .nic y que en este caso constituye su núcleo fundamental.
Esta
es una explicación simple, pero que permite clarificar la estructura propia del
nombre de dominio.
c.- Naturaleza de los nombres de dominio
1.-
Naturaleza jurídica del nombre de dominio.
Es necesario establecer primeramente
lo que es un nombre de dominio. El nombre de dominio es una expresión mnemotécnica, dirección alfa numérica utilizada en el
sistema de nombres de dominio y que permite la comunicación entre los distintos
computadores interconectados a Internet.
Esta es la función principal de los nombres de dominio, su función esencial y la clave de su origen.
Sin embargo, esta creación técnica
que permitía a las personas proporcionar direcciones que sean fáciles de recordar e identificar fue sufriendo una
transmutación. A medida que fueron aumentando las actividades comerciales, los
nombres de dominio “se vuelven parte del sistema de comunicación normalizada
utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y
actividades”[5]. En todo
caso, no sólo sirven para identificar a las empresas, sino que también a
instituciones estatales, organizaciones sin fines de lucro, personajes públicos
etc..
En suma podríamos expresar que las
posibles funciones distintivas que puede revestir un nombres de dominio son:
1.- Uso
del nombre de dominio con función de signos empresariales, por ejemplo, una
marca.
2.- Uso
del nombre de dominio con función de signos distintivos de la personalidad, por
ejemplo, el nombre de una persona natural
3.- Uso
del nombre de dominio con función de títulos de obras del intelecto, por
ejemplo, el título de una novela.
Como se puede ver, esta posibilidad
de que el nombre de dominio pueda ejercer funciones diferentes a las que originalmente
se pensaron, puede dar lugar y ha generado una serie de conflictos.
Una vez, aclaradas las posibles
funciones de los nombres de dominio en Internet es necesario realizarnos la
siguiente interrogante que nos permitirá aclarar su naturaleza jurídica. ¿Puede
un nombre de dominio, atendidas las diversas funciones que puede desempeñar, en
especial su función comercial, ser considerado un signo distintivo en sí mismo
y ser tratado como uno de ellos (por ejemplo una marca)?
La doctrina comparada, al parecer en
sus primeros fallos así lo ha entendido[6].
Otros en cambio han expresado y le han atribuido una naturaleza híbrida[7],
reconociendo una doble funcionalidad, una técnica y como signo distintivo. Por
nuestra parte, creemos más apropiada aquella posición que estima que un nombre
de dominio puede utilizarse como una simple dirección electrónica y que sólo accesoriamente puede utilizarse con
fines distintivos comerciales, para distinguir personas u obras intelectuales[8].
Es importante advertir que el hecho
de registrar como nombre de dominio un signo distintivo, no es suficiente para
que se presuma el ejercicio de funciones distintivas a través de dicho nombre
en Internet. La única forma de apreciar la función distintiva en ejercicio es
una vez que se desplegada y visualizada la página Web respectiva.
En síntesis, esta última posición
plantea que el nombre de dominio no posee
por si mismo el carácter de signo
empresarial, ni de signo distintivo de la personalidad o de título de una obra
intelectual, pero su utilización en la red puede llegar a constituir una
privación o perturbación de los derechos de terceros sobre dichos signos y hará
aplicable la normativa que rija para cada caso en particular[9].
2.- ¿Cuál es la naturaleza del vínculo
contractual que une a la entidad registrante y al solicitante de un nombre de
dominio?
Este
tema no deja de tener importancia, porque de la naturaleza de este vínculo se
pueden establecer con claridad cuales serán los recursos judiciales,
administrativos o cualquiera otro que sea procedente de conformidad al país
respectivo.
Digamos
de inmediato que el carácter público o privado de los entes registradores de
los nombres de dominios genéricos es una tema discutido en la doctrina. Sin
embargo, creemos que en el caso chileno, la naturaleza del servicio prestado
por el NIC Chile es privada porque deriva de un contrato de prestación de
servicios de un nombre de dominio[10].
3.- ¿Existe la posibilidad de dar
nacimiento a un derecho concreto sobre el nombre de dominio producto del
vínculo contractual con la entidad registradora?.
Tampoco
es un tema pacífico dentro de la
literatura jurídica comparada. Existen opiniones que señalan que producto del
contrato de registro nace un derecho exclusivo de propiedad Intelectual[11].
Otros en cambio expresan que "la experiencia demuestra que el derecho
sobre el dominio es un derecho con un importante contenido patrimonial que
puede transmitirse gravarse y ser embargado".[12]
Por
nuestra parte, creemos que puede influir la naturaleza pública o privada de la
relación contractual. En el caso chileno, compartimos la posición expuesta por
el autor nacional GUILLERMO CAREY que expresa "...,se puede sostener que
los nombres de dominios en sí son una forma de usar una expresión que puede ser
propia o ajena.
Los
derechos de exclusividad del uso de ese dominio en Internet y lo transable en
consecuencia, son los derechos que emanan del contrato de adhesión por los
servicios de asignación que presta el DCC."[13]
En
síntesis, el derecho a usar un nombre de dominio forma parte de la correlativa
obligación que tiene el Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Chile y que emana de un contrato de prestación de servicios.
Dicho de otra forma y sin la rigurosidad del caso, el nombre de dominio se confunde con un derecho personal que emana de este
contrato, sobre el cual se tiene un derecho de propiedad.
d.- Algunos fallos relativos a los
conflictos entre los nombres de dominios y los signos distintivos dictados en
Chile.
En
relación a estos fallos queremos aclarar que no sólo serán expuestos aquellos
fallados por arbitrajes originados en el reglamento del NIC Chile, también se analizarán brevemente aquellos
casos sobre los que se han pronunciado otras instancias jurisdiccionales.
1.- Conflictos relacionados con nombres de
dominios genéricos.
En
esta situación se encuentra el arbitraje del nombre de dominio
"avisoseconómicos.cl". En este caso, se estaba solicitando un nombre
de dominio de carácter genérico y masivo. El primer solicitante alegó el principio
del "first come, first file", que tenía un proyecto de Internet,
ausencia de mala fe y irrelevancia de las marcas. El segundo solicitante, no
podía tener una marca idéntica a las expresión solicitada por su carácter de
expresión genérica, pero si tenía marcas que parcialmente o totalmente (pero
con otros agregados) coincidían con el nombre de dominio solicitado y además
esgrimió que no era posible registrar expresiones genéricas. En este caso, se
fallo a favor del primer solicitante aplicando el principio del "first
come, first served" y se reconoció la posibilidad de registrar expresiones
genéricas.
2.- Conflictos entre nombres de dominio que
no se justifican en un signo personal o empresarial del registrante, idénticos
o similares a un signo distintivo de un tercero
Esta
es la situación en la que se encuentra el nombre de dominio
"peoplemeter.cl". En esta situación el primer solicitante argumento
que se dedicaba hacer mediciones de visitas en Internet, que la expresión
peoplemeter es una consecuencia evidente de un sistema para medir personas,
entre otros argumentos. Por otra parte el segundo solicitante esgrimió que su empresa se dedicaba a la medición de la
frecuencia de un espectador en un medio de comunicación, que tiene un monopolio
en la implantación del sistema People Meter, que tiene la inscrita la marca
People Meters desde el año 1991. El
árbitro estableció que las actividades que realizaban ambos solicitantes se
desarrollan en distintos sectores, pero que era evidente el uso comercial que
ambas partes harán del nombre de dominio, que el vocablo peoplemeter no es una
marca famosa, pero que es a lo menos
conocida o familiar, que ambas partes tenían el legítimo derecho a postular el
nombre de dominio. Finalmente concedió el nombre de dominio al segundo
solicitante.
En esta caso, es importante establecer que
la marca no era idéntica sino similar al nombre de dominio solicitado y además,
primo la marca comercial por sobre el principio "first come, first
served". Nos hubiera gustado un desarrollo un poco más extenso en cuanto a
porque se hizo primar el argumento marcario reconociendo en todo caso la
dificultad de esta caso. Creemos que el fallo se fundamenta en la posibilidad
de un riesgo de confusión porque no se trata de actividades completamente
diferentes.
3.-
Conflictos entre una solicitud de inscripción de un nombre de dominio idéntico
o similar a un signo distintivo de un tercero basado en un signo empresarial o
personal del registrante.
a.- Lasbrisas.cl
Dentro de esta categoría se
encuentra la disputa por el nombre de dominio "lasbrisas.cl". Las
partes esgrimieron los siguientes argumentos: el primer solicitante expresó que
tienen un mejor derecho, que no existe mala fe, que es importante para el
desarrollo inmobiliario y que se fundamenta en que posee marcas inscritas[14].
El segundo solicitante por su parte expresó que tiene varias marcas inscritas,
un uso comercial masivo de la marca y nexo comercial importante entre la
expresión y su razón social (que no tenía que ver con el dominio solicitado).
El árbitro se pronunció a favor del primer solicitante aplicando el principio
"first come, first served".
Queremos
expresar que la solución nos parece correcta. Además el primer solicitante
poseía dentro de su razón social la expresión "las Brisas", lo que constituye
un argumento más a su favor.
b.- Lanservice.cl
Este es un caso de conflicto
muy interesante, porque se ponen en conflicto un nombre de dominio al que se le
asigna una función distintiva basada, en el caso del primer solicitante, en su
nombre de fantasía, mientras que el segundo solicitante se amparaba en el
derecho marcario. Los argumentos del primer solicitante se fundamentan en su
nombre de fantasía, que no hay mala fe, que se aplica el principio "first
come, first seved", que se utiliza de la expresión computacional Local
Area Network, entre otros. Por su parte, el segundo solicitante fundamenta sus
argumentos en que tiene registradas una infinidad de marcas sobre la expresión
Lan, que hay una asociación del público con la expresión Lan y que el principio
de "first come, first served" no se aplica en el caso de marcas
famosas.
El árbitro estimo que existía
buena fe por parte del primer solicitante y que no había derechos preexistentes
de ambas partes. Por ello es que correspondía aplicar el principio de asignar
el dominio al que primero lo solicita.
4.- Conflictos entre nombres de dominio y
signos distintivos de la personalidad.
El
caso que se ha fallado se refiere al nombre de dominio
"cartagena.cl", que coincide con el nombre de una balneario y comuna.
El
primer solicitante se fundamento en ser una sociedad vinculada al sector de la
computación y que se quería dotar al balneario de un sitio con información
relativa a su ubicación geográfica, sus bellezas naturales, etc., que
corresponde aplicar el principio "first come, first served" y que
Cartagena correspondía también a un nombre patronímico. Por su parte el segundo, solicitante
esgrimió ser el alcalde de la ciudad, tener un mejor derecho para el uso del
dominio, que no existe una relación entre el primer solicitante con el nombre
de dominio y que podría dar un uso comercial al dominio.
El
árbitro fallo a favor del primer solicitante. Sin embargo, estamos en desacuerdo
con este fallo porque si bien puede existir un interés legítimo del primer solicitante,
creemos que tiene mejor derecho el segundo solicitante. Si el primer solicitante,
por ejemplo, era de apellido Cartagena sería mucho más convincente la solución.
5.- Conflictos
entre signos distintivos de la empresa y nombres de dominio empleados como
simples direcciones electrónicas, cuyo registro ha sido efectuado de mala fe.
En estas situaciones se encuentran
dos casos, que no han seguido la vía del arbitraje. El primero fue conocido por
la Corte de Apelaciones de Santiago a través de un recurso de protección, mientras
que el segundo fue conocido por la Comisión Preventiva Central.
a.- El
caso ondac.cl
En este caso en Junio de 1998 la
sociedad ONDAC Chile Ltda. solicita al DCC el registro de la sigla
"ondac.cl" como nombre de dominio en Internet. Sin embargo, la
solicitud se rechazó porque el dominio pedido se encontraba inscrito a nombre
de otra empresa "Asesorías, Programas y Textos Computacionales Ltda."
De los antecedentes de la sentencia se desprende claramente el registro de mala
fe.
Se presentó un recurso de protección
por parte de ONDAC Chile Ltda, el cual fue rechazado por estimarse que el
recurso de protección no es el procedimiento al que hay que acudir, sino que se
deben acudir a los mecanismos que al respecto consagran la Ley N° 19.039 sobre
propiedad industrial y por su reglamento, el D.S. N° 177 para proteger una
marca comercial[15].
b.- El
caso avon.cl
Las empresas AVON PRODUCTS INCORPORATED
y COSMETICS AVON S.A. presentaron una denuncia con fecha 2 de Junio del año
1998 ante la Fiscalía Nacional Económica en contra de la empresa
"COMERCIAL LADY MARLENE S.A." señalando que la denunciada registro el
dominio avon.cl y que se dedica a la
venta de cosméticos y a la venta por catálogo. Por lo tanto, su actuar
constituye un atentado a la libre competencia de conformidad a lo establecido
en los artículo 1 y 2, letra f) del Decreto Ley Nº 211.
Con fecha 28 de Julio del año 2000
se declaró que la denunciada había incurrido en una conducta de competencia
desleal al registrar como nombre de dominio una marca comercial que goza de
fama y notoriedad.
Lo
importante de estos fallos, es que se deja en claro que ante atentados de
ciberocupas se puede acudir a los mecanismos establecidos en nuestro
ordenamiento jurídico nacional, sin perjuicio de los procedimientos de oposición
y revocación establecidos en el reglamento del NIC Chile.
e.-
Criterios que los árbitros han tomado en cuenta al momento de dictar las
sentencias sobre nombres de dominio.[16]
Algunos
de los criterios que se toman en cuenta al fallar una controversia sobre los
nombres de dominio son:
1.- La aplicación
del principio "first come, first served".
2.- La
buena o mala fe, o justo motivo de los solicitantes.
3.- El
valor de la marca comercial.
4.- El
uso masivo o restringido de la expresión que se encuentra en disputa.
5.- Las
inversiones o proyectos que se han desarrollado.
6.- La
localización geográfica del proyecto.
7.- La
relación entre el solicitante y el nombre de dominio.
8.- La
competencia desleal, la confusión o la dilución de una marca.
9.- La conducta
de los registrantes.
Es importante tener presente estos
criterios al momento de enfrentarse ante un conflicto por un nombre de dominio
y así, preparar de mejor forma la estrategia respectiva.
f.- La
Acción de Revocación establecida en el reglamento del NIC Chile.
Esta es una acción que fue agregada
en el mes de diciembre del año 1999 al reglamento que regula los dominios .cl.
Fue una modificación que se adoptó sin que fuera obligatorio.
Esta acción esta tratada en los
artículo 20, 21 y 22 del reglamento. Se puede señalar que en términos generales
que estos artículos recogen casi en su totalidad lo establecido en la política
uniforme de solución de controversias en materias de nombres de dominio (UDRP)
aprobada con fecha 24 de octubre del año 1999.
1.- En
cuanto al artículo 20
El artículo 20 señala que "
Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos
por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa
inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de
la presente reglamentación. La acción de revocación descrita en este párrafo,
prescribirá dentro del plazo de tres años, contados desde la fecha de asignación
del dominio que es objeto de controversia."
En consideración a esta norma podemos hacer los
siguientes comentarios:
1.- A diferencia de la UDRP se establece un plazo de tres años para
poder ejercer la acción de revocación.
2.- ¿Es posible revocar un
nombre de dominio asignado con anterior a la entrada en vigencia de esta
modificación? Dicho de otra forma, ¿Es posible darle efecto retroactivo a esta
acción?
A nuestro entender no es posible, ya
que en el contrato de prestación de servicios celebrado con el DCC se entiende
incorporado el reglamento respectivo a la fecha de la asignación. De esta
forma, si se le aplica un reglamento diferente (en este caso el que consagra la
acción de revocación) se estaría produciendo una violación contractual, una privación
de los derechos personales que emanan del contrato de servicios sobre los
cuales existe una especie de propiedad protegida constitucionalmente y cuyo
ataque es susceptible de un recurso de protección.
Lo dicho es sumamente importante, ya
que una acción de revocación contra un dominio asignado con anterioridad a la
vigencia de la modificación podría terminar en el fracaso[17]. En la actualidad se esta pidiendo la
revocación de un dominio asignado en un fecha anterior a la modificación. Este
es el caso del dominio "libreriaandresbello.cl" que si bien fue
declarado admisible debiera rechazarse por las razones indicadas.
2.- En
cuanto al artículo 21
Este artículo dispone lo siguiente " Para los
efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito, será necesario que
el reclamante:
Recibida la solicitud de
revocación, NIC Chile designará un árbitro de la nómina del turno, quien
efectuará un examen de admisibilidad respecto de la solicitud. Efectuada la
consignación para los efectos de este examen, a nombre del árbitro designado,
NIC Chile le enviará los antecedentes para su análisis.
Si producto de dicho examen
resultare admitida a tramitación la solicitud de revocación, NIC Chile
notificará de ésta a las partes involucradas, vía correo electrónico. La
tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las reglas del
procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE."
En
relación a esta norma podemos hacer los siguientes comentarios:
1.- En
cuanto a la solicitud, la única solemnidad que se exige es que se presente una solicitud
escrita expresando sus argumentos. Por lo tanto, no se exige que tal solicitud
sea efectuada por un abogado y sería suficiente una carta.[18]
2.- Si
se consigna la tarifa respectiva se procede a un examen de admisibilidad el que
es unilateral, ya que no existe una intervención del asignatario del nombre de
dominio.
3.- Es
muy importante acompañar cualquier antecedente que se posea con el objeto de
dar mayor fuerza a la petición.
3.- En
cuanto al artículo 22
Este precepto dispone que "Será causal de revocación
de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido
realizada de mala fe.
La inscripción de un nombre de
dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes:
a. Que el
nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto
o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el
cual el reclamante es reconocido.
b. Que el
asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con
respecto del nombre de dominio, y
c. Que el
nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.
La concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá
para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:
a. Que
existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con
el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la
inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un
valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo
el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
b. Que se
haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del
nombre de dominio, esta pauta de conducta.
c. Que se
haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competencia.
d. Que
usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con
fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar
en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
Sin perjuicio de lo previsto en
los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:
a. Que el
asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o
servicios bajo ese nombre,
b. Que el
asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre,
aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y
c. Que el
asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair
use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de
confundir a los consumidores.
Si
el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una
solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a
transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de
asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación
respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será
eliminado."[19]
En
relación a esta norma podemos comentar que:
1.- Se
establecen dos causales de revocación:
a.-
Inscripción abusiva, o
b.-
Realizada de mala fe.
Para que la inscripción sea
considerada abusiva se exige la concurrencia de tres requisitos copulativos, mientras
que para probar la mala fe se expresan situaciones ejemplificativas, no copulativas
y no taxativas. Por lo tanto, parece que es más fácil probar que una inscripción
ha sido realizada de mala fe.
Sin embargo, no debemos olvidar que
esta misma norma establece situaciones ejemplificativas, no copulativas y no
taxativas que permiten probar que el asignatario de un dominio ha actuado de
buena fe.
2.-
Esta norma constituye un nuevo elemento de interpretación que debe tenerse en
cuenta en un proceso de arbitraje nacido a raíz de solicitudes competitivas. Esta norma permite establecer parámetros
de buena o mala fe que son perfectamente aplicables en el arbitraje generado
por la oposición a la asignación de un dominio.
[1] A lo que se le ha dedicado un mayor tratamiento
doctrinario y jurisprudencial.
[2] CARBAJO CASCÓN FERNANDO, “Conflictos entre signos
distintivos y nombres de dominio en Internet”, Editorial Aranzadi, España
(1999), ( en adelante obra cit.), pág. 28, nota al pié.
[3] Esto se puede apreciar claramente al poner un
nombre de dominio en el navegador y en uno de los extremos aparece el número IP
al cual se dirige.
[4] CARBAJO CASCÓN FERNANDO, obra cit. pág. 31.
[5] Informe Final sobre el Proceso de la OMPI
relativo a los Nombres de Dominio de Internet (1999), pág. 3.
[6] En este sentido ver fallos expuestos por CARBAJO
CASCÓN FERNANDO, obra cit. pág. 53, nota al pié de página Nº 26 y 27.
[7] Al respeto expresa RIBAS XAVIER, www.onnet.es/02001003.htm que “Los
dominios tienen una naturaleza híbrida, como denominación distintiva de una
organización y como dirección en la que pueden recibirse mensajes. Al mismo
tiempo, una parte del dominio sirve de indicativo geográfico. Esta doble
naturaleza hizo que inicialmente se plantearan dudas sobre su protección.
Finalmente ha prevalecido la aplicación de la propiedad industrial, lo cual ha
originado un notable incremento del registro de marcas en EEUU.”. En el mismo
sentido, al parecer se pronuncia LLANEZA PALOMA GONZALEZ, “Internet y
Comunicaciones Digitales”, Editorial Bosh, España (2000), pág. 112.
[8] En este sentido, CARBAJO CASCÓN FERNANDO, obra
cit. pág. 57.
[9] Esta parece ser la posición adoptada por algunos
fallos dictados por los árbitros del Nic Chile como veremos más adelante.
[10] Así lo hemos manifestado anteriormente en
ponencia "Sistema de los nombres de dominio en Chile", VII Congreso
Iberoamericano de Derecho e Informática, ponencias, Editora Perú (2000),
pág.77.
[11] Ver nota 55, CARBAJO CASCÓN, obra cit. pág. 70.
[12] CARBAJO CASCÓN, obra cit. pág. 69.
[13] CAREY CLARO GUILLERMO, "aspectos sobre la naturaleza
de los nombres de dominio en Chile", http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/carey.html.
[14] Es importante este caso porque se tomo en
consideración una marca que fue obtenida durante el procedimiento de arbitraje.
[15] Nosotros estimamos que sería procedente un
recurso de protección si el secuestro del nombre de dominio se relacionara con
el nombre patronímico de una persona natural o la razón social de una sociedad,
ya que no existe un procedimiento como el establecido para las marcas.
[16] En esta materia, nos basamos en las conferencias
dictadas por los árbitros del NIC Chile GONZALO SANCHEZ SERRANO, " Marcas
Comerciales y Dominios de Dominios", (2000) y PATRICIO DE LA BARRA, "Jurisprudencia
Arbitral en Conflicto por Nombres de Dominio", (2000), ambas ponencias se
encuentran en http://www.nic.cl/seminario/index.html
[17] Esta afirmación tiene un reconocimiento en la
Jurisprudencia Arbitral, en el fallo que resolvió el caso "lasbrisas.cl".
En efecto en la parte considerativa dispone " Que el presente
procedimiento se ha iniciado a instancias de un tercero (reclamante) que se ha
visto afectado al tomar conocimiento de la inscripción por parte del primer
solicitante del dominio lasbrisas .cl. Al respecto, si bien las partes han citado
en sus presentaciones las normas contenidas en los artículos 20, 21 y 22 del
Reglamento de Registro del Nombres de Dominio, lo cierto es que a la fecha en
que fue solicitado el dominio en disputa el cuerpo normativo alegado por las
partes no se encontraba en vigencia, de modo que este tribunal estima
que correspondía demostrar al reclamante, de acuerdo a la disposición contenida
en el artículo 14 del antiguo Reglamento, que el asignatario infringió derechos
de terceros al momento de su registro."
[18] Así lo ha manifestado el árbitro CHRISTIAN ERNST
SUARÉZ, "La acción de Revocación",
http://www.nic.cl/seminario/index.html
[19] La UDRP establece en el punto cuatro lo siguiente
" a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un
procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un
“demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del
Reglamento, que
i) usted posee un nombre de
dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una
marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene
derechos; y
ii) usted no tiene derechos
o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) usted posee un nombre
de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que
están presentes cada uno de estos tres elementos.
b. Pruebas del registro y utilización de mala
fe. A los fines del párrafo 4.a)iii),
las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro
y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de
expertos constate que se hallan presentes:
i) Circunstancias que
indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el
registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de
productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor
cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados
directamente con el nombre de dominio;
o
ii) usted ha registrado el
nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de
servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y
cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el
nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de
dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando
la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a
la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en
línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en
línea.
c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos
intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, usted deberá
remitirse al párrafo 5 del Reglamento al determinar la manera en
que deberá preparar su escrito de contestación. Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras,
demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a
los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos
considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de
todas las pruebas presentadas:
i) antes de haber recibido
cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o
ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre
correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de
productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de
particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos
o de servicios; o
iii) usted hace un uso
legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar
a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca
de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro."