Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de fecha 3 de mayo de 2002, dictada en el caso cortefiel.com

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS, GRAN CANARIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Fallo de la Sentencia apelada:

Desestimando la demanda interpuesta por el Sr. Procurador F.B.S., en nombre y representación de J.G.Q. contra la entidad mercantil CORTEFIEL, S.A., debo acodar y acuerdo absolver a la demandada de las pretensiones contra ellas deducidas, imponiendo las costas causadas al actor.

Y, estimando parcialmente la demanda reconvencional deducida por el Sr. Procurador P.V.P. en nombre y representación de la entidad mercantil CORTEFIEL, S.A., contra J.G.Q., debo declarar y declaro que la obtención en su favor y el uso realizado por el mismo del nombre de dominio cortefiel.com constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la reconviniente, relativo a las marcas referenciadas, y que asimismo tal uso constituye una conducta constitutiva de competencia desleal en cuanto susceptible de producir engaño y confusión, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y asimismo: a cesar y abstenerse en el futuro del uso de la marca CORTEFIEL.COM, removiendo los efectos producidos por tales actos (cierre de la página Web), realizando las gestiones necesarias para evitar prosiga dichos actos, con el apercibimiento que de no verificar el cese de tal uso en el término de tres días siguientes a su notificación incurrirá en una multa coercitiva de diez mil pesetas diarias; Se le condena asimismo, a transferir a la reconviniente el nombre de dominio cortefiel.com; Y, asimismo, a publicar a su costa el fallo de esta sentencia en un periódico de tirada nacional, a elección de la reconviniente; absolviéndole del resto de las pretensiones deducidas, sin hacer especial pronunciamiento de costas.

SEGUNDO.- La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día 17 de abril de 2.002.

TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la sentencia el Iltmo. Sr. D. Ricardo Moyano García, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se plantea en esta apelación la cuestión, relativamente novedosa en la jurisprudencia patria, de los derechos de utilización de "dominios" de direcciones de la red informática "internet", por concesión de alguna de las empresas extranjeras, concretamente estadounidenses, que controlan la atribución de dichos dominios, y su colisión, por coincidencia o similitud de la denominación, con los derechos exclusivos de los signos distintivos comerciales de terceros, particularmente las marcas. No obstante, el conflicto se plantea también desde el punto de vista del acto de competencia desleal e incluso de la vulneración de derecho de propiedad intelectual. En la presente litis, el actor, titular del dominio "cortefiel.com" por compra a la empresa "Registrer.com", se alza contra la decisión del Centro de Mediación y Arbitraje de la O.M. de la Propiedad Intelectual (OMPI) que declaró esta adquisición fraudulenta, incursa en registro abusivo de nombre de dominio, por vulnerar derechos de la sociedad Cortefiel, S.A., y solicita la declaración de la propiedad sobre el dominio cuestionado a favor del actor. En reconvención, la sociedad demandada, Cortefiel, S.A., solicitó que se declarara la violación de los derechos de marca y la ejecución de actos de competencia desleal por parte del actor, instando la cesación de tales conductas, la condena al demandante a dejar de usar el nombre de dominio "cortefiel", así como a indemnizar daños y perjuicios, todo lo cual fue estimado en la sentencia, con exclusión de la indemnización solicitada.

La pormenorizada y acertada sentencia dictada en primera instancia hace innecesario entrar en excesivos razonamientos, puesto que se analizan con detalle allí los requisitos que determinan la vulneración de los derechos de propiedad industrial y el ejercicio de actos de competencia desleal, conforme a las respectivas leyes, Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Además de esta sentencia apelada, podemos traer a colación el dictado el 2-6-1999 J. Primera Instancia 5 de Oviedo: "El conflicto entre los nombres de dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que aunque es novedoso en España (si bien ya existe al menos un auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997) ya ha sido tratado por la jurisprudencia de otros países donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo y ha sido estudiado por la doctrina.

En un amplio estudio sobre dicha problemática, Javier A. Maestre ("Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informática Aranzadi nº 29, octubre 1998 y en http://www.dominiuris.com), entiende que el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marcas si se registra una marca ajena debidamente inscrita, puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena y puede suponer también una violación de los derechos de propiedad intelectual.

Este autor, siguiendo la doctrina estadounidense, enumera los distintos tipos de conflicto que pueden suscitarse con los nombres de dominio, refiriendose a las apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing), supuesto de conflicto que surge cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca, para evitar que su propietario se establezca con su nombre en la Red o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Tales supuestos de apropiación, son señalados por los especialistas en la materia, como supuestos habituales surgidos desde el momento en que la Red pasa a ser usada con un carácter comercial, convirtiendose el nombre de dominio no solo en una dirección sino en un signo distintivo de las empresas en la Red, que constituye sin duda el mayor escaparate del mundo (Así lo señalan José Manuel Ortecho "Dominios Internet ¿Qué son?", y Enrique Bardales "Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los alfa-redi.comarcas" en Revista Electrónica de Derecho Informático, http://www.derecho.org/redi/).

El supuesto de hecho objeto de las presentes medidas cautelares, reúne todas las características para considerarlo como un caso de apropiación de una marca con fines evidentemente no lícitos y que no es mas que una versión actual de otros supuestos estudiados por la jurisprudencia en materia de marcas, como aquellos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigio y notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlo hecho la empresa titular de la marca, actuación que ha sido considerada por la jurisprudencia como "deslealtad competitiva" e "indiscutible fraude" (S.T.S. 15 octubre de 1992).

SEGUNDO.- El requisito de la apariencia de "buen derecho" de las pretensiones de la demandante, tiene otro aspecto vinculado en concreto al derecho de marcas y al de competencia desleal y que se relaciona con el hecho de que la marca NOCILLA y el nombre de dominio "nocilla.com", no compiten en el mismo sector de productos y servicios, la primera es utilizada para distinguir productos alimenticios, el segundo fue usado, (aunque no en la actualidad según el resultado del reconocimiento judicial) para exhibir pornografía y facilitar enlaces con empresas de este sector.

Esta cuestión la trata también Javier A. Maestre en el estudio citado, y siguiendo a Fernández Novoa ("Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1990)dice que partiendo de una interpretación del artículo 31 en relación con el artículo 12 de la Ley de Marcas, y en concreto del término "asociación" que utiliza este último precepto, considera que para apreciar el riesgo de asociación no es requisito la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados.

A soluciones similares ha llegado la jurisprudencia de Estados Unidos, en el caso Panavisión International v. Denis Toeppen, sentencia del Juez Pregerson de 5 de noviembre de 1996 de la Corte Federal del Distrito de California, en un supuesto de registro como nombre de dominio de una marca conocida para posteriormente vender a la empresa titular de la marca el nombre de dominio, y en el caso Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, resolución del Juez Dwyer de 9 de febrero de 1996 de la Corte del Distrito Oeste de Washington, recaída en un proceso similar a las medidas cautelares (preliminary injuction) en el que precisamente se trataba de la utilización como nombre de dominio de una marca conocida de productos infantiles, usandola para una pagina Web de contenido pornográfico.

Menores problemas plantea la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, en cuanto al supuesto de productos o servicios que no compitan en el mercado, pues así no solo se deduce de los artículos 2 y 3 de dicha Ley, sino que se refleja claramente en el preámbulo de la Ley, cuando dice que el derecho de competencia desleal "deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado", resaltando como significativo a este respecto el artículo 5 de la Ley.

En consecuencia la conducta de la entidad demandada podría encajar tanto en la cláusula general del artículo 5 como comportamiento objetivamente contrario a la buena fe, como en los demás artículos citados en la demanda, 6 (actos de confusión), 9 (actos de denigración), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena)."

Esta Sala comparte el espíritu de esas resoluciones, en el sentido de colmar lagunas legales, dado lo novedoso del problema jurídico planteado, con soluciones interpretativas en aras a impedir conductas de mala fe, que pretenden apropiarse de signos distintivos ajenos para obtener un lucro ilegítimo o aprovecharse maliciosamente de la reputación lograda por terceros para sus propios objetivos de difusión de contenidos de las denominadas "páginas web" al socaire de denominaciones de dominio equivalentes a marcas y signos identificadores de empresas o instituciones ya establecidas.

Así, si analizamos los hechos desde el punto de vista de la confrontación con derechos de marca, si bien de "lege data" la Ley actual de Marcas no contempla expresamente los nombres de dominio de internet como marca registrable, ya que no cumple con el requisito del art. 1 de ser un signo que distingue en el mercado un producto o servicio, sí se produce el fenómeno inverso, la vulneración por el registro de un dominio de internet del contenido de un signo registrado como marca comercial, y por tanto del contenido del derecho de marca del art. 30 de la Ley, que confiere a su titular "el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico", lo cual puede ser vulnerado por el registro de un dominio de internet, que por un lado impide que sea la empresa que utiliza el signo la que establezca esa marca como nombre de dominio, y por otro tiene virtualidad funcional para comercializar en el llamado "comercio electrónico" productos al amparo de ese signo ya registrado como marca. De ahí que el registro no ilegítimo sólo se daría en el caso de que pudiéramos establecer una autonomía de los efectos del registro y uso del nombre de dominio por un tercero y su coincidencia con la marca registrada o de que quede amparado el uso por las excepciones del art. 33 de la Ley de Marcas (uso "de buena fe" y a "título no de marca"). Sin embargo, la autonomía no existe, ya que el dominio puede ser utilizado precisamente para publicitar o vender productos similares a los de la empresa que registró la marca -en este caso Cortefiel-, y no cabe hablar de uso de buena fe que no se hace a título de marca cuando se registra por ciudadano español precisamente el nombre comercial y marca de una entidad de confección y venta de productos textiles sobradamente conocida en toda España, sin que se sepa bien cuál sea su finalidad -salvo naturalmente la que quedaría oculta, claramente espúrea, de revender el dominio, lo quedaría fuera del uso inocuo del art. 33, o la de ejercitar precisamente competencia desleal-, ya que el actor primero dejó el dominio vacio de contenido en la página web, y después le dotó de un contenido genérico de ayuda al internauta, que no explica en absoluto el interés en registrar su web con un nombre de dominio que corresponde a a empresa demandada-reconviniente, generando en el mejor de los casos una confusión en el potencial usuario de la página web que queda alejada de los finas lícitos de difusión de contenidos que pueda perseguir cualquier diseñador de páginas de internet, cuyo objetivo tendría que ser, precisamente, evitar tal confusionismo. Los argumentos del actor en tal sentido son inconsistentes, al indicar que la razón del registro era simplemente crear una propiedad.

TERCERO.- Igualmente, desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal, es clara la comisión de actos ilegítimos contrarios a la buena fe -cláusula general del art. 5 de la Ley de 10-1-1991- así como en concreto de "actos de confusión", del art. 6, que proscribe comportamientos idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, y en este caso, la confusión con el establecimiento de la sociedad reconviniente es paladina, y dado el carácter genérico del contenido del dominio registrado, también su confusión con la actividad de la entidad Cortefiel, S.A., habida cuenta de que el párrafo 2º del art. 6 considera suficiente para que se produzca el acto de confusión con que exista "riesgo de asociación" por parte de los consumidores, riesgo que podrían fácilmente experimentar los usuarios de la página web registrada por el actor, al asociar el contenido de dicha web a una actividad de la afamada sociedad reconviniente, sin que por otro lado, como se dijo "supra", haya dado una explicación lógica el actor de las razones de su registro con esa denominación de ningún modo casual, por lo que las motivaciones son de mala fe, basadas en la pretensión de apropiarse de la reputación y conocimiento en la sociedad española de la marca de productos y nombre comercial de la empresa reconviniente, para comercializar virtualmente otro tipo de servicios con confusionismo incurso en competencia desleal, o bien, simplemente, para obtener un lucro en la reventa del dominio a dicha entidad, so pena de exponer a la empresa citada a las desleales prácticas comentada.

CUARTO.- Concurre también en esta alzada el recurso de la demandada reconviniente, que versa exclusivamente sobre la no imposición de costas de primera instancia al actor. El apelante considera que ha existido mala fe o temeridad del actor en el ejercicio de su demanda: no podemos compartir este criterio, ya que la falta de jurisprudencia del T. Supremo e incluso de las A. Provinciales sobre la materia, y la laguna legal -que no del ordenamiento jurídico- abona el carácter dudoso del asunto sometido a decisión jurisdiccional, con escasos precedentes, que son mayormente decisiones de organismos extrajudiciales o de órganos que primera instancia. No podemos confundir al respecto el concepto de "mala fe" sustantiva, que determina la anulación del registro del dominio, con la mala fe procesal que es criterio de imposición de las costas al litigante no enteramente vencido, conforme al art. 523 LEC de 1881. Subsidiariamente, entiende el apelante que al haber sido desestimada la demanda y estimada parcialmente la reconvención -con exclusión de la acción de daños y perjuicios- ha existido una esencial estimación de su posición procesal, por lo que debe aplicarse la regla general de atribución de costas al litigante vencido. Sin embargo, no puede considerarse la desestimación de la petición de indemnización de daños y perjuicios como elemento accidental de la demanda, ya que podría entrañar una condena dineraria importante, y por lo tanto sustantiva en el cuerpo total de la reconvención; al haber sido rechazada esa pretensión no tan secundaría como el apelante pretende, no cabe apreciar que se produjera una estimación total de la reconvención, y por tanto no procede imponer costas de la primera instancia.

ULTIMO: Al haberse desestimado ambos recursos de apelación, conforme al art. 398 de la LEC 1/00, tampoco deben imponerse las de la segunda instancia.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto porJ.G.Q. y Cortefiel, S.A. contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2001, dictada por JDO. 1A. INST. E INSTRUCCION Nº 2 de SAN BARTOLOME DE TIRAJANA, la cual CONFIRMAMOS, en su integridad sin expresa imposición a los apelantes de las costas de esta alzada.

 

Dominiuris.com © Javier A. Maestre, 1.997-2.002