Sentencia caso denuestratierra.com

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº41 de Madrid, dictada en el caso denuestratierra.com, de fecha 17 de Septiembre dos mil dos

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Procuradora Dª Ana Caro Romero, en la representación que acredita de Rose Comunications, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado por turno de reparto en la que tras citar los hechos y fundamentos de derecho que consideraba de aplicación terminaba suplicando que se dictase sentencia estimando la demanda.

Segundo.- Admitida a tramite la demanda se dio traslado de la misma y sus documentos a la parte demandada para que la contestase en el plazo legal de veinte días.

Tercero.- Comparecida la parte demandada, representada por la Procuradora Dª Dolores Girón Arjonilla, contestó a la demanda en tiempo y forma interesando su desestimación y formulando reconvención de la que se dio traslado a los destinatarios por el plazo de veinte días, presentándose por los mismos escrito de contestación.

Cuarto.- Convocadas las partes a la audiencia previa prevista en el art. 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tuvo lugar su celebración el día señalado sin llegar a ningún acuerdo transaccional por lo que continuó la audiencia por sus trámites, examinándose las cuestiones procesales planteadas por la demandada que fueron resueltas en los términos que consta, proponiéndose la prueba de que intentaban valerse para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, admitiéndose la declarada pertinente y señalándose la fecha de celebración del juicio.

Quinto.- Comparecidas las partes a juicio, fueron practicadas las pruebas declaradas pertinentes con el resultado que consta, formulándose oralmente por los defensores sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, resumiendo las pruebas practicadas sobre aquellos hechos e informando sobre los argumentos jurídicos en que apoyaban sus pretensiones, quedando el pleito concluso para dictar sentencia.

Sexto.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales salvo el plazo para dictar sentencia debido al cúmulo de asuntos que soporta el Juzgado.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Procede documentar, con carácter previo, los razonamientos tenidos en cuenta en el trámite de audiencia previa para rechazar las excepciones planteadas por los litigantes, comenzando por la alegada falta de legitimación activa de Rose Comunications, S.L., en base a la supuesta imposibilidad de la actora para ejercitar la acción negatoria en solicitud de nulidad de marcas por haber sido demandada Rose Comunications, S.L., previamente mediante la formulación de las medidas cautelares nº 781/00 seguidas en el Juzgado de Primera instancia nº 10 de Madrid, todo ello por disposición del art. 127.3 de la Ley de Patentes, aplicable al caso por la remisión que efectúa el art. 40 de la Ley de Marcas a las normas procesales contenidas en el Titulo XIII de la Ley 11/1.986, de 20 de Marzo, de Patentes. La excepción no puede prosperar toda vez que consta en las actuaciones que por auto de fecha 26 de Marzo de 2.001 recaído en el citado procedimiento se acordó no haber lugar a la adopción de medidas cautelares, careciendo dicho auto denegatorio de los efectos suspensivos que pudieran obstar a la interposición de la demanda que ahora se estudia. Igual suerte desestimatoria ha de correr la excepción de falta de reclamación previa ante el Servicio de Defensa de la Competencia por requerir la acción de reclamación de daños y perjuicios previa denuncia ante dicho servicio para esperar que recayera resolución firme en vía administrativa para formular la reclamación de daños y perjuicios ante la jurisdicción civil, puesto que la acción resarcitoria que se ejercita por la demandante se basa genéricamente en el art. 1.101 del Código Civil, siendo, por tanto, el régimen sustantivo y procesal previsto en las leyes civiles el adecuado para la sustanciación de la reclamación de daños y perjuicios.

Por lo que respecta a la excepción de falta de capacidad en la reconviniente Centros Comerciales Carrefour, S.A., que articula la actora Rose Comunications, S.L., en su escrito de contestación a la reconvención, ha de precisarse que dicha excepción alude a una cuestión de legitimación "ad causam" vinculada al fondo del litigio y susceptible de acreditación en período probatorio, por lo que conviene recordar, en primer lugar, que la llamada legitimación "ad causam" se diferencia de la denominada legitimación "ad processum" en que esta última se configura como la capacidad de obrar procesal para comparecer y estar en juicio en los términos exigidos por el art. 6.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, para actuar como parte formal en una actividad también formal, mientras que la legitimación "ad causam" se presente como la cualidad de las partes para demandar o ser demandadas en un concreto y determinado proceso por razón de la relación en que se hallen respecto al objeto del mismo, habiéndose definido por la Jurisprudencia el concepto de legitimación "ad causam" como "la relación existente entre una persona determinada y una concreta situación jurídica en el litigio". Es evidente que la posible falta de legitimación activa que se alega por la sociedad actora respecto de la reconviniente no demandada se sitúa exactamente dentro del objeto del debate sobre el fondo de la litis, por lo que para su resolución habrá de estarse a los aspectos sustantivos y materiales del derecho especial que se aplica, singularmente a la condición de sujeto pasivo de los supuestos actos de competencia desleal que invoca Centros Comerciales Carrefour, S.A., para formular su reclamación en vía reconvencional, todo ello sin perjuicio de las puntualizaciones de tipo procesal que sean óbice para la consideración como parte de Centros Comerciales Carrefour, S.A., y que se realizarán al entrar a conocer del fondo del asunto.

SEGUNDO.- Ejercitada por la sociedad Rose Comunications, S.L., con base en el art. 11 de la Ley 32/1.998, de 10 de Noviembre, de Marcas, la acción que le asiste a fin de que se declare la nulidad de las marcas nº 2115393, denominada "De Nuestra Tierra Alta Selección", nº 2115394, denominada "De Nuestra Tierra Alta Selección", nº 2115395, denominada "De Nuestra Tierra Alta Selección", nº 2115396, denominada "De Nuestra Tierra Alta Selección", nº 2115398, denominada "Productos de Nuestra Tierra Alta Selección", nº 2115399, denominada "Productos de Nuestra Tierra Alta Selección", nº 2115400, denominada "Productos de Nuestra Tierra Alta Selección", nº 2115401, denominada "Productos de Nuestra Tierra Alta Selección", y nº 2115402, denominada "Productos de Nuestra Tierra Alta Selección", y que subsidiariamente y para el supuesto de no acogerse la anterior pretensión se declare que la denominación "De Nuestra Tierra" es una denominación genérica que por sí misma no puede constituir una marca de las establecidas en el art. 1 de la citada Ley de Marcas, con las consecuencias inherentes a tal declaración, acción ésta a la que se acumula la de reclamación en concepto de indemnización por daños y perjuicios causados a dicha demandante, ha de tenerse por probado que la sociedad Rose Comunications, S.L., es una empresa especializada en la prestación de servicios de informática y telecomunicación que es titular de un nombre de dominio en Internet denominado "denuestratierra.com" desde el que se venden productos de alimentos típicos de Castilla-La Mancha, tales como embutidos, miel, quesos, vinos, etc., así como otros productos de artesanía, cerámica y bordados, e incluso servicios de alquiler de casas rurales. Dicho nombre de dominio de Internet fue solicitado por la actora a los organismos correspondientes, siendo concedida su utilización por el registrador Network Solutions Inc., autorizado por ICANN (Internet Corportation for Assigned Names and Numbers) en Diciembre de 1.999. Por su parte, la demandada Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., reconviene a la petición deducida en su contra por la actora interesando que se dicte sentencia por la que se declare a la entidad Rose Comunications, S.L., ha infringido las marcas españolas nº 2115393, 2115394, 2115395 y 2115396 y ha realizado actos de competencia desleal que han perjudicado sus intereses y solicitando que se acuerde la cesación por parte de Rose Comunications, S.L., en la denominación "De Nuestra Tierra" bajo cualquier forma y en cualquier medio, incluido Internet, y la cesación de la utilización del nombre de dominio "denuestratierra.com" especialmente para ofertar, ofrecer, publicitar o distinguir productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para las que fueron concedidas las marcas con número de registro 2115393, 2115394, 2115395 y 2115396, así como la cesación por parte de Rose Comunications, S.L., de la utilización de elementos denominativos y/o gráficos en su página web idénticos o semejantes de los elementos denominativos y/o gráficos que figuran en las marcas con número 2115393, 2115394, 2115395 y 2115396, con retención y depósito de los productos, objetos y documentos en los que se reproduzcan los vocablos "De Nuestra Tierra".

TERCERO.- Establecida así la controversia, y centrándose las peticiones de ambas partes en el uso de nombre de dominio "denuestratierra.com" que coincide en parte con el de la marca "De Nuestra Tierra", registrada a nombre de Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., ha de precisarse que en la acción de nulidad que ejercita la demandante lo realmente trascendente es la puntual acreditación de una conducta fraudulenta por parte de quien tiene inscrita a su favor la marca discutida, pudiendo fundamentarse igualmente la pretensión anulatoria en la violación por parte del titular de la marca de una obligación legal o contractual determinante de un perjuicio a tercero. En el presente supuesto, no existe conducta por parte de la mercantil Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., que pueda ser considerada como constitutiva de la nulidad pretendida, tanto menos, cuanto que las marcas usadas con la denominación "De Nuestra Tierra" vienen amparadas por el mero hecho de su inscripción en el Registro correspondiente a favor de dicha entidad, siendo de destacar que el rechazo de la petición obedece también a razones de temporalidad dado que el acceso al Registro se efectuó en el año 1.998, esto es, con anterioridad a la utilización por parte de Rose Comunications, S.L., de la denominación "denuestratierra.com" en su portal, que tuvo lugar en Diciembre de 1.999, razones todas ellas que han de suponer la desestimación del apartado a) del suplico de la demanda rectora.

CUARTO.- En relación con la petición de declaración de marca genérica de la denominación "De Nuestra Tierra" que se articula en el apartado b) del suplico de la demanda, debe tenerse en cuenta que con arreglo al art. 11.1.a) de la Ley de Marcas, en relación con el art. 1, no podrán registrarse como marca los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir. Entendiéndose por la doctrina como signo genérico aquél que se utiliza en el lenguaje común o en las costumbres y constantes del comercio para designar el género de los productos o servicios a que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar por medio de la denominación y considerando que el fundamento de la prohibición absoluta al que alude el citado precepto se encuentra en la inutilidad de la marca genérica como medio de identificación del origen empresarial del producto o servicio, ha de entenderse que lo perseguido por el derecho de marca y pr el sistema de libre competencia que rige en nuestro ordenamiento es, en definitiva, evitar que el titular se apropie de un signo que pertenece al acervo lingüistico ocultural común e impide a los competidores concurrir en el emrcado designando sus productos o servicios con el término o gráfico que les corresponda de forma natural. Tal prohibición de genericidad no se determina en abstracto, sino tras poner en relación el signo con el producto y a tal fin se entiende que en materia de propiedad inustrial no deben confundirse los conceptos de nombre común y vocablo genérico, ya que una denominación ha de tildarse de genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género o productos o servicios al que pertenece el producto o servicio de que se trata. Desde esta perspectiva no cabe considerar que el término "De Nuestra Tierra" adolezca de forma absoluta del carácter genérico que le atribuye la actora. Distinta cuestión es la posible vulgarización de la citada denominación por razón de su uso, si bien en este caso no sería el incardinable en la norma contenida en la letra a), del núm. 1, del art. 11, en que se basaba la demandante para instar la nulidad de la marca, pues esta norma hace referencia a signos que son inadecuados por carecer de fuerza distintiva ontológicamente, esto es, por su propia esencia. A este respecto debe considerarse, en consonancia con el auto de fecha 26 de Marzo de 2.001 dictado en el procedimiento de medidas cautelares nº 781/00 del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid, promovido por Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., y Centros Comerciales Carrefour, S.A., resolución ésta que denegó las medidas solicitadas por los ahora demandados reconvinientes, que los términos "De Nuestra Tierra" indican procedencia natural y son utilizados popularmente, incluso en tiempo anterior al registro de las marcas, lo cual no ha de implicar, necesariamente, que se trate de una denominación genérica de las proscritas en los citados arts. 1 y 11 de la Ley de Marcas, toda vez que puede hacer referencia, y en este caso así se hace, a productos de cada uno de los distintos territorios que componen España, cuyas peculiaridades gastronómicas y artísticas son notorias, siendo de destacar que el grupo de alimentación Eroski viene comercializando de igual modo productos de idéntica naturaleza con la misma denominación "De Nuestra Tierra", sin que conste que las demandadas reconvinientes hayan reclamado para que cese el uso de dicha denominación. Por ello, la concurrencia en el mercad de varias empresas que promocionan sus productos con el nombre "De Nuestra Tierra", haciendo mención a las especialidades que presentan las comunidades autónomas o regiones a las que hacen referencia los productos, excluye la calificación como genérica de la marca en cuestión y conlleva la desestimación de la demanda en el referido apartado b).

QUINTO.- Establecido lo anterior, y entrando a examinar la petición reconvencional en lo relativo a la infracción de marcas registradas a favor de Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., petición que se formula con base en los arts. 31.1, 35 y 36 de la Ley de Marcas, hay que partir de que la marca permite al consumidor distinguir sin confusión productos similares, y esa diferenciación realmente puede producirse tanto por la denominación cuanto por el grafismo y la forma de presentación o por un conjunto de varios factores, y así, los arts. 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal, al tratar de los actos de confusión, considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad de las prestaciones o establecimiento ajeno, añadiendo el párrafo segundo que "el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica". Siendo un concepto amplio el que establece la Ley respecto de los actos de confusión, al comprender tanto el llamado riesgo directo (por el cual se puede inducir a confusión al consumidor sobre la identidad de la empresa o el producto designado por una marca), como el indirecto (cuando la confusión se produce no ya por la identidad de la empresa sino por la creencia de que ambas empresas están relacionadas), es admitido que el acto de confusión puede producirse por la introducción o puesta en el mercado de un signo distintivo idéntico o similar a otro existente que resulte conocido por los consumidores, bastando, por ejemplo la semejanza del efecto visual, o sonoro o cualquier otro que induzca a confusión, no siendo necesario que la confusión se produzca o se haya producido, pues basta la mera posibilidad, según resulta del art. 6 de la citada Ley de Competencia Desleal. En el presente caso, y tras valorar en conjunto el resultado de la prueba practicada, no cabe atribuir a la sociedad Rose Comunications la condición de "ciberokupa", dicho en términos coloquiales, por el presunto uso y apropiación en su página web de una marca previamente registrada, que pretenden las reconvinientes dado que aún cuando es cierto que las marcas deben analizarse en su conjunto sin que sea posible desmembrar los elementos que las componen, no lo es menos que en el supuesto enjuiciadola marca registrada lleva anexo el emblema "Alta Selección" del que carece la denominación que aparece en el portal del dominio de Rose Comunications y habida cuenta que, como se ha expuesto, la distintividad entre ambos signos viene determinada por los diferentes productos que promocionan, limitados los ofertados en Internet a productos específicos de una concreta autonomía española que, por otro lado, utiliza la denominación "De Nuestra Tierra" en certámenes oficiales, ha de considerarse que dichos datos alcanzan suficiente entidad para otorgar el dominio en Internet valor diferenciador respecto de la marca registrada, todo ello porque la protección registral se predica respecto del conjunto de la marca pero no se extiende al elemento genérico que en este caso comprende los diversos y variados productos que en cada autonomía, región e incluso localidad puedan ser asumidos en dichos ámbitos geográficos como "De Nuestra Tierra", razones todas ellas por las que ha de desestimarse la demanda reconvencional en la parte correspondiente a las peticiones contenidas en los puntos 1 al 5 de su suplico.

SEXTO.- Restan por analizar, finalmente, las peticiones formuladas por ambas partes en sus respectivos escritos de demanda y reconvención, relativas a la indemnización por dalños y perjuicios, debiendo significarse que el art. 18.5 de la Ley 2/1.991 de 10 de Enero, de Competencia Desleal, que invoca la actora como aplicable al caso, exige que haya intervenido dolo o culpa por parte del agente para la concesión del resarcimiento pretendido, requisitos éstos cuya concurrencia no se ha demostrado en el presente supuesto. Es reiterada la doctrina jurisprudencial que viene considerando que es indispensable que se pruebe de forma precisa que realmente se han llevado a cabo unas conductas ilícitas que han conllevado la imposibilidad de obtener las ganancias que se reclaman, debiendo recordarse que tras la derogación del art. 1.214 del Código Civil por la Ley 1/200 de Enjuiciamiento Civil la acreditación del hecho constitutivo de la pretensión pasa a formar parte de los requisitos internos de la sentencia y así, el art. 217 de dicha ley procesal determina que corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones que se deducen de la demanda, de tal forma que por aplicación de dicho precepto corresponde en este caso a Rose Comunications, S.L., desarrollar la actividad probatoria tendente a constatar de forma concreta y completa el resultado dañoso cuyo resarcimiento reclama. No habiéndose demostrado cumplidamente la existencia de una conducta fraudulenta por parte de Sidamsa, procede la desestimación de las peticiones ejercitadas a través de la acción de daños y perjuicios y concretadas en el apartado e) del suplico de la demanda. Por idénticas razones procede el rechazo de la petición de abono de la indemnización de daños y perjuicios que solicitan Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., y Centros Comerciales Carrefour, S.A., en el punto 6. del suplico de la demanda reconvencional, denegándose consecuentemente la publicación de la sentencia en atención al pronunciamiento desestimatorio, dado que la determinación de la cuantía indemnizatoria se reduce a una simple cuestión de prueba sin que en este caso se haya podido determinar si efectivamente la actividad de Rose Comunications, S.L., ha irrogado perjuicio alguno a las reconvinientes, y sin que quepa admitirse de cálculos de probabilidad o de evaluaciones ínseguras la producción de unos hipotéticos daños cuya realidad carece de probanza. Por otro lado, la co-reconviniente Centros Comerciales Carrefour, S.A., carece de acción en este caso para formular la petición reconvencional dado que no fue parte demandada y habida cuenta que para su inclusión en el proceso debería haberse acudido a instancias de Sidamsa- Continente Hipermercados, S.A., a la petición de intervención provocada que se regula en el art. 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para comunicar a la nueva reconviniente la pendencia del juicio, trámite éste que por hberse omitido hace inviable la aplicación del art. 407 de la citada Ley ya que el mismo prevé y permite que la reconvención se dirija contra sujetos no demandantes pero no que los reconvinientes sean sujetos que no han sido demandados.

SEPTIMO.- De conformidad con el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procesos declarativos las costas procesales de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, debiendo abonar cada parte las causadas a su instancia y las comunes por la mitad en caso de estimación parcial, con arreglo al punto 2. de dicho precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Rose Comunications, S.L., representada por la Procuradora Dª. Ana Caro Romero, debo declarar y declaro que dicha demandante no ha vulnerado ningún derecho de propiedad industrial perteneciente a Sidamsa-Continente Hipermercados, S.A., por la utilización del nombre de dominio en Internet "denuestratierra.com", declarando igualmente que Rose Comunications, S.L., tiene derecho a utilizar como nombre de dominio en Internet la denominación "denuestratierra.com", debiendo abonar cada una de las partes las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por la mitad. Y desestimando la demanda reconvencional formulada por Sidamsa-Contienente Hipermercados, S.A., y Centros Comerciales Carrefour, S.A., representadas por la Procuradora Dª. Dolores Girón Arjonilla, debo absolver y absuelvo a Rose Comunications, S.L., de los pedimentos contra ella deducidos, con imposición a las demandadas reconvinientes de las costas procesales de la reconvención.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe preparar recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de cinco días y en la forma prevista en el art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamente juzgando en primero instancia lo pronuncio, mando y firmo.