SENTENCIA , DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE BILBAO, EN EL CASO METROBILBAO.COM

24 DE JUNIO DE 2002

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. JOSE ANTONIO GALLEGO GOMEZ en nombre y representación de I.A.F. se presentó demanda de Juicio de Menor Cuantía contra "METRO BILBAO, S.A." en base a los hechos y fundamentos de derech ue constan en la misma, terminando suplicando del Juzgado se dictase Sentencia por la que que se estimase la demanda declarando la conformidad a derecho de la propiedad y uso por el demandante del dominio METROBILBAO.COM, con cuantos efectos fueran inherentes a dicho pronunciamiento y con expresa condena en cuanto a las costas.

SEGUNDO.- Por resolución de fecha 7 de Noviembre de dos mil se admitió a trámite la demanda y se mandó emplazar a la demandada por término de viente dias, emplazamiento que se llevó a cabo en legal forma según consta en autos.

Dentro del término de emplazamiento se personó en legal forma la demandada, representada por la Procuradora Sra. CARMEN MIRAL ORONOZ y contestó a la demanda en base a los hechos y fundamentos de derecho que constan en su escrito de contestación, terminando suplicando del Juzgado se dictase Sentencia por la que se desestimara integramente la demanda en todos sus pedimentos, absolviendo libremente de ella al demandado con expresa imposición de costas a la parte actora, dada su manifiesta temeridad y mala fe.

TERCERO.- Por otrosí, y por la parte demandada, se formuló reconvención frente al demandante en base a los hechos y fundamentos de derechos que constan en la misma y suplicando se dictara Sentencia por la que se estime íntegramente la reconvención en todos sus pedimentos. Asimismo tambien se solicitó la adopción de medidas cautelares que se tramitaron en pieza separada con el resultado que obra en la misma. Admitida a trámite la reconvención se dió traslado de la misma a la parte contraria por término de diez dias quien dentro de plazo presentó escrito contestando. Posteriormente se señaló dia y hora para la celebración de la comparecencia que previene el Art. 691 de la L.E.C. en el que las partes alegaron todo lo que a su derecho convino y en la que se abrió el primer periodo de prueba o de proposición por término de ocho dias comunes a las partes. Una vez abierto el segundo periodo, en ramos separados y por término de veinte dias se practicó toda la propuesta y admitida.

CUARTO.- Finalizado el periodo de práctica de prueba se unieron a los autos los ramos poniéndolos de manifiesto en Secretaria y dando traslado a las partes por término de diez dias a los fines del Art. 701 de L.E.C. Una vez evacuado dicho trámite quedaron los autos sobre la mesa del proveyente para dictar la resolución oportuna.

QUINTO.- Para mejor proveer y con suspensi6n del plazo para dictar Sentencia se acordó la practica de la prueba pendiente cosistente en Documental y pericial.

Por resolución de fecha 15 de Enero de dos mil dos dado el tiempo transcurrido y la imposibilidad de practicar la pericial acordada para mejor proveer (resolución de 9 de marzo de dos mil uno) se dió por precluido dicho trámite dando traslado a las partes a efectos del Art. 342 de la L.E.C. y una vez evacuado el trámite quedaron los autos en poder de S.Sª. para dictar la resolución oportuna.

SEXTO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se estima haberse oberservado todas las prescripciones legales.

PRIMERO.- El procuraaor D. JOSE ANTONIO GALLEGO GOMEZ, en nombre y representación de I.A.F., interpone demanda de menor cuantía contra la mercantil METRO DE BILBAO S.A. ejerciendo una acción fundada en el artículo 127 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes, por remisión del artículo 40 de la Ley de Marcas, para que se declare la conformidad a derecho de la propiedad y el uso por el demandante del dominio de Internet metrobilbao.com, con cuantos efectos sean inherentes a dicho pronunciamiento, con expresa condena en costas a la parte demandada.

El demandante señala que es propietario legitimo del dominio metrobilbao.com en la red de comunicaciones Internet y la demandada es propietaria del nombre de dominio metrobilbao.net de la misma red, en el que suministra información a los usuarios de Internet sobre cuestiones relativas a la empresa del metropolitano de Bilbao.

El actor señala que registró el nombre de dominio metrobilbao.com, que es objeto de la controversia, para ofrecer a los usuarios del metro la posibilidad de expresar sus opiniones, comentarios o sugerencias, en relación con el funcionamiento del transporte metropolitano.

La compañia demandada ha afirmado ser titular, al parecer, de 42 clases del nomenclátor, de los registros de marca METRO BILBAO S.A. Y METRO BILBAO, utilizando dichas marcas registradas exclusivamente en la actividad de prestación de servicio de transporte urbano de viajeros e impidiendo que otros puedan utilizar la marca registrada en actividades diferenciadas del transporte, esto es, pretende que nadie utilice la marca METRO BILBAO para ningún tipo de actividad, producto o servicio.

El 19 de mayo de 2.000, la demandada presentó una demanda ante el centro de arbitraje de la OMPI (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL), con sede en Ginebra, solicitando al amparo de la normativa de dicho centro, que le fuera transferido el nombre de dominio propiedad del actor, por entender que se habian vulnerado sus derechos de marca y que además el demandante no ostenta derechos o intereses legitimos respecto al nombre de domino metrobilbao.com. El centro de la OMPI resolvió transferir el dominio a favor de la demandada, lo que motiva el planteamiento de la presente demanda para resolver si el uso de dominio por el demandante es conforme a derecho de acuerdo con la legislación española y, en consecuencia, si el actor tiene derecho a continuar en el pleno uso y disfrute del dominio de su propiedad.

El actor afirma que su página Web con el dominio metrobilbao.com no produce confusión alguna a los usuarios pues resulta patente que no está patrocinada por la empresa que gestiona el servicio de transporte del metro de Bilbao y que se trata de algo distinto. De hecho, lo normal sería que un usuario de Internet buscara la página de una institución pública como es el servicio metropolitano de transporte de viajeros en el dominio metrobilbao.es, que sorprendentemente no tiene la demandada, pero no en el nivel .com.

La mercantil METRO DE BILBAO S.A. inicialmente decidió registrar en la red el nombre metrobilbao con la extensión .net, pero tras conocer que existia un página Web denominada metrobilbao.com, exteriorizó su voluntad de ser propietaria de dicha página Web, requiriendo al actor para que le cediera el dominio y negando el derecho del actor a usar el dominio en cuestión.

SEGUNDO.- La demandada METRO BILBAO S.A. se opuso a la demanda solicitando su integra desestimación y formulando demanda reconvencional contra el actor ejercitando acciones por infracción de los derechos de marca de los que es titular, según los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas, y por actos constitutivos de competencia desleal, en virtud de los artículos 5 a 12 de la Ley de Competencia Desleal, para que se establezca la cesación de todos los actos que violen el derecho de la misma, adoptando las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en su virtud, se reconozca la falta de derechos del demandante para la utilización del nombre de dominio metrobilbao.com, condenando al demandante a dejar de utilizar dicho nombre de dominio y, por tanto, a transferirlo a su legítimo titular, la empresa METRO BILBAO S.A. por el importe que supuso dicho registro. Además, reclama que se imponga al demandante la indemnización de daños y perjuicios que se establezca en trámite de ejecución de sentencia.

En cuanto a la oposición a la demanda, la mercantil METRO BILBAO S.A. afirma que I.A.F. es una persona totalmente ajena a la demandada que el 19 de marzo de 2.000 procedió al registro del nombre de dominio de Internet metrobilbao.com, pese a no tener ningún tipo de licencia o facultad de uso de la marca METROBILBAO. Así, se centra en la cuestión relativa a si la utilización por parte del demandante de un nombre de dominio que coincide con una marca registrada a favor del demandado constituye una violación de este derecho.

Según sostiene, los nombres de dominio fueron diseñados para permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera fácil, pero con el tiempo han adquirido mayor importancia pasando a ser indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet. Por el carácter universal de Internet, existe una organización supranacional que regula su funcionamiento, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), con capacidad para generar normativa vinculante para todo usuario de Internet, mediante su inclusión como parte del contrato de registro de un nombre de dominio. Ante las tensiones que surgieron entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual se elaboró por la ICANN una Política y Reglamento Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio para acotar la libertad inicial de registro, protegiendo a las marcas de empresas conocidas por el público en general.

La entidad METRO BILBAO S.A. señala que es titular de los registros marcarios METRO BILBAO Y METRO BILBAO S.A., correspondiéndole en exclusiva el uso de dichas marcas, que utiliza para actividades muy diversas. La utilización de la marca METRO BILBAO como nombre de dominio en una página Web, por una persona ajena a la demandada, supone un uso ilegítimo e inaceptable de dicha marca, vulnerando los derechos de METRO BILBAO S.A. para cualquier tipo de producto.

El demandante afirma que registró a su favor el nombre de dominio metrobilbao.com para ofrecer a los usuarios la posibilidad de expresar sus opiniones sobre el funcionamiento del transporte metropolitano, sin embargo, la demandada niega tal afirmación señalando que, en un primer momento, se incluyeron en la página Web contenidos pornográficos; el actor solicitó a la demandada 100 millones por eliminar la Web; la página se define como la antiweb del Metro, con contenidos que incluye insultos y ofensas contra la entidad del Metro de Bilbao; y no presta ningún servicio a la comunidad como se afirma de contrario y de hacerlo, podría realizarlo con un nombre de dominio que no fuera idéntico o confundiblemente similar a la marca registrada.

La entidad METRO BILBAO S.A. requirió notarialmente al demandante para que cesara en la utilización del nombre de dominio metrobilbao.com por estar infringiendo los derechos de marca pero, ante la ausencia de respuesta, presentó demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para recuperar el nombre de dominio, al amparo de la normativa, Política y Reglamento dictadas por el ICANN, que la empresa donde se registran los nombres de dominio (NETWORK SOLUTIONS INC.) ha adoptado como vinculante para todas sus relaciones, resolviéndose que el citado nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a las marcas de la mercantil y el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al mismo, que ha registrado el nombre de dominio de mala fe y lo usa de mala fe, por lo que acordó que debía ser transferido a METRO BILBAO S.A. Así, el actor no es el propietario legítimo del dominio metrobilbao.com.

Frente a la afirmación del demandante referida a que la página metrobilbao.com no produce confusión por su especial configuración, totalmente diferenciada de lo que es una página de servicio público que normalmente se encontraría en portal con sufijo .es, la demandada señala que, en primer lugar, METRO BILBAO S.A. no es una entidad pública sino una sociedad mercantil privada y el sufijo .com precisamente está destinado a las empresas privadas (es abreviatura de company); en segundo lugar, utilizar un nombre de dominio en Internet que coincide con la marca registrada de una empresa, genera una notable confusión en el mercado, y el propio demandante ha llegado a registrar tres nombres de dominio pertenecientes a tres empresas relacionadas con el transporte en Metro (metromadrid.com y metrobarcelona.com); por último, el actor puede crear un foro de opinión y control del servicio metropolitano pero no vulnerar los derechos de marca ni incurrir en una flagrante competencia desleal.

Según la demandada la finalidad de la demanda ha sido evitar la ejecución de la Resolución dictada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que le obligaba a transferir el nombre de dominio metrobilbao.com a su legítimo titular, permitiéndole continuar con el control del mismo y con la página Web a la que da acceso, cuando el artículo 127 de la Ley de Patentes no encaja con el derecho a utilizar un nombre de dominio en Internet.

En cuanto a la acción del artículo 127 de la Ley de Patentes ejercitada por I.A.F. se objeta a su pretensión la falta de formalización del requerimiento notarial al titular de la marca que exige la Ley y, en cualquier caso, la imposibilidad de ejercitar la acción por quién ha sido demandado por violación de la patente, como ocurre en este caso, en el que hubo un procedimiento ante la OMPI.

Respecto a la demanda reconvencional planteada por METRO BILBAO S.A., se apoya en los hechos descritos y se fundamenta jurídicamente en que el reconvenido ha realizado una actuación encuadrable en los actos de competencia desleal, consistente en actos denigratorios para explotar la reputación ajena y generar confusión en los usuarios de Internet, y una actuación contraria a los derechos otorgados por la Ley de Marcas.

En cuanto a la indemnización que reclama la reconviniente, se basa en el daño a la imagen, la reputación y buen nombre de una entidad corno METRO BILBAO S.A., que ante la imposibilidad de valoración, se pide que se remita a la ejecución de sentencia.

TERCERO.- El demandante reconvenido contestó a la reconvención oponiéndose a la misma y solicitando su desestimación alegando que la cuestión planteada en ella es conexa, sino idéntica, a la recogida en la demanda principal.

Sobre los actos de competencia desleal, se niegan los actos denigratorios con la finalidad de explotar la reputación ajena y generar confusión entre los usuarios de Internet y además se señala que no existe ningún acto de competencia pues únicamente se creó un foro de opinión en Internet y no hubo ningún aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación ajena pues el reconvenido no ha obtenido ningún provecho.

En cuanto a la violación de los derechos de marca y la petición de una indemnización a determinar en ejecución de sentencia, solicita su desestimación, pues no cabe diferir la valoración a una fase procesal posterior sin establecer siquiera las bases del cálculo de los daños y perjuicios que se reclaman ni se aporta prueba de su existencia.

CUARTO.- Como se ha señalado, la parte demandante solicita al amparo del artículo 127 de la Ley de Patentes, con relación al articulo 40 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, que se declare que el nombre de dominio metrobilbao.com no constituye una violación de las marcas METRO BILBAO Y METRO BILBAO S.A., titularidad de la demandada, mientras que la reconvenida pretende que declare que existe una infracción de los derechos de marca, con arreglo a los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas, por el uso de ese nombre de dominio, y unos actos constitutivos de competencia desleal, en virtud de los artículos 5 a 12 de la Ley de Competencia Desleal, por el modo en que se ha utilizado.

Así, la primera cuestión objeto de debate entre las partes, en los términos en los que se han ejercitado las acciones de la demanda inicial y de la reconvencional, se centra en determinar si los derechos correspondientes al titular de una marca registrada se extienden a un nombre de dominio de Internet que se corresponda o sea similar a dicha marca.

Si en el momento de plantearse la demanda podía existir alguna duda por la falta de una regulación concreta al respecto, la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2.001, que entrará en vigor el 31 de julio de 2.002 y que por ello ha de servir a la interpretación de las normas vigentes corno
contexto social en el que han de ser aplicadas (artículo 3,10 del Código Civil), deja clara tal extensión del derecho de marca pues el artículo 34,3º e) permite prohibir a terceros el uso de la marca corno nombre de dominio.

La marca, según se define por el artículo 1 de la Ley de Marcas de 1.988, es todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Se trata, por tanto, de un elemento identificador que sirve no sólo al titular de la misma para que sus productos sean reconocidos distinguiéndolos de otros, sino también al público para poder acceder a los productos o servicios concretos que desea. Desde esta perspectiva, debe analizarse el fenómeno de los nombres de dominio que permiten acceder a páginas Web de Internet y su relación con las marcas. La red es un novisimo medio de acceso a la información así corno un medio para la comercialización de productos que tiene corno característica relevante para el usuario que la expresión de un término concreto, el nombre de dominio (en este caso, metrobi1bao.com), le lleva a un contenido también determinado que se plasma en una página Web. Cuando este nombre de dominio coincide con una marca registrada y la página Web a la que se accede no se corresponde con los productos y servicios propios de la misma se genera un lógico desconcierto en los usuarios que no consiguen lo que, en principio, parecía ofrecer el nombre de dominio que usaban corno acceso a una Web y se produce una afectación de los derechos del titular de la marca pues ve reducidas sus posibilidades de presentarse al público por un medio en expansión al no poder establecer la correspondencia entre su marca y el nombre de dominio que le permita ofertar sus productos o servicios.

La posibilidad de inscribir libremente nombres de dominio con el simple requisito de que previamente no hayan sido adoptados por otros usuarios de Internet ha venido generando problemas en el desarrollo de la red a escala internacional al entrar en conflicto con los derechos de la propiedad intelectual e industrial. Existen conflictos casuales que pueden producirse cuando el nombre de una persona, su apodo, afición o un término sacado de su imaginación, que ha registrado como nombre de dominio, coincide con una marca registrada, pero existen otros casos de lo que se ha venido a llamar ciberocupación (también llamados apropiaciones del nombre de dominio o Domain Name Grabbing) o registro por un tercero de un nombre de dominio que coincide con una marca para impedir que su titular pueda acceder a él, en general, con una finalidad económica al solicitar una remuneración por la entrega del nombre ya registrado o al aprovecharse de su prestigio para comercializar productos similares a través de la red.

En el caso de coincidencias casuales entre la marca y el nombre de dominio, es discutible que deba prevalecer en todo caso la marca, imponiéndose sobre quién ha registrado previamente un nombre de dominio plenamente justificado, por ejemplo porque su nombre coincide con el de la marca, ya que el campo de Internet es más amplio que el puramente comercial de tal modo que intereses de este tipo no deberian ser superiores a otros sociales, culturales o personales (así, el articulo 33 de la Ley de Marcas de 1.988 puede amparar tales situaciones). Sin embargo, lo que no resulta protegible son las coincidencias buscadas voluntariamente que precisamente quieren perjudicar las posibilidades de acceso a Internet para una marca u obtener un beneficio económico de esa marca transfiriéndole el nombre de dominio a los titulares de la misma a cambio de una compensación. Como señala el autor
VILLATE, Javier (¿Quiénes dominan los dominios? http://www.dominiuris.com/), debe distinguirse quienes utilizan nombre de dominio con el fin de especular de otras situaciones que pueden resultar protegibles.

En el caso de autos, la voluntad del demandante I.A.F. al registrar el nombre de dominio metrobilbao.com queda plasmada en la página Web objeto de debate. En el documento número 4 de la contestación a la demanda (folio 290 de los autos), que recoge un acta notarial de 5 de mayo de 2.000 sobre la página Web, el actor afirma que la página la ha realizado por pura venganza ante una multa injusta (lo repite en varias ocasiones) y su finalidad es obtener un beneficio económico por entregar el nombre de dominio al titular de la marca (mi única razón es que paguen 100 millones de pesetas, yo creo que sí los pagarán, donaré algo a actividades sociales, culturales y científicas y otro poco me lo quedaré para uso personal y la Web estará activa hasta que se llegue a un acuerdo con el metro). Las mismas afirmaciones aparecen en el documento número 5 consistente en
una entrevista que le realizaron en el periódico El Correo. En el documento número 3 consistente en la copia de un acta notarial de 18 de abril de 2.000 sobre la página Web metrobilbao.com, que se autocalifica como Antiweb del Metro, consta también que su autor afirma que fue multado en el metro con 5.000 pesetas y que esas 5.000 pesetas, que aún no he pagado, creo que les van a salir MUY CARAS a este metro.

El actor explica en su demanda que su voluntad es crear un foro de crítica para ofrecer a los usuarios del metro la posibilidad de expresar sus opiniones, comentarios o sugerencias, en relación con el funcionamiento del transporte metropolitano; sin embargo, como queda patente en las pruebas anteriormente señaladas, dicha alegación es sólo una excusa para los dos objetivos reales, la venganza y la obtención de un beneficio económico sustancioso. Tales motivaciones declaradas no pueden ser amparadas por el Derecho (artículo 7 del Código Civil) pues van contra la buena fe en el ejercicio de los derechos y suponen un ejercicio antisocial de los mismos.

La parte actora, para justificar su buena disposición al crear la página Web, propuso como testigo a Dña. M.G.C., que fue tachado por la demandada por su condición de amiga íntima (artículo 660 de la ALEC), sin embargo, su declaración sobre las intenciones de I.A.F. al crear la página Web (folio 481) carecen de relevancia cuando él mismo las ha expresado pública y reiteradamente.

Por otro lado, el propio actor fue consciente de que tal publicidad de sus intenciones le era perjudicial para este pleito y se encargó de modificar su contenido suavizándolo según el aforismo popular donde dije digo, digo Diego. La comparación entre las respuestas a lo que denomina preguntas básicas que constan en el acta notarial de 15 de mayo de 2.000 (documento número 4 de la contestación a la demanda) y las que se recogen en la página Web al practicar el reconocimiento judicial el 7 de febrero de 2.001 (folio 444 de los autos) dejan en evidencia al demandante, que ante las mismas preguntas cambia totalmente las respuestas, suprime los términos referidos a su voluntad de vengarse y de lucrarse económicamente, que anteriormente habla sostenido ante la prensa escrita (documento número 5 de la contestación a la demanda).

QUINTO.- En cuanto a la acción ejercitada por I.A.F. en la demanda, amparada en el artículo 127 de la Ley de Patentes, deben resolverse con carácter previo las alegaciones de la demandada METRO BILBAO S.A. relativas, por un lado, a la falta de cumplimiento por el actor de los requisitos previstos en el citado artículo para interponer su acción al no haberle formulado un requerimiento notarial previo a la demanda para permitirle como titular de la marca que se pronunciara sobre la oponibilidad de la misma y la explotación industrial que el requeriente pretende llevar a cabo (apartado 2º) y, por otro lado, a la prohibición de ejercitar la acción por quien hubiere sido demandado por la violación de la patente de que se trata (apartado 3º), como ocurre en el presente caso en que la titular de la marca actuó frente al demandante ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ambas alegaciones deben rechazarse. La primera, porque el requerimiento notarial tiene por finalidad permitir un posicionamiento del titular de la marca frente a la actividad que se pretende desarrollar y en un supuesto de autos en que existió un procedimiento previo que se autocalifica de administrativo (página 8 de la decisión del Panel Administrativo del Centro citado, al folio 72 de los autos) y en el que la entidad METRO BILBAO S.A. mostró ampliamente su posición sobre el uso del dominio metrobilbao.com por I.A.F., carece de objeto exigir además un requerimiento notarial. La segunda porque, por el contrario, dicho procedimiento no puede asimilarse a un procedimiento judicial y, de hecho, así se reconoce en la decisión que puso fin al mismo (documento número 3 de la demanda, página 8, folio 72 de los autos), por lo que no puede considerarse al ahora actor como previamente demandado por la titular de la marca por haber violado la misma. En consecuencia, no se estima que exista ningún óbice formal que impida conocer la acción planteada en la demanda.

Entrando así en el fondo de la acción ejercitada por el actor se estima que la actuación realizada por I.A.F., creando una página Web con el nombre de dominio metrobilbao.com constituye una violación de la marca METRO BILBAO de la que es titular la entidad METRO BILBAO S.A. y, en consecuencia, constituye una infracción de los derechos de marca según se sostiene en la reconvención.

Como se ha señalado en el fundamento jurídico cuarto, la voluntad del demandante ha sido precisamente perjudicar a la empresa titular de la marca METRO BILBAO Y la utilización de un nombre de dominio que coincide con la misma provoca tal perjuicio. Las marcas en general presentan varias funciones, unas primarias como es la identificación del producto o servicio respecto al género y a las marcas anteriores, la indicación de la procedencia y la indicación de la calidad, y unas secundarias como son la publicitaria y la condensación del fondo de comercio (ALONSO DAVILA, JESUS. El nuevo marco de la Competencia Desleal. La Cláusula General de la LCD. Consejo General del Poder Judicial. Andema. Madrid. Tomo 4. 1995). El registro de dominio realizado por I.A.F. afecta a estas funciones pues su coincidencia con la marca supone que los usuarios de Internet, que al acceder a la página Web que se corresponde con metrobilbao.com. esperan encontrar los productos y servicios del titular de la marca METRO BILBAO (lo que sí ocurre en la página de la demandada metrobilbao.net., en el reconocimiento judicial, al folio 439), lo que encuentran es que la indicación de procedencia y de calidad no es la presumible. Al contrario, generando confusión hasta se recoge un logotipo consistente en unos círculos superpuestos que guarda semejanza con el que identifica a METRO BILBAO (pasta con comparar las dos páginas Web en los folios 439 y 440 de los autos).

Una vez que se accede a la página Web, su contenido en general permite distinguir con claridad la procedencia de la información que recoge y su distinción de las prestaciones y servicios que puede ofrecer la demandada METRO BILBAO S.A., pero la afectación de la marca radica en el punto inicial de acceso a la página, en el nombre de dominio, ya que es donde el usuario de Internet establece la relación entre marca y producto y servicios que busca. El demandante reconvenido aprovecha el reclamo que supone utilizar la marca para que el público acuda a su página Web y así exponer lo que él desea, pero que lógicamente no era lo que un usuario no prevenido buscaba. La protección de la marca, según tiene reconocida la jurisprudencia (SsTS de 28 de septiembre de 2.000, 11 de diciembre de 1.993, 24 de julio de 1.992, 28 de noviembre y 30 de octubre de 1.986) alcanza también al interés general de los consumidores destinatarios de los servicios y actividades que conforman el hacer comercial para evitar que puedan adquirir, o en este caso acceder, a cosas distintas de las que se proponen. En el caso de la página Web creada por I.A. los consumidores de Internet resultan afectados pues es patente que, sin haber tenido previo conocimiento del contenido de la misma, al pretender, por ejemplo, conocer el horario del metropolitano de Bilbao, lo que no esperarían encontrar son unas fotografías como las recogidas en el acta notarial de 18 de abril de 2.000 (documento número 3 de la contestación a la demanda).

Desde la perspectiva de la mercantil reconviniente, también ve afectado su derecho a publicitar su marca a través de la red, teniendo que acudir a otros nombres de dominio, al menos en el nivel .com. Sobre esta cuestión, el actor mantiene que la demandada tiene como extensión lógica de su marca el nivel.es y no el .com. Sin embargo, no puede admitirse tal valoración pues contradice incluso su propia exposición ya que, como señala en la demanda (hecho tercero), el nivel .com se destina a usuarios de comercio y la entidad METRO BILBAO S.A. es una empresa con una actividad comercial que se dirige al público en general. Como recoge el autor JAVIER A. MAESTRE RODRIGUEZ, siguiendo a CARL OPPEDAHL,: La información de las compañías y de sus productos y servicios son generalmente localizadas en Internet, tecleando el nombre de dominio que contiene el nombre o marca de la compañía seguido de .com. Por tanto, la capacidad de poder usar un nombre de dominio consistente en el nombre de la compañía seguido de .com es importante para su capacidad de éxito en el mercado, promocionar y vender sus productos y servicios (Planteamiento de la Problemática Jurídica de los Nombre de Dominio: Comentario a la Sentencia dictada en el caso panavisión. Por Javier A. Maestre Rodríguez. Septiembre de 1.997. Publicado en http://www.dominiuris.com/).

De todo lo anterior se desprende que el demandante reconvenido ha violado la marca de la mercantil METRO BILBAO S.A. por lo que, con arreglo a los artículos 30, 31, 35 Y 36 de la Ley de Marcas, esta entidad está facultada para solicitar las medidas necesarias para su salvaguarda. Así, debe estimarse la pretensión de la demanda reconvencional de imponer al actor el cese de todos los actos que violan el derecho de la marca, adoptando las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en su virtud, ante la falta de derechos por parte de I.A.F. para la utilización del nombre de dominio metrobilbao.com, condenando al demandante a dejar de utilizar dicho nombre de dominio y, por tanto, a transferirlo a su legítimo titular, la empresa METRO BILBAO S.A. por el importe que supuso dicho registro (en el mismo sentido de esta resolución, la SAP Las Palmas de 3 de mayo de 2.002, Ponente: D. Ricardo Moyano García, en un supuesto similar al presente en el que el titular de un nombre de dominio (cortefiel.com) se alzó contra la decisión del Centro de Mediación y Arbitraje de la O.M. de la Propiedad Intelectual (OMPI) que declaró el registro abusivo del nombre de dominio por vulnerar derechos de la sociedad CORTEFIEL S.A. y solicitando la declaración de la propiedad sobre el dominio cuestionado a favor del actor, y en el que la demandada reconvino para que se declarara la violación de los derechos de marca y la ejecución de actos de competencia desleal por parte del actor, se resolvió igualmente declarando la existencia de tal violación de la marca y la existencia de competencia desleal).

SEXTO. La demandada reconviniente METRO BILBAO S.A., además de la violación de su marca, plantea en su reconvención la existencia de una actuación de competencia desleal por parte de I.A.F., que incardina en los artículos 6, 9 y 12 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1.991, al considerar que ha realizado actos denigratorios con la finalidad de explotar la reputación ajena y generar confusión en los usuarios de Internet.

La citada Ley, según se define en su articulo 1, tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y prohibe los actos de competencia desleal entendiendo por tales en el artículo 5 aquellos objetivamente contrarios a la buena fe. Su ámbito objetivo se refiere a comportamientos que se realicen el mercado y con fines concurrencia1es (articulo 2 LCD), no estando supeditada la aplicación de la ley a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal (artículo 3
LCD).

La actuación del reconvenido registrando un nombre de dominio correspondiente a la marca de la reconviniente entra dentro del ámbito de la aplicación de la norma ya que participa en el mercado con la creación de la página Web en el que ofrece la posibilidad de criticar a la entidad METRO BILBAO S.A. Y tiene un fin concurrencial pues la coincidencia de la marca y el nombre de dominio constituye un medio idóneo para promover la difusión de sus prestaciones consistentes en comunicar y facilitar las criticas al metropolitano de Bilbao. Dichas prestaciones, esto es, facilitar la critica de un medio de transporte público, es plenamente legítimo, el problema radica en el modo en el que se obtienen y publican tales críticas.

La mercantil METRO BILBAO S.A. califica los actos del reconvenido como actos de confusión (artículo 6), de denigración (articulo 9) y de explotación de la reputación ajena (artículo 12). En cuanto a la denigración no se estima que la actuación de I.A. pueda recibir esta calificación ya que las críticas y comentarios que se plasman en la página Web, e incluso las fotos que en su día aparecían en la misma, pueden tener mejor o peor gusto para quién acceda a ellas, pero no se aprecia que pueden llegar a calificarse de denigrantes para la entidad reconviniente.

Por el contrario, la utilización de un nombre de dominio coincidente con la marca METRO BILBAO supone un acto de confusión y de explotación de la reputación ajena ya que lleva a los usuarios de Internet a la página Web del reconvenido cuando lo normal es que se accediera a la correspondiente a la empresa del metropolitano de Bilbao e igualmente, parece evidente que el reconvenido recibe un
mayor número de visitas a su página, esto es, obtiene un beneficio aunque no sea directamente pecuniario, aprovechando esa coincidencia.

En consecuencia, al estimar que el reconvenido ha incurrido en competencia desleal, procede estimar la pretensión de la parte demandante en reconvención para la cesación del acto de competencia desleal consistente en usar el nombre de dominio coincidente con la marca METRO BILBAO (artículo 18,2° LCD).

SEPTIMO.- La entidad METRO BILBAO S.A. reclama que se imponga a I.A.F. la condena a abonar la indemnización de daños y perjuicios que se establezca en ejecución de sentencia, reconociendo la propia parte la imposibilidad de su valoración, tan siquiera aproximada de dichos daños y perjuicios (página 19 de la contestación reconvención).

Dicha pretensión debe ser rechazada ya que, en primer lugar, si la parte reconviniente no puede determinar los daños en la fase declarativa no se aprecia porque nuevas formas podrá hacer lo en fase de ejecución de sentencia, por lo que diferir la determinación a ese momento resulta inútil. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2.000, en sus artículos 209,4° y 219,3°, impone esta consideración al prohibir para las sentencias dictadas en procedimientos incoados en su vigencia reservar la condena para ejecución de sentencia.

Pero es que, por otro lado, para poder realizar tal determinación en ejecución de sentencia es preciso que se haya acreditado un perjuicio económico concreto en fase declarativa, lo que no ha probado aquella mercantil que ni siquiera ha precisado las bases económicas para poder fijar tal indemnización (SsTS de 31 de marzo de 1.993, 1 de julio de 1.996, 16 de abril de 1.998, 8 de julio de 1.999 y 27 de diciembre de 2.001).

En consecuencia, procede absolver al reconvenido de tal pretensión.

OCTAVO.- La desestimación íntegra de la demanda lleva a imponer al demandante las costas procesales causadas, por disposición del articulo 523, 1º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto a la demanda reconvencional, dada la estimación parcial de la misma, no procede imponer a ninguna de las partes las costas derivadas de la misma (artículo 523,2° ALEC).

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Desestimando íntegramente la demanda planteada por el Procurador D. JOSE ANTONIO GALLEGO GOMEZ, en nombre y representación de I.A.F., contra la entidad METRO BILBAO S.A. debo absolver y absuelvo a la misma de las pretensiones contra ella formuladas, con expresa imposición de costas a la parte actora.

Estimando parcialmente la demanda reconvencional.formulada por la Procuradora Dña. CARMEN MIRAL ORONOZ. en nombre y representación de la mercant l METRO BILBAO S.A., contra I.A.F., debo condenar y condeno al demandado a que cese todos los actos que violen el derecho de marca de la actora, adoptando las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, reconociendo la falta de derecho del demandante reconvenido para la utilización del nombre de dominio metrobilbao.com y condenando al mismo a que deje de utilizar dicho nombre de dominio y, por tanto, a transferirlo a su legitimo titular, la empresa METRO BILBAO S.A. por el importe que supuso dicho registro. Se desest1man el resto de las pretensiones planteadas contra el demandado. No se hace expresa condena en costas a ninguna de las partes, por las derivadas de la demanda reconvencional.

Dominiuris.com © Javier A. Maestre