En Barcelona a veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos por DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, los presentes autos de juicio de menor cuantía nº 721/96, seguidos a instancia de D. G. F. M., Procuradora de los Tribunales y de D. J. B. C., contra NEXUS COMUNICACIONES S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. I. L. C., a los que se han acumulado los autos nº 996/96, seguidos a instancia de NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L. , representada por la Procuradora de los Tribunales D. G. F. M., contra NEXUS COMUNICIONES S.A., sobre infracción de derechos de propiedad industrial.

PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo demanda origen de los presentes autos en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, suplicando del Juzgado se admitiera a trámite la demanda y previos los trámites legales dictara sentencia por la que se declararan los extremos a que se hacen referencia en el suplico, incluida la condena en costas de la demandada.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se dio traslado de ella al demandado, para que en el plazo de veinte días compareciera y contestara a la demanda, lo que así hizo, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación convocándose a ambas partes a la celebración de la comparecencia previa, en el que se afirmaron en sus respectivos escritos solicitando se recibiera el pleito a prueba; y abierto que fue, se propuso y practico la propuesta con el resultado que obra en autos. Finalizado el periodo probatorio, se mandó unir a autos la practicada, poniéndose los autos de manifiesto, a las partes en la Secretaría del Juzgado concediéndoseles el plazo de diez días para que presentaran sus respectivos escritos resúmenes de prueba o solicitaran la celebración de vista, quedando los autos definitivamente conclusos para sentencia, previa la práctica de las diligencias acordadas para mejor proveer.

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales a excepción del plazo para dictar sentencia, dado el cúmulo de asuntos que penden sobre este Juzgado.

PRIMERO.- Los demandantes -D. J. B. C. y NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIONES S.L.- ejercitan sendas demandas, con un mismo fundamento, en protección de los derechos de protección industrial que invocan; así, de un lado D. J. B. es titular de la marca NEXUS, registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (marcas nº 1.239.793, clase 235 y marca 1.239.794, clase 42), que tiene por objeto la "prestación de servicios de información de empresas con datos informáticos y estadísticos, ayuda a la dirección y explotación de empresas (documento número uno de la demanda) y "servicios de informática" (documento número dos). Las citadas marcas fueron cedidas por el Sr. B. a la codemandante por medio del documento número veintidós). Las citadas marcas medio del documento número veintidós (folio 199), atribuyendo a ésta licencia para su uso "sin otras limitaciones que las propias actividades y servicios que amparan". Por otro lado, NEXUS SERVICIOS INFORMACION S.L. tiene registrado como nombre comercial nº 121.919, documento número tres de la demanda). Los demandantes alegan que a finales de 1.995 tuvieron conocimiento que NEXUS COMUNICACIONES S.A. venía haciendo uso de la marca NEXUS para la comercialización de sus servicios (comunicaciones por terminales de ordenador, tanto a particulares como a empresas), por lo que le requirieron notarialmente hasta en tres ocasiones (documentos cuatro, seis y ocho) a fin de que cesase en el uso de las marcas litigiosas. Niegan, por otro lado, cualquier eficacia a la marca nº 2.008.390 (NEXUS COMUNICACIONES y graf.), de la clase 38, solicitada el día 25 de enero de 1.996, es decir, después del primero de los requerimientos, dado que la solicitud -a cuya concesión se han opuesto- no confiere al solicitante la propiedad de la marca y por tratarse de una mera "solicitud de cobertura". Por todo ello, después de invocar los fundamentos de derecho que estimaba de que la demandada hace del nombre y la marca NEXUS constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la parte demandante, condenándole a que cese en dicho uso y al pago de los daños y perjuicios que se cauntifiquen en ejecución de sentencia. La demandada por su parte, después de cuestionar la legitimación de quien inicialmente compareció como demandante en relación al nombre comercial -extremo subsanado mediante la demanda acumulada-, se opone a la demanda alegando, de un lado, que identifica sus servicios empleando su propia denominación social -NEXUS COMUNICACIONES S.A.-, añadiendo a dicha denominación un elemento gráfico, como es un "diseño característico de la tierra con una flecha"; sólo en la red de Internet y más concretamente en su E-MAIL utiliza únicamente el vocablo NEXUS, si bien ofrece con explicación que la normas que regulan el Registro Delegado de Internet en España (conocido con el nombre ESNIC) únicamente admite como longitud máxima para un dominio 24 caracteres, cifra que supera su denominación social. Por otro lado, la marca mixta NEXUS COMUNICACIONES y el gráfico antes referido, registrada con el nº del Sr. B., delimita su objeto a la clase 38 del Nomenclator Internacional (comunicaciones por terminales de ordenador); por todo ello, los servicios o actividades que desarrollan una y otra parte no son coincidentes, máxime cuando niega que la actora haya acreditado la actividad que desarrolla -circunstancia que utiliza como argumento para excluir, en todo caso, la petición de indemnización de daños y perjuicios-. Por todo ello, en resumen, la demandada rechaza que el "distintivo empresarial" que utiliza -un elemento fonético con dos vocablos sobre un plano gráfico-, salvo en la red de Internet, sea incompatible con los derechos de la actora y, en segundo lugar, los servicios que identifica con aquel distintivo son muy específicos y no guardan relación con la actividad o servicios de la actora.

SEGUNDO.- A la vista de las alegaciones formuladas por las partes y salvados, con la demanda acumulada, los defectos de legitimación, la resolución del procedimiento pasa por precisar las normas sobre protección de la marca previstas en nuestro Ordenamiento Jurídico. Así, el artículo 3 de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El registro de la marca, señala el artículo 30 confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico y, singularmente, el "titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, para que los hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". El artículo 31, por su parte, permite al titular de la marca ejercitar las acciones que el artículo 35 regula "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos u la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores". La Ley, por tanto, distingue claramente las acciones de violación del derecho de marca 8arts. 47 y ss), por ir dirigida éstas a expulsar del Registro una marca indebidamente registrada; y fija como finalidad del Registro de la Propiedad Industrial no sólo la protección del interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades y reputación entre el público del producto (sents. Del TS de 24 de julio de 1992 y 11 de diciembre de 1993).

TERCERO.- En esencia la demandada defiende la compatibilidad entre las marcas registradas por los demandantes y el signo distintivo que utiliza para identificar sus propios servicios; en primer lugar porque salvo en Internet, viene empleando la denominación NEXUS COMUNICACIONES sobre un gráfico muy característico (la Tierra con una flecha) y, en segundo lugar, porque su actividad, para la que ha solicitado la marca número 2.008.390, integra dentro de la clase38 del Nomenclator Internacional (comunicaciones por terminales de ordenador), en tanto que las marcas de la actora identifican servicios de otras clases del Nomenclator. Sin perjuicio de analizar posteriormente si concurren o no los servicios de una u otra parte en el mercado, en cuanto a este segundo argumento, tanto la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sents. de 30 de abril de 1987 y de 14 de octubre de 1991) como la Sala 3ª (sent. De 12 de abril de 1980), tienen declarado que la inclusión o no del producto o servicio en el mismo o distinto número del Nomenclator es irrelevante a estos efectos, dado que éste es una mera clasificación que puede servir "como elemento coadyuvante en caso de duda", siendo lo realmente trascendente que se de o no posibilidad de confusión, esto es "que coincidan o no en la misma área de comercialización" -dice la última de las sentencias citadas-. Por todo ello, debe rechazarse el argumento forma invocado por la demandada de pertenecer los servicios a distintas clase del Nomenclator Internacional.

CUARTO.- Es un hecho incontrovertido que tanto la entidad actora como la demandada prestan sus servicios en Internet; por tanto, concurrren en el mercado prestando los mismos servicios. El perito informante, después de realizar una serie de consideraciones generales sobre la navegación por Internet, señala que la forma más razonable de buscar información dentro del territorio español sería añadir el nombre de la entidad a la fórmula "www.-.es"; por tanto, siendo el término NEXUS el que identifica o singulariza a las dos entidades en litigio, dado que la demandada tiene registrado dicho acrónimo como dominio, utilizando la forma habitual se accedería a la información de NEXUS COMUNICACIONES S.A. (la actora tiene registrado como dominio el nombre REDNSI). Otras vías para acceder a una página Internet es la consulta a través de "buscadores"; y en dos de los buscadores españoles (tipo OLE y DONDE) resulta información de las dos entidades. La tercera vía de acceso es por medio de Registro Delegado de Internet en España, conocido con el nombre ES-NIC -sistema poco conocido y utilizado por el público, según el perito informante-, vía que igualmente ofrece información de NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L. y NEXUS COMUNICACIONES S.A. Por todo ello, preguntado el perito (folio 585) "si es posible que usuarios de Internet e Iniovía confundan las entidades NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L. y NEXUS COMUNICACIONES S.A., causada por el uso que la demandada realiza de la marca NEXUS", contesta que, "efectivamente", añadiendo "existe una alta probabilidad de que alguien que sólo conozca que el nombre de un proveedor de servicios Internet es Nexus intente localizarlo a través de la dirección www.nexus.es, en cuyo caso accedería NEXUS COMUNICACIONES S.A., ya que el nombre del acrónimo parece ser el más indicado. Si se accede a través de confusiones al existir dos entidades dedicadas al mismo negocio y que el inicio del nombre es exactamente igual". Por tanto, el informe pericial es concluyente, confirmando que el empleo indebido por la demandada de la marca registrada por la actora, tanto en Internet como en Infovía, provoca confusión en el usuario. Todo ello ha de conducir, inexorablemente a la estimación de la demanda, condenando a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 35 y 36 a) de la Ley de marcas, a que cese en el uso del nombre NEXUS en sus comunicaciones por las vías mencionadas. Es incuestionable que la comunicación por Internet es una actividad englobada en la marca nº 1.239.793, cuyo objeto está constituido por "los servicios de informática", estado facultada la actora para impedir el uso que viene haciendo la demandada de nombre NEXUS en la red de Internet. La colisión no se produce por la forma en que se identifica la demandada -su propio nombre social y un gráfico característico-, pues la configuración mixta del signo distintivo, unido a que el término NEXUS, aun no siendo genérico -en cuyo caso no podría ser objeto de registro (art. 13 de la Ley)-, es muy usual en el mundo de la informática, encontrándose incluido en muchas direcciones de internet o en empresas, si se utilizan, como vías de acceso, los buscadores internacionales (informe pericial, al folio 586). La confusión se produce en la red de Internet e Infovía, en la que la demandada, como se indicado, utiliza en su E-MAIL exclusivamente la denominación NEXUS. Esta se ha esforzado en demostrar que la actora optó voluntariamente por un dominio distinto (REDNSI.COMO) y así parece admitirlo D. J. B. al absolver, en confesión, la posición cuarta (folio 516); ello, entiendo, no constituye obstáculo alguno para la protección de la marca registrada, dado que la confusión, en todo caso, existe. La actora, teniendo el derecho exclusivo de utilizar en el mercado la marca NEXUS de la que es titular, en uso de su libertad, puede emplear en Internet un registro distinto, sin que ello enerve las acciones que en protección de su derecho ostenta frente a un tercero que utiliza una marca idéntica. La marca NEXUS está incluida en el denominación de la actora y el nombre de la empresa es un elemento esencial como vía de acceso a una página Internet -todo ello, por tanto, acredita el uso de la marca, sin perjuicio de su utilización en otros servicios informáticos distintos-. En consecuencia, procede declarar la violación del derecho de la actora y condenar a la demandada a que cese los actos que violan tal derecho.

QUINTO.- Interesa, por otro lado, la parte actora, que se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios que sean cuantificados en fase de ejecución de sentencia, si bien ni ha acreditado la realidad de los daños, ni mucho menos es posible fijar las bases para su posterior determinación. En este punto debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada que la "existencia" de los daños han de probarse cumplidamente al menos en su existencia, cuya demostración es ineludible, sin perjuicio de determinar su cuantía en ejecución de sentencia (sentencias del TS de 2 de abril de 1960 y 28 de noviembre de 1989). Tal doctrina es plenamente aplicable a los procedimientos relativos a marcas -las sentencias citadas se refieren a estas materias-, pues "si bien es presumible en toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por probados en su existencia" (sent. del TS de 21 de mayo de 1994). En el mismo sentido se ha pronunciado la Sección 15ª de la audiencia Provincial de Barcelona (sents. De 29 de diciembre de 1.995 y 10 de junio de 1.995). No parece que nos hallemos ante un supuesto de aprovechamiento consciente del prestigio ajeno, utilizando el renombre de una determinada marca para aplicarlo a los servicios propios, en cuyo caso podría imputarse al infractor la pérdida de ganancias o la disminución en las ventas. La demanda pudo registrar en Internet como dominio el acrónimo NEXUS, no constando que actuara de la mala fe -la actora optó por un registro distinto-, provocando, con ello, confusión en el mercado, a la que debe ponerse término, más no han quedado acreditados unos perjuicios concretos y cuantificables.

SEXTO.- Que en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es procedente hacer pronunciamiento alguno, abonando cada parte las causadas a su instancia, imponiendo a la demandada las costas de la reconvención, al ser íntegramente desestimada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. G. F. M., Procuradora de los Tribunales y de D. J. B. C. y NEXUS SERVICIOS DE INFORMACION S.L., contra NEXUS COMUNICACIONES S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. I. L. C., debo declarar que el uso que la demanda realiza, en sus comunicaciones de Internet e Infovía, de la marca NEXUS, constituye una violación de los derechos de los demandantes, condenando a que cese dicho uso, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia , la pronuncio, mando y firmo.

Dominiuris.com © Javier A. Maestre