Auto de adopción de medidas cautelares en el caso "nocilla.com"

AUTO

En Oviedo, a 2 de junio de mil novecientos noventa y nueve.

HECHOS

1º) Por la procuradora Dª María José Ronzón Fernández, en nombre y representación de la Sociedad B. E. S.A. bajo la dirección del letrado D. Jesús M. De Alfonso Olivé, se presentó demanda de medidas cautelares contra la sociedad G. S.L. en fecha 10 de abril de 1999, en la que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho aplicables al caso, se solicitaban las siguientes medidas: a) Prohibición y ordenación de cesación inmediata de uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA; b) Prohibición y ordenación de cesación inmediata del uso de dominio de Internet http://www.nocilla.com prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo y, de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet; c) Todo ello bajo el apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500.000 ptas. por cada día o fracción de retardo en su cumplimiento, desde que hayan transcurrido tres días desde la notificación del otorgamiento de las presentes medidas cautelares.

2º)En fecha 13 de abril de 1999, por comparecencia de la demandante se puso en conocimiento del juzgado que se había solicitado la acumulación de las presentes medidas a las que se seguían en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Oviedo, solicitando la suspensión del trámite hasta que se resolviera la acumulación solicitada, suspensión que se acordó por propuesta de providencia de 13 de abril de 1999. En fecha 17 de mayo de 1999, se comunicó por el Juzgado nº 1 de Oviedo la denegación de la acumulación solicitada por la demandante, por lo que, por providencia de la misma fecha se acordó alzar la suspensión y citar a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 1428 de la L.E.C. señalándose para el día 21 de mayo de 1999. Habiendo concurrido las partes a la comparecencia señalada, por el procurador Sr. Cobián Gil-Delgado, en nombre y representación de D. G. A. Q. como legal representante de la demandada G. S.L. se solicitó la suspensión de la misma por encontrarse el abogado de dicha parte enfermo e imposibilitado de acudir al acto. La parte actora no se opuso a la suspensión, acordándose la misma y citando a las partes a nueva comparecencia a celebrar el día 28 de mayo de 1999, concediéndole a la demandada hasta dicho día de plazo para formular alegaciones a la demanda de medidas cautelares.

3º) El día 28 de mayo de 1999 se celebró la comparecencia, solicitando la parte demandada nueva suspensión por enfermedad del letrado de dicha parte, suspensión que fue denegada, continuandose el acto en el que la parte actora se ratificó en la petición de medidas ampliando las mismas con las siguientes: a) Ordenación de embargo y deposito, en la persona que este juzgado señale, a resultas de este proceso, del dominio de Internet http://www.nocilla.com, haciendo constar en el registro de domino los datos del depositante que el juzgado señale; b) Prohibición expresa de efectuar cualquier otro cambio en el domino de Internet http://www.nocilla.com, salvo los ordenados expresamente por este juzgado, bajo el apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva que el juzgado señale prudencialmente por cada cambio efectuado. La parte demandada se opuso a la adopción de las medidas solicitadas conforme a los argumentos que constan en autos. Las partes solicitaron el recibimiento del incidente a prueba, proponiendo la demandante la confesión del representante de la demandada, la documental aportada en ese momento y la prueba de reconocimiento judicial consistente en la conexión a Internet y entrada en el dominio objeto de litigio, pruebas que fueron declaradas pertinentes, proponiendo la parte demandada la documental aportada en el acto y prueba pericial, declarandose impertinente esta última. Las pruebas se practicaron en el mismo acto con el resultado que obra en autos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

1º)Las medidas cautelares solicitadas por B. E. S.A. y que se transcriben en los anteriores hechos de esta resolución, se fundamentan en la demanda, en el artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal, en relación con los artículos 5, 6, 9, 11, 12 y 18 de la misma ley, así como en los artículos 30 y 36 de la Ley de Marcas. Conforme a dichos preceptos citados en la demanda y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Patentes, aplicables en materia de marcas por la remisión del artículo 40 de la Ley de Marcas y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1428 de la L.E.C., aplicable de acuerdo con los artículos 25.4 de la Ley de Competencia Desleal y 125.4 de la Ley de Patentes, para la adopción de medidas cautelares es preciso, con carácter general la concurrencia de dos presupuestos: A) La fundada apariencia de buen derecho en las pretensiones del demandante, valorándose la probabilidad de que dichas pretensiones sean estimables en el proceso principal, valoración que deberá hacerse en este caso teniendo en cuenta la aplicación de los preceptos de la Ley de Competencia desleal y la ley de Marcas. B) El peligro en la demora de la solución judicial o riesgo de ineficacia futura del fallo de la sentencia que llegue a dictarse, que haría ilusoria la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución.

2º)En cuanto al primero de los requisitos, la apariencia de "buen derecho" por parte de la empresa demandante, y que es el que mayores problemas plantea, resulta de los documentos aportados con la demanda y de la prueba practicada en la comparecencia, que existen indicios suficientes para entender que las pretensiones de la demandante pueden ser acogidas en el pleito principal, ya que B. E. S.A. es la titular de la marca NOCILLA, a nivel nacional, comunitario e internacional, y tal denominación ha sido utilizada por la empresa G. S.L. en Internet, tras conseguir inscribir, su administrador único D. G. A. Q., el nombre de dominio "nocilla.com", en el registro INTERNIC (Internet Network Information Center) por medio de la empresa NSI (Network Solutions Inc) empresa que asigna, entre otros, los nombres de dominio ".com" que son los designados para uso comercial en la Red. El registro del nombre de dominio "nocilla.com" lo efectúa el administrador de la empresa G. S.L. a pesar de conocer el producto alimenticio NOCILLA y constandole que NOCILLA es una marca registrada, como reconoce dicho administrador en la prueba de confesión judicial, manteniendo la pagina Web en Internet con dicha denominación, aún después del requerimiento notarial hecho por B.E. S.A. al citado D. D. G. A. Q.. 3º)El conflicto entre los nombres de dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que aunque es novedoso en España (si bien ya existe al menos un auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997) ya ha sido tratado por la jurisprudencia de otros países donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo y ha sido estudiado por la doctrina. En un amplio estudio sobre dicha problemática, Javier A. Maestre ("Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informática Aranzadi nº 29, octubre 1998 y en http://www.dominiuris.com), entiende que el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marcas si se registra una marca ajena debidamente inscrita, puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena y puede suponer también una violación de los derechos de propiedad intelectual. Este autor, siguiendo la doctrina estadounidense, enumera los distintos tipos de conflicto que pueden suscitarse con los nombres de dominio, refiriendose a las apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing), supuesto de conflicto que surge cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca, para evitar que su propietario se establezca con su nombre en la Red o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado. Tales supuestos de apropiación, son señalados por los especialistas en la materia, como supuestos habituales surgidos desde el momento en que la Red pasa a ser usada con un carácter comercial, convirtiendose el nombre de dominio no solo en una dirección sino en un signo distintivo de las empresas en la Red, que constituye sin duda el mayor escaparate del mundo (Así lo señalan José Manuel Ortecho "Dominios Internet ¿Qué son?", y Enrique Bardales "Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los alfa-redi.comarcas" en Revista Electrónica de Derecho Informático, http://www.derecho.org/redi/). El supuesto de hecho objeto de las presentes medidas cautelares, reúne todas las características para considerarlo como un caso de apropiación de una marca con fines evidentemente no lícitos y que no es mas que una versión actual de otros supuestos estudiados por la jurisprudencia en materia de marcas, como aquellos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigio y notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlo hecho la empresa titular de la marca, actuación que ha sido considerada por la jurisprudencia como "deslealtad competitiva" e "indiscutible fraude" (S.T.S. 15 octubre de 1992).

4º) El requisito de la apariencia de "buen derecho" de las pretensiones de la demandante, tiene otro aspecto vinculado en concreto al derecho de marcas y al de competencia desleal y que se relaciona con el hecho de que la marca NOCILLA y el nombre de dominio "nocilla.com", no compiten en el mismo sector de productos y servicios, la primera es utilizada para distinguir productos alimenticios, el segundo fue usado, (aunque no en la actualidad según el resultado del reconocimiento judicial) para exhibir pornografía y facilitar enlaces con empresas de este sector. Esta cuestión la trata también Javier A. Maestre en el estudio citado, y siguiendo a Fernández Novoa ("Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1990)dice que partiendo de una interpretación del artículo 31 en relación con el artículo 12 de la Ley de Marcas, y en concreto del término "asociación" que utiliza este último precepto, considera que para apreciar el riesgo de asociación no es requisito la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados. A soluciones similares ha llegado la jurisprudencia de Estados Unidos, en el caso Panavisión International v. Denis Toeppen, sentencia del Juez Pregerson de 5 de noviembre de 1996 de la Corte Federal del Distrito de California, en un supuesto de registro como nombre de dominio de una marca conocida para posteriormente vender a la empresa titular de la marca el nombre de dominio, y en el caso Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, resolución del Juez Dwyer de 9 de febrero de 1996 de la Corte del Distrito Oeste de Washington, recaída en un proceso similar a las medidas cautelares (preliminary injuction) en el que precisamente se trataba de la utilización como nombre de dominio de una marca conocida de productos infantiles, usandola para una pagina Web de contenido pornográfico. Menores problemas plantea la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, en cuanto al supuesto de productos o servicios que no compitan en el mercado, pues así no solo se deduce de los artículos 2 y 3 de dicha Ley, sino que se refleja claramente en el preámbulo de la Ley, cuando dice que el derecho de competencia desleal "deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado", resaltando como significativo a este respecto el artículo 5 de la Ley. En consecuencia la conducta de la entidad demandada podría encajar tanto en la cláusula general del artículo 5 como comportamiento objetivamente contrario a la buena fe, como en los demás artículos citados en la demanda, 6 (actos de confusión), 9 (actos de denigración), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena).

5º) El requisito del peligro en la demora o el riesgo de ineficacia futura del fallo de la sentencia que en su momento se dicte, plantea bastantes menos problemas, pues si con carácter general, el retraso en la solución judicial del litigio, suele justificar determinadas medidas cautelares, en los supuestos de violación del derecho de marcas o en supuestos de competencia desleal, aparece con una mayor justificación. Así, Rodríguez San Vicente ("Medidas cautelares en competencia desleal", Cuadernos de Derecho Judicial nº XVII, 1997), opina que en materia de competencia desleal, la sola pendencia actual o futura del proceso principal es por si misma relevante para generar el riesgo que justifique la medida, sin necesidad de circunstancias adicionales. Tampoco es un obstáculo para la adopción de las medidas cautelares, en este caso, el hecho de que actualmente la página web cuyo nombre de dominio es "nocilla.com", aparezca sin contenido, se halle "en construcción", como pudo apreciarse en la prueba de reconocimiento judicial, pues de no adoptarse las medidas solicitadas, la demandada, que sigue teniendo la titularidad de dicho nombre de dominio, podría reactivar la página, volviendo a establecer un contenido sexual y enlaces pornográficos, utilizando el nombre de un producto que como es notorio está dirigido al público infantil, o en todo caso podría seguir utilizando, con cualquier otra finalidad, una marca que pertenece a la demandante. Incluso el cierre definitivo de la página, voluntariamente por el titular del nombre del dominio, antes de la presentación de la demanda de medidas urgentes contra el mismo, no ha sido motivo para denegar la adopción de medidas, en la jurisprudencia de otros países, como en la reciente resolución de 3 de mayo de 1999 del Tribunal de Gran Instancia de Paris, recaída en el caso RATP, (dicha resolución puede encontrarse en http://legalis.net).

6º) En cuanto a la alegada falta de legitimación pasiva de la demandada al manifestar en la comparecencia que el titular del nombre de dominio "nocilla.com" es A. Mc L. con domicilio en Kiev (Ucrania), cliente de la empresa G. S.L., empresa que se ha limitado a tramitarle dicho nombre de dominio, tal alegación no puede acogerse y no es mas que una maniobra de la demandada que ha actuado con mala fe en este proceso cautelar, pues consiguió que se suspendiera la comparecencia señalada en su momento alegando enfermedad del letrado de dicha parte, aportando un certificado médico que si bien recogía que ya estaba dado de alta, se accedió a la suspensión, mostrandose de acuerdo ambas partes en señalar nueva comparecencia una semana después, concediendo a la demandada ademas, dicho plazo para formular alegaciones, a pesar de lo cual en la nueva comparecencia, no se presentó el letrado, intentando la parte una nueva suspensión presentando para ello, los mismos documentos sobre la enfermedad del letrado que ya se habían presentado en la comparecencia anterior, comprobandose por la prueba de reconocimiento judicial y por la aportación de documentos por la demandada, que ésta había aprovechado la suspensión de la comparecencia para modificar el contenido de la página web y para que ahora apareciera como titular, junto a G. S.L. el tal A. Mc L. con un apartado de correos de Kiev, figurando el registro de la citada página el 21 de mayo, fecha en la que también figura una imposición del citado Alexander de 17.400 ptas. en la cuenta de G. S.L. Tales fechas son posteriores a la de la primera comparecencia. La conducta de la demandada, hace dudar incluso de la existencia real de tal persona, por lo que debe rechazarse la alegada falta de legitimación pasiva que en todo caso es rechazable, tanto porque el registro "nocilla.com" sigue figurando a nombre de G. S.L. como por el hecho de que aun cuando fuera cierto que dicha empresa tramitó el nombre de dominio para un cliente, aun en ese hipotético y poco creíble caso, igualmente estaría legitimada pasivamente la demandada, al menos conforme al artículo 25.4 de la ley de Competencia desleal que legitima para dirigirse no solo contra los que hubieran realizado u ordenado el acto de competencia desleal, sino también a los que hubieran cooperado a su realización.

7º)Dado el carácter de "numerus apertus" del sistema de medidas cautelares regulado tanto por el artículo 1428 de la L.E.C ("las medidas que... sean necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recaiga"), como por el artículo 134 de la Ley de Patentes ("las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga"), o como por el artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal ("las que resulten pertinentes"), deben considerarse pertinentes y necesarias para asegurar el fallo que en su día recaiga, las solicitadas por la entidad B.E. S.A. en la demanda, consistentes en la prohibición a la demandada del uso en cualquier forma de la denominación NOCILLA y del uso del nombre de dominio "nocilla.com", así como el apercibimiento y multa coercitiva diaria, ya que de no adoptarse tales medidas, lo que permitiría a la demandada seguir usando la denominación NOCILLA, la sentencia firme que en su día recayera sería muy poco eficaz y el daño a la empresa demandante difícilmente reparable. Asimismo también son adecuadas las medidas que la demandante amplió en la comparecencia, ampliación justificada por la actitud de la demandada, que aprovechó la suspensión de la primera comparecencia, para tratar de eludir las medidas solicitadas en la demanda. Tales medidas consistentes en el embargo y deposito del nombre de dominio litigioso y la prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el mencionado dominio, deben adoptarse, si bien no parece necesario nombrar depositario a un tercero del nombre de dominio, pues resulta suficiente embargar dicho nombre mediante comunicación a la NSI, entidad que asigna dichos nombres.

8º) La estimación de la demanda de medidas cautelares debe llevar ademas la condena de la demandada al pago de las costas, debido a la mala fe con que ha actuado en el presente incidente, según se hace constar en el razonamiento jurídico sexto de esta resolución.

Vistos los artículos citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

En méritos de lo expuesto S.Sª. DECIDE: Que procede estimar la solicitud formulada por la entidad B.E. S.A. representada por la procuradora Dª María José Ronzón Fernández y dirigida por el letrado D. Jesús M. De Alfonso Olivé, contra la entidad G. S.L. representada por el procurador D. Rafael Cobián Gil-Delgado, y en su virtud, debo acordar las siguientes medidas: A) La prohibición y orden de cese inmediato a la demandada del uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA. B) La prohibición y orden de cese inmediato del uso del nombre de dominio de Internet http://www.nocilla.com por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo y, de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet. C) Orden de embargo del nombre de dominio http://www.nocilla.com, comunicándolo al registro del dominio perteneciente a la empresa NSI (Netwwork Solutions Inc). D) Prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio http://www.nocilla.com, salvo los ordenados expresamente por este Juzgado. E) Todo ello con apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500.000 pesetas por cada día o fracción de retardo en el cumplimiento de la medidas A)y B), y 500.000 pesetas por cada incumplimiento de la medida D), multas que regirán a partir de los tres días desde la notificación de esta resolución. Procede además la condena de la demandada al pago de las costas del presente proceso cautelar.

Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo en el plazo de CINCO DÍAS.

Así por este Auto lo pronuncia y firma el Ilmo. Sr. D. Agustín Azparren Lucas, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo.

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Artículo periodístico dando cuenta de la noticia: diario La Nueva España de Oviedo, el día 09-06-1999.

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