Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dictada en el caso OZU

Bilbao, 5-1-2001

Vistos en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía nº 135/98, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao y seguidos entre partes: Como apelantes OZUCOM, S.L. y E.A.R. representados por la Procuradora Sra. ... y dirigidos por el Letrado Sr. ... y como apelada ADVERNET, S.L. representada por el Procurador Sr. ... y dirigida por la Letrada Sra. ...

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma..

PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 28 de Septiembre de 1.999 es de tenor literal siguiente:

"FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr..., en nombre y representación de ADVERNET, S.L., contra E.A.R. y OZUCOM, S.L., debo condenar y condeno a estos últimos: a) A que cesen en los actos que suponen una violación del derecho del titular registral de la marca OZU, prohibiéndoles en el futuro la utilización del nombre OZU.
B) A que no utilicen el dominio Ozu.com (titular Admazing Internet), debiendo quedar revocado al Sr. E.A.R. como contrato administrativo.
C) A que se cambie la denominación social a fin de que no se produzca confusión alguna.
D) A que no utilicen el dominio "OZUCOM. Es".
E) A indemnizar al actor los daños y perjuicios ocasionados, trámite que se dejará para ejecución de sentencia.
F) A que publiquen fallo de esta resolución en aquellos medios de comunicación que se especifiquen.
Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.
Y desestimando la demanda reconvencional formulada de contrario, debo absolver y absuelvo al actor reconvencido de los pedimientos en ella contenidos, con imposición de costas al demandado reconviniente."

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de los demandados se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, la que ha correspondido el nº 784/99 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento y la vista del recurso, se celebró ante la Sala el pasado día 11 de Diciembre de 2000 en cuyo acto:

El Letrado recurrente solicitó la revocación de la Sentencia de instancia y se dicte otra por la que se desestime la demanda interpuesta y se estime la reconvención de esta parte presentada el 28-5-98 con imposición de costas a la parte contraria.

El Letrado recurrido solicita la confirmación de la sentencia de instancia y la desestimación del recurso interpuesto con imposición de costas.

Terminado el acto, quedaron las actuaciones sobre Mesa Tribunal para la deliberación y resolución.

CUATRO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO OLASO AZPIROZ.

PRIMERO.- Habiéndose abandonado tácitamente por los demandados recurrentes la excepción de litisconsorcio pasivo mantenida en la instancia - basada en no haberse traído al procedimiento a la entidad Admazing Internet -, se ha de entender que se aquietan con el rechazo de dicha excepción; procede, en consecuencia, centrarse en lo que fue objeto concreto del recurso conforme a las alegaciones del letrado de Ozucom, S.L. y de Enrique Aguilera en el acto de vista, coincidente aquél con las alegaciones de fondo tanto en la oposición a la demanda como en la acción reconvencional, rechazadas por el juzgado de instancia.

SEGUNDO.- Lo que los demandados pretenden, relacionado los preceptos sustantivos de la Ley de Propiedad Intelectual con los de la Ley de Marcas que entienden aplicables al caso, es que se declare al Sr. E.A.R. titular de los derechos de propiedad intelectual tanto del programa del buscador para Internet "ozu.com" como de la propia denominación OZU (artº 10, apartados 1- i) y 2 y artº 97 de la Ley de Propiedad Intelectual) lo que le faculta a su juicio para ejercitar los derechos regulados en los artículos 14 y 17 a 20 de dicho texto legal; y que, como consecuencia de tal declaración y a la luz del artº 124 de la misma Ley se acuerde, por un lado, que Advernet, S.L. debe cesar en la utilización, explotación o comercialización de Internet del buscador Ozú.es y, por otro, que se anule la marca OZU de la que aquella mercantil es la titular registral y que se cancele la inscripción en le Registro de la Propiedad Industrial, por ser la misma reproducción o imitación de la creada por el Sr. E.A.R. y protegida por su derecho de propiedad intelectual (artº 13, apartado d) en relación con el artº 48, ambos de la Ley de Marcas).

TERCERO.- Planteada la litis y el recurso en los anteriores términos, este no puede ser admitido; lo que de los asuntos resulta es que en los albores del año 1.996 (folio 224, documento 7 de la contestación a la demanda) hubo comunicación o interrelación entre los entonces bien avenidos Sres. E.A.R. y M.E., por un lado, (ambos a la sazón estudiantes de Informática en USA) y los Sres. L.A., C.P. y M.E., por otro, residentes en España, con el fin de crear un buscador para Internet con la denominación OZU; el Sr. E.A.R., que mantiene ser el autor intelectual tanto de la denominación, como del signo gráfico, como del contenido del buscador (incluyendo programa informático o parte técnica y base de datos a la que por intermedio de aquél se accede), no solo no lo ha acreditado sino que de las pruebas practicadas en autos lo que se desprende es lo contrario; como mucho, sería el autor del programa técnico del buscador por habérsele confiado por quienes luego serían socios de Advernet, S.L. esta parte del proyecto en base a sus conocimientos de informática; pero eso no le autoriza a reivindicar la paternidad intelectual de la totalidad de aquél, cuando no ha demostrado haber sido el inventor del término OZU del buscador, ni de su signo gráfico, ni tampoco haber creado, organizado, publicitado, etc., las direcciones o páginas Web a las que, por medio del buscador antedicho, se puede acceder; por el contrario y, en relación al término OZU, el recorte de prensa obrante al folio 32 y el contenido de CD unido a la revista Super Net Magazine (folio 50 y siguientes) que ha sido examinado y analizado por el perito Sr. D.L. (folios 630 y siguientes) demuestra que la mercantil Advernet, S.L. ya utilizaba dicha denominación a través del dominio "www.advernet.es/ozu", haciéndolo con anterioridad a cuando el Sr. E.A.R., a través de la firma Admazing Inc. (o Admazing Internet) en la que estaba asociado registrara en el InterNic norteamericano el nombre de dominio "ozu.com", lo que hizo el 12 de Abril de 1.996, mientras que el recorte de prensa antedicho es de fecha 7 del mismo mes y año; asimismo, el recorte de prensa del folio 49 (Documento 7 de la demanda) revela que la dirección del correo electrónico del buscador "www.ozu.com" era "ozu@advernet.es" ; igualmente, la certificación de la entidad Tower (folio 514) indica la relación entre "ozu.com" y Advernet, S.L.; por tanto, considerando lo anterior, lo más congruente es pensar que, constituida la mercantil Advernet, S.L.; el 30 de Enero de 1.996 y apareciendo por primera vez la denominación OZU en el buscador de Internet "www.advernet.es / ozu" en el mes de Marzo del mismo año, con la base de datos por índices correspondiente, es a dicha sociedad a la que hay que reconocer los derechos de toda índole inherentes tanto a la denominación como al propio buscador, ratificados posteriormente en cuanto a la primera por su Registro como marca de la titularidad de Advernet, S.L. en la Oficina de Patentes en el mes de Mayo del mismo año; sin perjuicio de las compensaciones que se pactaran a favor del Sr. E.A.R. por su intervención en la puesta en marcha y registro en USA del buscador; por tanto, tal inscripción en USA del dominio "ozu.com", si bien efectuada con anterioridad a la inscripción de la marca OZU en España, nada significa al no demostrarse que responda a un uso anterior y notorio de dicha denominación, de la paternidad exclusiva del Sr. E.A.R.; antes al contrario, del contenido del CD al que antes nos hemos referido - avalado por la prueba pericial - y de la declaración del testigo Sr. M.E. (cuya animadversión y malquerencia para con su antiguo socio no patentiza en autos en forma alguna), lo que fluye es que la iniciativa para la inscripción del dominio "ozu.com" en USA partió de Advernet, S.L., si bien se hizo materialmente por intermedio de Admazing Inc., de la que formaban parte los Sres. E.A.R. y M.E., designándose registralmente al primero como contacto administrativo y al segundo como contacto financiero, de cuya situación aquél ha pretendido aprovecharse a la postre proclamando la paternidad intelectual sobre la totalidad del proyecto, lo que no ha conseguido acreditar.

CUARTO.- En definitiva, el registro de una marca confiere a su titular en derecho de utilización exclusiva (artº 30 y siguientes de la Ley de Marcas), que puede ceder entre otros motivos, cuando imite o reproduzca lo inventado por otro, lo que en este caso no consta que haya ocurrido; tal derecho se ha de extender, por tanto, a la utilización del buscador "www.ozu.com" "creado por Advernet, S.L. en Enero de 1.997 - por cierto, con lenguaje de software distinto al del buscador "www.ozu.com", que era conocido por dicha mercantil y cuyas claves de acceso anuló al Sr. E.A.R., como se deduce de la prueba, PERL el primero y AWK el segundo, lo que también es significativo para desmontar la tesis de que el Sr. E.A.R. era el único capacitado para la creación del programa - facultándose al titular de la marca al ejercicio de las acciones del artº 35 y siguientes de la Ley de Marcas que han sido justamente estimadas por el juzgado de instancia.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso de apelación y confirmarse la resolución recurrida, se han de imponer las costas de esta alzada a la parte apelante de conformidad con el artº 710 de la LEC.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.

FALLO

Que, desestimado el recurso de apelación interpuesto por Ozucom, S.L. y E.A.R. contra la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia nº 13 de los de Bilbao en el juicio declarativo de menor cuantía nº 135/98 que de este rollo dimana, confirmamos íntegramente dicha resolución, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Dominiuris.com © Javier A. Maestre