SENTENCIA , DICTADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA, EN EL CASO ZARAGOZAVIRTUAL.COM

24 DE SEPTIEMBRE DE 2002

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada núm. 186/2001 de fecha 19 de abril de 2001; cuya parte dispositiua dice: "Que estimando en parte la demanda formulada por SEINCO SL contra INTERNET ZARAGOZA, SOCIEDAD CIVIL y contra los socios de Internet Zaragoza, Sociedad Civil y contra la mercantil RESIDUO CERO, S.L. debo declarar y declaro:

1.- La obligación de la parte demandada de cesar por sí o por terceros en el uso del dominio "zaragoza-virtula.com" tanto en internet como en toda clase de. publicidad en ese medio o en otros de comunicación.

2.- La prohibición para la parte demandada de utilización por sí o en el tráfico mercantil, comercial y de internet del dominio mencionado o cualquier dominio o referencia a la marca "zaragoza virtual", evitando cualquier enlace o link que con la utilización de ese dominio o esas palabras derive la conexión hacia otras páginas web que no sean de la parte actora.

3.-Condenado a los demandados a retirar a su costa toda la publicidad en la que conste el dominio "zaragoza-virtual.com" o esas palabras tanto en medio de comunicación como en internet así como en cualquier publicidad directa o indirecta.

4. - Declarando la deslealtad de los actos llevados a cabo por la parte demandada.

5.- Declarando el cese de publicidad de los demandados en la que se incluya la dirección de dominio "zaragoza-virtual.com" o esas palabras.

6. - Condenado a los demandados a notificar la sentencia a sus clientes y la publicación de la misma a su costa en la televisión local donde se ha difundido la publicidad de la actora o de los demandados sobre el dominio mencionado o sus términos así como en los medios de publicidad escrita o radios donde las partes hayan efectuado publicidad o explicado su proyecto de comercio electrónico, incluidas las páginas web propiedad o explotadas por la parte demandada. Sin expresa imposición de costas."

SEGUNDO.- Con fecha 16 de abril de 2001 se dictó Auto 'aclaratorio de dicha sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "SE RECTIFICA el fallo de la sentencia en el sentido siguiente: "FALLO: que estimando en parte la demanda formulada por SEINTECO S.L. contra INTERNET ZARAGOZA SOCIEDAD CIVIL y contra D. JULIO GALISTEO SERRANO como socio de Internet Zaragoza Sociedad Civil y contra la mercantil RESIDUO CERO S.L., debo declarar y declaro:

1.- La obligación de la parte demandada de cesar por sí o por terceros en el uso del dominio "Zaragoza-virtual.com" tanto en internet como en toda clase de publicidad en ese medio o en otros de comunicación.

2.- La prohibición para la parte demandada de utilización por sí o en el tráfico mercantil, comercial y de internet del dominio mencionado o cualquier dominio o referencia a la marca "Zaragoza Virtual': evitando cualquier enlace o link que con la utilización de ese dominio o esas palabras derive la conexión hacia otras páginas web que no sean de la parte actora.

3.- Condenando a los demanados a retirar a su costas toda la publicidad en la que conste el dominio "Zaragoza-virtual.com" o esas palabras tanto en medios de comunicación como en internet así como en cualquier publicidad directa o indirecta.

4.- Declarando la deslealtad de los actos llevados a cabo por la parte demandada.

5.- Declarando el cese de publicidad de los demandados en la que se incluya la dirección de dominio "Zaragoza-virtual.com" o esas palabras.

6. - Condenando a los demandados a notificar la sentencia a sus clientes y la ubicación de la misma a su costas en a televisión local donde se ha difundido la publicidad de la actora o de os demandados sobre el dominio mencionado o sus términos así como en los medios de publicidad escrita o radios donde las partes hayan efectuado publicidad o explicado su proyecto de comercio electrónico, incluidas las páginas web propiedad o explotadas por la parte demandada.

Sin expresa imposición en costas".

TERCERO.- Notificada dicha sentencia y auto aclaratorio a las partes por la representación procesal de INTERNET ZARAGOZA S. C. y J.G.S. se interpuso contra los mismos recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos; solicitando por OTROSI el recibimiento del pleito a prueba y la celebración de VISTA pública. Dándose traslado a la parte demandante se opuso al recurso de apelación y a la prueba documental propuesta; no habiéndose opuesto al recurso el demanado RESIDUO CERO S.L. en situación de rebeldía; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia.

CUARTO.- Recibido los Autos se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado. Respecto a la prueba se dictó Auto el 23 de julio de 2001 en el que se denegaba la admisión de los documentos aportados. Se señaló para VISTA el 7 de enero de 2002 a las 10,15 horas; y celebrada, las partes asistentes informaron en apoyo de sus respectivas pretensiones según consta en el acta levantada al efecto

QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, y

PRIMERO.- Se presenta recurso de apelación contra la sentencia dictada por la juez "a quo" que estima la reclamación de la actora basada en la vulneración por la demandada de los derechos atribuidos por la ley de marcas, competencia desleal y ley general de publicidad, sin que fijase ninguna indemnización por daños y perjuicios.

SEGUNDO.- Antes de entrar en los hechos del caso en cuestión parece conveniente a la Sala hacer unas reflexiones sobre el tema debatido y sobre las cuestiones técnicas del mismo.

Prima facie, se debe recordar que las acciones ejercitadas por la parte actora son las derivadas de la ley de marcas, competencia desleal y ley general de publicidad. En este sentido, lo que se resolvió por la juez a quo fue la condición de marca del término Zaragozavirtual a favor de la apelada y de signo distintivo de la expresión mencionada.

En segundo lugar, ambos partes tienen registrados nombres de dominio casi idénticos con la expresión zaragozavirtual.com y zaragoza-virtual.com.

Pues bien, los nombres de dominio son las llaves electrónicas de las puertas virtuales que constituyen las páginas web, las cuales, así mismo, conforman un escaparate, a modo de local comercial, donde se exponen los productos o servicios de las empresas o particulares. Estos conceptos electrónicos, puesto que suponen creación mercantil e intelectual, deben ser objeto de protección por parte de todos los países y legislaciones.

Al ser un fenómeno novedoso, en un principio, surgieron problemas como la falta de legislación, la diferente interpretación, etc. De ahí el elevado y todavía creciente número de conflictos de todo tipo, como el caso de autos, sobre los nombres de dominio como activos mercantiles de relevante trascendencia. No obstante, y a fecha de hoy aunque parece un problema inabarcable si que se observan pautas para su solución.

Por lo tanto, la relevancia económica de Internet como principal autopista de la información y de comercio ha dotado de especial relevancia a la protección de todos estos conceptos nuevos. El éxito de Internet ha sido una de las causas de los conflictos entre los nombres de dominio y esto se ha producido, principalmente, al abaratamiento de los equipos informáticos y de la conexión a la red y esto origina el crecimiento incesante de los mismos. Otro de los motivos es que los dominios que cumplen funciones similares a la de los signos distintivos.

El hecho de que por medio de la red se pongan en contacto gente de todos los países del mundo y que se pueda aperturar un dominio de forma virtual mediante la remisión del pago de los cánones por transferencia bancaria supone una fuente potencial de conflictos puesto que se efectúan unas advertencias legales en cuanto a preferencia del derecho de propiedad industrial en caso de conflicto pero se permite el registro y uso de los dominios.

Precisamente esta demanda creciente de dominios ha producido una descentralización parcial de los indicadores de primer nivel genérico y por ello, son las autoridades nacionales de cada país las que gestionan y conceden la titularidad de nombres de dominio con su indicador geográfico, en España a través de la orden ministerial de 2001. La consecuencia es que los mismos nombres de dominio pueden tener titulares diferentes según el país en que lo hayan registrado.

De la misma manera, también se dan los supuestos de pequeñas variaciones de los nombres de dominio en un mismo ámbito genérico o geográfico y esto da lugar a apropiaciones o usurpaciones de los nombres de dominio ya que no es operativo ni económicamente aceptable registrar todas las posibles variaciones que puedan darse en los diferentes países. Por ello, los conflictos más frecuentes se producen en el ámbito de la legislación de marcas entre los nombres de dominio y los signos distintivos y las marcas.

De hecho, se ha 'acuñado un término anglosajón para designar estos comportamientos como es "cybersquatting': equivalente en cierta medida a la ciberespeculación, ya que dichos ciberespeculadores registran un dominio para luego cedérselo al titular del signo distintivo conocido y conseguir dinero con estas operaciones. También se expresa en inglés como "domain grabbing o domain pirating", y cuya traducción sería más o menos la piratería de nombres de dominio. Casos típicos han sido por ejemplo, McDonald's, Harrods, Coke, Hertz, Nasdaq, Viacom, MTV, Avon, Levy's, Readers Digest, etc.),

Esta conducta ha sido tipificada como desleal e ilícita por la jurisprudencia y por legislaciones recientes en casi todos los países (especialmente en los anglosajones) y, en el plano internacional, en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio elaborada por la ICANN, de 26 de agosto de 1999, y su Reglamento, de 24 de octubre del mismo año. No obstante, este último solo es de aplicación en los casos de arbitraje y por lo tanto, de una forma voluntaria.

En España se ha recogido en el artículo 34.3 e) de la Ley de Marcas de 17 de Diciembre de 2001 (BOE de 8 de Diciembre). Señala el artículo 34 de la ley de marcas que:

"1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sm su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cuálquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por 'ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio."

No obstante, tampoco hay que olvidar la Disposición Adicional Decimosexta de la citada ley y que al establecer la elaboración de un Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red se remite a la legislación de la propiedad industrial:

"El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel «.es». La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial".

Sin embargo, también se puede entender como prevalente, en la antigua ley de marcas, aparte de las infracciones referentes a la competencia desleal o a la ley general de publicidad, poniendo en conexión los artículos citados por la juez de primer grado. Esto es los artículos 1, 30, 31 y 35 en relación con el artículo 76, y 78 de la citada norma sustantiva.

La consecuencia, no solo nacional, suele ser que los tribunales conceden la cesión forzosa del dominio a los titulares por el tercero en cuestión. Así se falló, por ejemplo, en sentencias tan famosas como la de la US. District Court California, Panavision lnt. v. Toeppen, de 19 de septiembre dc 1996 (caso Panavision) y la de la High Court británica, Harrods Ltd. v. UK Networks Services Ltd. & others, de 9 de diciembre de 1996 (caso Harrods), o el caso Playboy y en numerosas Resoluciones del CMA de la OMPI.

Así en USA la Anticybersquatting consumer protettion Act (ACPA) estadounidense, de 29 noviembre 1999, prohíbe expresamente este tipo de conductas. Esta ley modifica otras Leyes, entre ellas la famosa Federal Trademark Act, o Ley de marcas estadounidense, de 5 julio 1946, conocida como Lanham Act, en la que introduce una nueva sección 43 d) que tipifica expresamente la usurpación de marca mediante un nombre de dominio posterior a semejanza de artículo 34 de la LM española trascrita anteriormente.

No obstante, el Centro de Mediación y Arbitraje (C.M.A.) de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI), creado en 1994, pero con competencias en la materia a partir de 1998, tras la creación de la ICANN, sigue la , Política Uniforme de la ICANN para la resolución arbitral de litigios en torno a los nombres de dominio. Asimismo, hay que tener en cuenta en esta materia las Prácticas Optimas sobre Prevención y Solución de Controversias en Materia de Propiedad Intelectual Relacionadas con los Indicadores de Primer Nivel de Tipo Geográfico, elaboradas por la OMPI. No obstante, recordamos que son normas aplicables a los casos de arbitraje.

TERCERO.- Podemos llevar a cabo una comparativa entre las dos empresas que son parte en este proceso y ello en función de la prueba aportada a autos y así resulta que:

- Seinteco SL se funda el 3 de diciembre de 1991 (folio 30 vuelto, escritura de constitución).

- Es dada de alta en el IAE en fecha 19 de diciembre de 1991 (folio 31, licencia fiscal).

- Su objeto social consiste en el desarrollo e instalación de sistemas de información para empresas (folio 30 vuelto, escritura de constitución).

- Lleva 10 años en el sector de la informática pues la demanda la presenta el12 de junio de 2000.

- Ha acreditado que gastado dinero en publicitar su pagina web Zaragoza Virtual pues constan las siguientes facturas:

1.- Radio Zaragoza.- publicidad de Seinteco SL desde el 31 de mayo de 1999 hasta el 6 de junio de 2000 ascendiendo a 1.152.500 pesetas + IVA siendo el producto anunciante "Zaragoza Virtual" (folio 32).

2.- El periódico de Aragón.- donde consta que desde el 31 de marzo de 1999 hasta el 15 de junio de 1999 se publicitó Zaragoza Virtual (folio 40 a 46).

3. - Heraldo de Aragón. - donde consta que desde el 24 de marzo de 1999 hasta el 27 de abril de 1999 se publicitó en la sección reclamos (folio 47 a 57).

4.-Antena Aragón.- donde consta que desde el 9 de junio de 1999 hasta el 31 de julio de 1999 se publicitó Zaragoza Virtual en el programa de televisión Consejos en antena (folio 47 a 61).

5.- Serigrafías Grao SL.- donde consta que el 7 de julio de 1999 se encargaron y pagaron 1.950 alfombrillas para ordenador y 2.300 adhesivos con la expresión Zaragoza Virtual (folio 62).

6.- Cinta de video de anuncios en Canal 44.

Ha aportado la documentación que la acredita como titular de la marca Zaragoza Virtual.com en diferentes clases, así:

a) En la clase 38 de telecomunicaciones. Esta marca fue solicitada el 8 de junio de 1999 y le fue concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 20 de enero de 2000 con el n° 2239601 (folio 63 a 68).

b) En la clase 42 de telecomunicaciones. Esta marca también fue solicitada el 8 de junio de 1999 y estaba a la fecha de la demanda pendiente de que le fuera concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (folio 69 a 72). Esta marca también fue solicitada el 8 de junio de 1999 y estaba a la fecha de la demanda pendiente de que le fuera concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (folio 73 a 75).

c) Y el nombre comercial. Folio 76 y 77, con el pago correspondiente de las tasas a la OEPM.

- En el folio 80 consta que el nombre de dominio fue solicitado el 18 de marzo de 1999.

- Se han aportado documentos de testigos clientes de la actora que afirman que desde octubre de 1998 formaron parte de una Intranet de Zaragoza virtual de Seinteco SL (folio 81 y siguientes). Incluso, Ania SA, fija la fecha el 9 de septiembre de 1998 (folio 85) y Atarvez en julio de 1998.

- Por el contrario, en el folio 93 y 94 consta que el objeto sócial de Residuo Cero SL es el reciclaje de desechos no metálicos y no la informática, etc. y que el comienzo de las operaciones es el 17 de febrero de 1998, siendo el 25 de marzo la fecha de constitución.

- La pagina web de los demandados es presentada el 24 de mayo de 1999 (folio 96) y es gestionada no por el titular del dominio, Residuo Cero SL, sino por Internet Zaragoza SC que tiene la misma dirección que la primera.

- Es entonces cuando comienza la publicidad de zaragoza-ciudad.com que es parte de zaragoza-virtual.com (folios 97 a 102).

- La página web a fecha 2 de junio de 2000 era un enlace con otras páginas o bien la publicidad sin enlace con página web (folios 103 a 107). Solo existía un icono que deriva a zaragoza-comercial.com que establecía una serie de servicios de empresas de todo tipo de la ciudad.

- La página web de la actora establece accesos separados para cada especialidad o profesión (108 a 111). Además, funciona de una forma normal y apenas se constatan remisiones o enlaces (links) mientras que la de la apelante prácticamente es una remisión a otras páginas web.

- El 11 de junio de 1999 requieren a los demandados por acta notarial y los mismos no contestaron. El 22 de junio de 1999 una agencia de marcas y patentes, J. Isern patentes y marcas SL, dice que esta recabando información para contestar. Ante la falta de contestación la agencia del actor les hace un recordatorio para que contesten en fecha 22 de julio de 1999.

- El 23 de agosto de 1999 contesta y dicen que como el nombre de dominio lo registro Residuo Cero SL el 30 de noviembre de 1998 en Internic y como el nombre comercial y la marca se encuentran en tramitación, tienen un mejor derecho y que están estudiando impugnar los mismos ante la OEPM.

- Dicha carta fue contestada por otra del actor de 7 de septiembre de 1999 y se hizo un mailing para explicar la situación a los clientes.

En la contestación de Internet Zaragoza SC y Julio Galisteo:

- Comienza la parte demandada afirmando que la actora no esta dada de alta en el IAE para hacer conexiones a Internet, desarrollar páginas Web y crear centros comerciales virtuales. Sin embargo, a diferencia de la actora que si ha presentado su IAE, esta no ha adjuntado documento alguno que acredite que esta al corriente de dicho impuesto municipal.

- Niega que la actora sea una empresa de reconocido prestigio informático a pesar de tener una duración comercial a la fecha de interposición de la demanda de 10 años y sin embargo, la demandada no tiene experiencia en el sector puesto que como hemos visto el objeto social de Residuo Cero SL es el reciclaje de desechos no metálicos y no la informática.

- Finalmente le acusa de plagio de su idea y da un desarrollo cronológico:

* En junio de 1998 se crea Internet Zaragoza SC para llevar a cabo la idea y un año después se copia por la actora. Ninguna prueba se ha presentado que avale dicha afirmación, y en particular la escritura de constitución de la Sociedad Civil registrada en la DGA.

* Tan solo consta que la demandada fue más rápida a la hora de solicitar el dominio de los nombres de dominio (folios 171 a 177):

- el 18 de junio de 1998 se solicita el nombre de dominio zaragoza-turismo.com y aragon-turismo.com

- el 8 de julio de 1998 los de zaragoza-ciudad.com y zaragoza- comercial.com

- el13 de julio de 1998 el de zaragoza-industrial.com

- el 26 de octubre de 1998 el de navegapor.com y el 30 de noviembre de 1998 el de zaragoza-virtual.com frente al de la actora, zaragozavirtual.com, solicitado el 18 de marzo de 1999. Sin embargo, como hemos visto la página de la actora venía funcionando desde julio de 1998. Entre otras pruebas consta dicho hecho, por la declaración de J.M.P.P., comercial de una empresa informática sin conexión laboral con la aclora, que a finales de abril primeros de mayo descubrió la pagina de zaragoza- virtual.com, es decir, la página de la apelante, la cual se encontraba sin contenido alguno y completamente negra, descubriendo este hecho por casualidad al ir a entrar en la página web de Seinteco SL, ya que colocó un guión sin darse cuenta. También indica el testigo que los enlaces fueron muy posteriores.

* De esa anterioridad y de dos recortes de prensa del periódico Heraldo de Aragón deduce la notoriedad de la marca zaragoza- virtual.com. Sin embargo, se observa que el primer recorte de fecha 20 de diciembre de 1998, no hace referencia a zaragoza- virtual.com, sino a zaragoza-turismo.com y a aragon-turismo.com. y de la misma manera, el de 22 de diciembre de 1998 habla de zaragoza-ciudad.com. Por lo demás, se observa que en la propia fotografía del recorte no aparece el contenido zaragoza-virtual.com, siendo, en todo caso, páginas negras o sin contenido como manifiesta el testigo.

* Los recortes de prensa posteriores son de fechas 1 de septiembre de 1999 y 19 de diciembre de 1999. De la misma manera que antes, el primero hace una referencia, en una línea del artículo, a la pagina zaragoza-ciudad.com. y el segundo artículo trata del desarrollo de Internet y en el se mencionan diferentes direcciones electrónicas, entre ellas zaragoza-ciudad.com pero no zaragoza-virtual.com. Y en todo caso ya vemos que en esas fechas venía funcionando ya la intranet de la apelada.

* Por último, a pesar de afirmar que fue concedido un premio, arroba de oro nada se ha acreditado al respecto.

- De todo ello se colige que a diferencia de la actora, que gasto su dinero en publicidad, y ya tenía una clientela consolidada, la demandada sólo vendió la idea de la página a los medios de comunicación no teniendo que sufragar nada por tal concepto y tratándose de una mera referencia en algún artículo periodístico cuando se inició el "boom" de las páginas Web.

- Por último, y en este relato cronológico queda por comentar el video de la entrevista mantenida por el Sr. G. y el Sr. M. el 2 de junio de 1999 en el programa de la Televisión regional Antena Aragón y en la cual se confirma que la página Zaragoza-virtual.com, a dicha fecha y a pesar de tener el dominio desde el 26 de octubre de 1998 no estaba en funcionamiento, corroborando la versión del testigo Sr. P. y de la apelada. En efecto, se dice en dicha entrevista a la pregunta "¿qué se ofrece en zaragoza-virtual?: "Zaragoza-virtual es un producto de 3ª generación en el que se va a contemplar que el comercio electrónico o virtual entendiendo que la propia gestión del producto ha de ser del cliente; es decir, facilitaremos un software con el que pueda introducir, actualizar sus productos, hacer compras seguras a través de entidades financieras seguras. Es un producto en espera que tenemos un dominio que así se llama para poderlo contemplar en su momento. Heraldo de Aragón la denominó como página de interés".

CUARTO.- De todo ello se colige la mala fe de la parte apelante, en cuanto al registro de nombre de dominio, por cuanto siendo conocedora de la existencia de una marca anterior tan solo se ha apoyado en el registro anterior de un nombre de dominio, aunque no se haya acreditado el funcionamiento real de la página y del dominio registrado, vulnerando el ordenamiento jurídico nacional sobre propiedad industrial, competencia desleal y ley general de publicidad.

El criterio de la jurisprudencia comparada en casos de mala fe, como el presente, ha sido la aplicación automática de una solución favorable a la parte en la que concurre la buena fe, y contraria a la parte cuya conducta adolece de mala fe en su desarrollo.

En este sentido, y al margen de la legislación nacional aplicada, la alegación central de la apelante en cuanto a la aplicación de la normativa ICANN y no de la legislación nacional, perece puesto que, en primer lugar, dicha normativa no es imperativa por cuanto se trata de un organismo privado. En segundo lugar, la vulneración de los derechos de marca, etc. es patente puesto que los apelantes fueron requeridos para que cesaran en dicha actitud. En tercer lugar, también el criterio de dicho organismo es el mismo puesto que el apartado 4 a) de la Política Uniforme de la ICANN e incluso también de diversas resoluciones de la jurisprudencia comparada reciente, le dan prevalencia a los derechos de la demandante sobre el nombre de dominio en litigio.

En este caso, la determinación de la concurrencia de la mala fe en la apelante, en el conflicto entre nombres de dominio, no ha ofrecido dificultades.

Pero, aunque a efectos dialécticos se admitiera una concurrencia casual en el mercado y en la red de las dos empresas y por lo tanto buena fe en ambas partes, es aplicable un principio de relativa igualdad inicial sobre el indicador de segundo nivel idéntico o similar incluido en sus respectivos nombres de dominio, sin que el principio de prioridad cronológica (conocido como first come, first served) pueda resolver satisfactoriamente esta colisión en todos los supuestos.

Cada parte ha sido la primera en registrar su nombre de dominio, siendo discutible quién tiene un derecho prioritario y preferente sobre el indicador de segundo nivel idéntico o similar en ambos nombres de dominio. La prioridad es cronológica o de simple registro, pues cuando se concede el dominio no se examina idoneidad ni de anterioridad de otros dominios (sin prejuzgar en absoluto la posible existencia de mejores derechos de terceros sobre la mención utilizada como indicador de segundo nivel en el nombre de dominio, y sin otorgar a su titular más derechos que su mero uso en la red, como expresamente reconoce la disposición 4.5 del Anexo a la OM de 21 marzo 3000).

QUINTO.- La conclusión final es que no hay discrepancia en la titularidad de los nombres de dominio y por lo tanto, no es esa la cuestión como pretende la apelante sino que acreditado el dominio de cada uno de los pretendientes se comprueba, a través de toda la prueba aportada al proceso, que la parte apelante, con mala fe, adquirió el dominio zaragoza-virtual.com cuando la marca y patentes Zaragozavirtual correspondían a la apelada, la cual advirtió a la apelante y a pesar de ello montó una web consistente en una galería comercial virtual cuando la recurrida había hecho lo mismo con anterioridad en una Intranet, para luego exportarla a Internet.

Por lo tanto, lo que se prohíbe por la sentencia es la consecuencia del uso de dicha marca, signo distintivo o nombre comercial siendo una situación legal prevista de forma implícita en la ley de marcas anterior y expresamente en la actual.

Véanse las resoluciones adoptadas en esta materia que han acordado lo mlsmo como:

- La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 5 de enero de 2001 sobre el caso OZU: "a) ...a que no utilicen el dominio ozu.com (titular Admazing Internet), debiendo quedar revocado al Sr. E.A.R. como contrato administrativo. c) ...a que no utilicen el dominio OZUCOM.es"

- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia n° 36 de Barcelona sobre el caso Nexus: "...debo declarar que el uso que la demandada realiza, en sus comunicaciones de Internet e Infovía de la marca nexus constituye una violación de los derechos de los demandantes, condenando a que cese dicho uso..."

- El Auto de medidas cautelares de 2 de junio de 1999 sobre el caso nocilla: "...B) prohibición y orden de cese inmediato del uso del nombre de dominio de Internet nocilla.com por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo y de manera especial la palabra nocilla, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet C) ...orden de embargo del nombre de dominio nocilla.com notificándolo al registro del dominio perteneciente a la empresa NSI, D) ...prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio nocilla.com salvo los ordenados expresamente por este juzgado".

Yes que la normativa no solo prohíbe el uso de nombres de dominio que sean una marca notoria sino de cualquier marca que este protegida por la legislación de cada país. De ahí la referencia de la normativa ICANN al cumplimiento de la normativa nacional en materia de propiedad industrial. Siendo en este caso notoria el desarrollo y utilización anterior del nombre de dominio de la parte apelada por la utilización de la Intranet.

SEXTO. - En materia de costas la desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas de esta instancia.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. María Isabel Martín Gaspar en representación de INTERNET ZARAGOZA SC y J.G.S. como socio de INTERNET ZARAGOZA SC, debemos confirmar íntegramente la sentencia ya referenciada, todo ello con imposición de las costas de esta instancia a la parte apelante.

Remítase las actuaciones al Juzgado de procedencia, juntamente con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Dominiuris.com © Javier A. Maestre