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El presente artículo fue publicado originalmente en la Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías, Ed. Ad Hoc, (Buenos Aires) Nº 4


EL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA

(DOS CUESTIONES ACERCA DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET SEGÚN LA VISIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA.)

 

Autores:

 

Gabriel Martinez Medrano, Abogado y Master en Derecho y Economía de las Nuevas Tecnologías, Universidad Nacional de Mar del Plata y Master en Propiedad Industrial e Intelectual por la Universidad de Alicante (España).

 

Gabriela Soucasse. Abogada y Agente de la Propiedad Industrial (Argentina). Master en Propiedad Industrial e Intelectual por la Universidad de Alicante (España).

Sugerencias y comentarios: gsgm@interar.com.ar

 

SUMARIO: 1) INTRODUCCIÓN. 2) LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PIRATERIA DE DOMINIOS. 3) FUNDAMENTOS DEL CASO FREDDO. 4) FUNDAMENTOS DEL CASO CAMUZZI. 5) FUNDAMENTOS DEL CASO PSA. 6) DOCRINA JUDICIAL EN MATERIA DE PIRATERÍA MARCARIA. 7) CONSIDERACIONES CRÍTICAS ACERCA DE LAS SENTENCIAS. 8) LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO DE DOMINIOS.  9) COMENTARIO DE LA SENTENCIA.

 

1) INTRODUCCIÓN.

 

El presente artículo tiene como finalidad comentar cuatro sentencias recaídas en la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de Argentina referidas al registro de dominios en Internet.

 

Tres de ellas están referidas a la “piratería” de dominios, práctica bastante frecuente y que consiste en registrar para si como dominio el nombre o marca de un tercero, por lo general de una empresa con prestigio y notoriedad en el mercado.

 

La cuarta sentencia se refiere a las prohibiciones absolutas de registro que establece el organismo encargado del domino NIC.AR y su impugnación en sede judicial.

 

Teniendo en cuenta que todas las sentencias comentadas son decisiones cautelares, la cuestión de fondo aún continúa abierta. Por ello ofreceremos las soluciones brindadas en otras jurisdicciones así como nuestra opinión acerca de la interrelación entre los dominios y las marcas.

 

 

2) LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PIRATERIA DE DOMINIOS.

 

Las sentencias que reseñamos en materia de piratería son la recaída en autos HELADERÍAS FREDDO S.A. C/ SPOT NETWORK S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE NOMBRE “FREDDO” PARA INTERNET, sentencia interlocutoria de fecha 26 de noviembre de 1.997 del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 7 Sec. 13 ( en adelante Caso Freddo); la sentencia interlocutoria de primera instancia recaída en autos CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. C/ ARNEDO, JUAN PABLO S/ MEDIDAS CAUTELARES, de fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 4 Secretaria 8 ( en adelante caso Camuzzi) y la sentencia de Cámara recaída en autos PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS C/ PEREZ CARLOS ENRIQUE S/ MEDIDAS CAUTELARES, Sentencia del 30 de diciembre de 1.999 de la Excma Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2 ( en adelante caso PSA).

 

En todas ellas se hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas registradas en Argentina. Las medidas consistían en ordenarle a la Cancillería Argentina ( Organo administrador de NIC ARGENTINA) que en forma cautelar suspenda un nombre de dominio registrado por un tercero y permita al titular de marca inscribirlo a su nombre.

 

Ello a los fines de que, mientras dure el proceso, el nombre de dominio este registrado, y por ende pueda ser utilizado comercialmente por el titular de la marca en detrimento de la persona que registró el dominio.

 

La solución en dos de los casos aparece como la justa composición de los intereses en conflicto (Casos Freddo y Camuzzi). No obstante nos surgen algunas dudas de lo resuelto en el Caso PSA y sobre todo de la tendencia a establecer una regla general que privilegie el registro de una marca por sobre el registro de dominio.

 

3) FUNDAMENTOS DEL CASO FREDDO.

 

En este asunto, una empresa prestadora de servicios de Internet SPOT NETWORKS, registró a su nombre el dominio freddo.com.ar.

 

La actora es una cadena de heladerías que tiene un prestigio bien ganado en la ciudad de Buenos Aires, tal es así que la cadena fue adquirida por un grupo de capitales extranjeros hace un par de años.

 

Se puede considerar que la marca FREDDO, de propiedad de la actora,  goza de renombre entre los consumidores.

 

En el presente caso Su Señoría entendió que el registro de una palabra como nombre de dominio, palabra que coincide con una marca registrada, comporta “una variante del uso indebido de marca ajena” (Considerando III primer párrafo).

 

Este uso indebido de marca ajena – argumenta el magistrado - tiene circunstancias especiales ya que es exclusivo del uso que pueda hacer el legítimo titular.

 

Es decir que al contrario del uso indebido normal, en el cual aparecen productos o servicios falsos conjuntamente con los lícitos, el uso ilegítimo bloquea la posibilidad del titular de la marca de registrarla como dominio. Esto último atento las reglas de NIC ARGENTINA que impiden registrar dos dominios idénticos.

 

Esta circunstancia especialísima permite adoptar una medida cautelar que se transforme en la anticipación de la sentencia, aún cuando este no sea el objeto de las medidas cautelares. ( cita el magistrado la sentencia de la CNCCF, Sala I, caausa 7488 del 2.11.93).

 

La medida cautelar adoptada se toma con fundamento legal en el art. 232 del Código Procesal ( media cautelar genérica) y consiste, como dijimos en  dar de baja de NIC AR provisoriamente el dominio del demandado e inscribir el del actor durante el litigio.

 

El fundamento para considerar acreditado el “fumus boni juris” por parte del magistrado lo encuentra en una publicación de la OMPI[1] Transcribe en la sentencia el siguiente párrafo:

 

“un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización”

 

El peligro en la demora lo encuentra en la exclusión de poder utilizar su marca como dominio por parte del titular y la contracautela se resuelve mediante fianza personal del actor.

 

 

4) FUNDAMENTOS DEL CASO CAMUZZI.

 

En el presente asunto el demandado registró el dominio camuzzi.com.ar  en su propio nombre.

 

La empresa actora CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. es una conocida empresa concesionaria del servicio público de transporte y provisión de gas. ( vgr. CAMUZZI GAS PAMPEANA que brinda servicios en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, entre otras empresas del grupo).

 

La actora es titular de dos registros en la República Argentina sobre la marca CAMUZZI ARGENTINA en las Clases 39 ( transporte y almacenamiento) y 42 ( servicios varios).

 

En el caso de referencia el  juez interpretó que el mero hecho de ser titular de una marca coincidente con el dominio es fundamento para tener por acreditado el fumus boni juris requerido en materia cautelar.

 

Así destacó expresamente: “No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las comunicaciones, que quien posee una marca registrada pretende utilizarla como nombre de dominio en INTERNET. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su denominación comercial. De esta forma, la verosimilitud en el derecho que se invoca para fundar la cautelar peticionada, se encuentra, según mi criterio, suficientemente acreditada.”

 

El magistrado, al contrario de lo sucedido en “Freddo” no califica jurídicamente la conducta de quien registró el nombre de dominio.  Señala que en las condiciones impuestas por NIC ARGENTINA – imposibilidad de dos dominios idénticos -  “resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de dominio pretendido por  parte de la accionante, en atención al registro anterior que se habría otorgado al aquí demandado, lo cual, estrictamente , implica la negación al titular marcario de toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio en INTERNET”.

 

En cuanto al peligro en la demora señala el magistrado que el mismo es entendido como “el peligro de daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la imposibilidad de la actora de acceder al registro del domino camuzzi.com.ar hasta tanto, eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede interpretarse, en la actualidad, de alguna manera, como una desventaja comercial, frente al resto de las empresas que si pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a Internet.”

 

El magistrado encuadra la medida cautelar en lo dispuesto por el art. 232 del Código Procesal y en el art. 50 del Acuerdo TRIPS ( ley 24.425).

 

Resuelve otorgar la medida cautelar mediante caución juratoria prestada por responsable de la empresa actora.

 

5) FUNDAMENTOS DEL CASO PSA.

 

La presente es una sentencia como señalamos antes de la Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2ª.

 

El juez de primera instancia decretó una medida cautelar similar a la de los casos FREDDO y CAMUZZI a favor del Sr. Francisco Nicolas Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS PUGLIESE S.A. con fundamento en la titularidad por parte de Francisco Pugliese de la marca PSA registrada en el INPI en las clases 7, 11, 21 y 41.

 

En el presente expediente, a los fines de determinar la existencia de “humo de buen derecho” la Cámara determinó: a) la titularidad de la marca “psa” idéntica al dominio cuestionado en cabeza del actor. b) la mayor antigüedad de la marca por sobre el dominio registrado por el demandado.

 

Por otra parte, en el punto 4) de la sentencia se afirma que “corresponde indicar, independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aquí se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es el titular; y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC..”

 

La Cámara también reproduce el argumento esgrimido en los anteriores casos referido a que el uso de la marca “psa” registrada como dominio, es excluyente del uso legítimo del titular en el ámbito de Internet.

 

El registro del dominio, calificado por la Excma Cámara como uso indebido de marca, impide al legítimo titular acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir sus productos desde allí.

 

Al contrario que en las resoluciones anteriormente comentadas, la Excma Cámara fijó una contracautela real de $ 20.000 a cargo de la actora.

 

 

6) DOCRINA JUDICIAL EN MATERIA DE PIRATERÍA MARCARIA.

 

De las sentencias comentadas se puede extraer la siguiente doctrina judicial:

 

El registro de un dominio idéntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa marca.

 

El uso indebido es un uso calificado por la especial característica de impedir al titular del registro marcario el uso de la marca en Internet.

 

Es independiente que la marca sea notoria o no. Véase que la marca psa carece de notoriedad, lo cual no fue óbice para el dictado de la medida.

 

Carece de trascendencia, al menos no surge de las resoluciones, la buena o mala fe del registrante del dominio.

 

Debido a las características especiales de la infracción marcaria, excluyente de la posibilidad de uso  de la marca en Internet para el titular, la medida cautelar puede ser un anticipo de la sentencia.

 

No se hace mención en las resoluciones al principio de especialidad, cuestión que abordaremos más adelante.

 

7) CONSIDERACIONES CRÍTICAS ACERCA DE LAS SENTENCIAS.

 

De la doctrina judicial que emana de las resoluciones comentadas se desprende un razonamiento que implica que todo registro de dominio implica per se la violación del derecho de marca.

 

De seguirse esta razonamiento en forma lineal se trabaría el desarrollo de la red Internet puesto que cualquier nombre de dominio registrado puede encontrar una marca igual o similar ( art. 3º inciso b de la ley) entre el millon y medio de marcas registradas en el INPI en las 42 Clases del nomenclador.

 

Asimismo, y teniendo en cuenta que Internet se puede visualizar desde cualquier país, no sería de extrañar que el reclamo por uso indebido se realizara con fundamento en marcas registradas en el extranjero.

 

Ni que decir de los dominios registrados en Internet Network Solutions, los llamados punto com o dominios de primer nivel.

 

Este último supuesto no es producto de nuestra imaginación, ya que en el caso PRINCE  la empresa norteamericana Prince Sportswear Group Inc. inició en los Estados Unidos  un juicio contra la empresa inglesa Prince plc para dar de baja el dominio prince.com que esta venía utilizando. El fundamento fue su marca PRINCE registrada en la Oficina de Marcas de los EEUU. Le empresa inglesa por su parte demandó a la americana por ante la High Court del Reino Unido con fundamento en la marca PRINCE inglesa que le pertenecía.  Así las cosas se produjo una litispendencia internacional sobre el dominio punto com. [2]

 

El argumento de que el mero registro de un dominio implica la violación de cualquier marca, en las 42 clases, no se hace cargo del principio de especialidad.

 

Al respecto, la doctrina ha señalado que “no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca... Para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error, o por lo mejor decir de inducción a confusión o asociación. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilización del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior constituya en sí mismo una infracción sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web u otro de los recursos internet de otra clase para cuya identificación se utiliza.” [3]

 

Cita el autor casos de desestimación de demandas judiciales o medidas cautelares por no acreditarse el riesgo de confusión en cuanto a la especialdad. [4]

 

Similar situación se observa en los Estados Unidos. En este país las marcas, incluso frente a dominios idénticos o similares, se protegen cuando existe riesgo de confusión que implica la similitud entre las marcas y la proximidad de los productos.[5]

 

Así la doctrina ha señalado que “la proximidad de las marcas, e.g. los productos o servicios distinguidos con la marca, y cuan similar son unos de otros es más importante en Internet que en el mundo real.”[6]

 

En el Reino Unido la doctrina entiende que se debe tener en cuenta el principio de especialidad en materia de nombres de dominio, con la excepción de las marcas registradas en la Clase Internacional 38 que protegen el servicio de Telecomunicaciones. En este caso el registro de un dominio – que será utilizado en Internet y por ende en comunicaciones – puede ser combatido mediante la similitud de servicios. [7]

 

La protección especial, más allá del principio de especialidad, se brinda, en los Estados Unidos,  a las marcas famosas por medio de la “Federal Trademark Dilution Act” de 1.995. En este caso se brinda la protección aún en caso de ausencia de riesgo de confusión. El estándar es el de “daño a la reputación comercial o dilución de la calidad distintiva” del signo afamado que es registrado como nombre de dominio. [8]

 

Similar solución se ha brindado en el derecho inglés en los autos  Direct Line Group Ltd v. Direct Line Estate Agency en el cual se debatió el tema de la dilución de afamadas marcas y el perjuicio causado por la inscripción como denominación social de sus nombres. [9]

 

En nuestro país la regla de la especialidad[10] está asentada jurisprudencialmente:

 

“el principio de especialidad que consagra la ley, permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y que la restricción a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como su venta en los mismos lugares” [11]

 

“la marca solo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada y nada mas. De aquí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser confundidos por el consumidor. [12]

 

Coincide en poner de resalto el principio de especialidad, aún en el ámbito de Internet, el Grupo Argentino de la AIPPI, en el  XXVII Congreso (Río de Janeiro). [13]

 

En la jurisprudencia comentada en este artículo, no observamos que se haya discutido la cuestión del riesgo de confusión en cuanto a los productos o servicios que se alojaban en Internet bajo los dominios. De esta forma se omite considerar la cuestión de la especialidad y se pone en igual situación al titular de una marca notoria o renombrada – con una protección que puede ir mas allá de la especialidad – con el titular de una marca que carece del conocimiento y reputación de aquellas.

 

En el caso de Freddo, es evidente que estaba en juego una marca renombrada, al menos en el área de Buenos Aires. En este caso entendemos que la solución es justa y conforme a Derecho puesto que se causaba un daño al titular de la marca afamada.

 

Pero en el caso de “psa”, no encontramos asidero legal a la solución brindada puesto que no estamos en presencia de una marca notoria y no se examinó la confundibilidad de los servicios o productos alojados en el sitio psa.com.ar

 

Creemos que sería conveniente efectuar, en materia de dominios, una diferenciación entre supuestos, tal como lo hace la doctrina americana: [14]

Así tenemos los siguientes supuestos:

a)      una compañía obtiene en forma legítima un dominio que coincide o es similar a la marca de otra empresa.

b)      Dos empresas con marcas idénticas para distinguir distintos productos o servicios, intentan obtener un dominio.

c)      Una persona registra un dominio coincidente o similar a la marca de una persona para venderselo al titular de la marca.

 

En el supuesto a) entendemos que la solución legal, en nuestro país, al conflicto marcas - dominios puede encontrarse en el art. 3º inciso a) y b) de la ley de marcas, con lo cual habría que entrar a estudiar los productos o servicios que se ofrecen bajo el dominio supuestamente infractor.

 

En este caso se entendería, como lo ha hecho la jurisprudencia, que el registro de un dominio implica per se el uso de marca y si se cumple con la especialidad prevalece el derecho de marca anterior en el tiempo.

 

En el caso de marcas que, a consecuencia de su uso hayan adquirido notoriedad o fama en nuestro país, entendemos que bien puede recurrirse a las disposiciones del Convenio de París y del TRIPS o bien al  art. 24 inciso b) de la ley de marcas

 

En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act define a la dilución como “la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño”[15]

 

Esta protección contra la dilución ha sido acordada en nuestra jurisprudencia a las marcas renombradas. En consecuencia creemos que puede echarse mano de aquella jurisprudencia para impedir el registro de los nombres de dominio iguales o similares a marcas que gocen de renombre en Argentina.

 

En cuanto al dictado de una medida cautelar inaudita parte, lo entendemos justificado únicamente en el caso que se acredite la notoriedad o renombre de la marca que ha sido objeto de registro en el NIC.

 

Por ello coincidimos en el supuesto del Caso Freddo y en Camuzzi.

No obstante, no encontramos mérito suficiente para adelantar el resultado de una sentencia en el caso que el dominio coincida con una marca que carece de notoriedad.

 

Quedaría por resolver la cuestión de las marcas que no han adquirido notoriedad o prestigio, pero en las cuales se puede acreditar que el registrante del dominio tenía conocimiento de su existencia. (supuesto c)

 

En estos casos se produce el registro del dominio idéntico a la marca pre-existente. Generalmente el dominio no se usa y se guarda con la intención de vendérselo al titular de la marca.[16]

 

En estos casos se ha discutido si existe utilización comercial de la marca, resolviéndose que en princpio el hecho de registrar un nombre de dominio, per se, no resulta en la utilización comercial del nombre, aunque puede resultar en una forma de dilución de la marca.. De cualquier forma la jurisprudencia no es uniforme puesto que en el caso  Intermatic.com se resolvió que el hecho de registrar un dominio para luego intentar comercializarlo constituía “uso en el comercio” y por lo tanto era una “infringement” tipificada por la Ley de Marcas. [17]

 

En los fallos que comentamos, no ha existido una declaración expresa acerca del “uso en el comercio”, tampoco se indica en la resolución si los dominios en discusión han sido objeto de uso o solo se guardaron para la venta al titular de la marca.

 

De cualquier forma entendemos que la justicia argentina se inclinará por establecer que el registro de un dominio es per se un acto comercial y por ende puede dar lugar a la infracción marcaria.

 

De cualquier forma, aun cuando el registro no sea un acto de comercio, si el mismo es efectuado de mala fe, es evidente que  sería de aplicación el mencionado art. 24 ( “conocía o debía conocer la existencia de la marca) , el art. 6 ter del Convenio de París (marca del agente) o bien acudir al  art. 953 del Código Civil.

 

De esta forma no se juzgaría con la misma vara al pirata o cybersquatter que al legítimo titular de un dominio igual o similar a una marca registrada que no distingue los mismos servicios.

 

En el caso de que el dominio sea registrado pero no utilizado, es decir que no haya pagina web alojada en la dirección en cuestión, evidentemente no se podrá juzgar los servicios que distinguirá. En este caso podría establecese una presunción hóminis que el registro del dominio ha sido efectuado de mala fe, es decir para su posterior comercialización al titular de la marca.

 

Lo mismo si se da el caso de un titular que registra grandes cantidades de dominios sin una actividad industrial o comercial concreta y que no pueda justificar su procedimiento.

 

Creemos que la jurisprudencia debe ser moralizadora, de hecho la que comentamos lo es, pero debe poner a resguardo a quien, de buena fe, registra un dominio que colisiona con una marca, ya que atento la cantidad de marcas existentes, es probable que esta situación se de en más de una ocasión.

 

8) LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO DE DOMINIOS.

 

El cuatro fallo que comentamos recayó en los autos BYK ARGENTINA S.A. C/ ESTADO NACIONAL S/ MEDIDAS CAUTELARES, Sentencia del 29 de febrero de 2.000 del Juzgado Nacional  de 1º Instancia Civil y Comercial Federal Nº 4 Secretaría 7, en adelante Caso BYK ARGENTINA.

 

El actor pretendía registrar el domino BYKARGENTINA.COM.AR por ante NIC.AR

 

Según la regla 3º de NIC.AR para el registro de nombres de dominio “las denominaciones que contengan la palabra nacional, oficial o Argentina, ... sólo podrán ser registradas por las entidades públicas que correspondan”.

 

En consecuencia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto , administrador de NIC.AR rechazó la inscripción del dominio solicitado.

 

El actor inició reclamo administrativo tendiente a que se decrete la incompetencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para resolver el pedido de inscripción del dominio, planteando asimismo una impugnación de fondo al Reglamento de NIC AR. [18]

 

Asimismo el actor solicita en sede judicial una medida cautelar genérica, tendiente a que, mientras tramita el proceso principal, se le autorice el registro del dominio cuestionado en forma precautoria.

 

Su señoría rechaza la medida cautelar indicando que habiendo denunciado el actor vías de hecho administrativo, “ello no puede – en principio – destruír la presunción de legitimidad de que gozan actos con formalidades de ley, por lo que mientras no se destruya esa presunción no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la medida en cuestión ( CNCiv Sala E, 5.12.84, LL 1985-B-355) y además el conflicto entre la presunción y el fumus boni iuris que puede alegar quien invoca la protección jurídica, el Poder Judicial ha de inclinarse ante el interés público que alega la Administración y el carácter de ejecutividad del acto administrativo ( CNFED CIV Y COM 25.7.68, LL 134-1033).”

 

9) COMENTARIO DE LA SENTENCIA.

1)      Referente a la medida cautelar.

2)      Referente a la cuestión de fondo.

 

1)  No podemos sino coincidir con la decisión expresada en la sentencia interlocutoria.

 

El Reglamento de registro de dominios bajo la extensión  .com.ar es un acto administrativo de carácter general. ( art. 24 L.N.P.A.)

 

Como tal goza del princpio de legitimidad hasta tanto sea decidida favorablemente al administrado su impugnación.

 

El principio de legitimidad de los actos administrativos produce dos consecuencias importantes: a) la imposibilidad de que los jueces decreten de oficio la invalidez del acto administrativo y b) la necesidad de alegar y probar su ilegitimidad.[19]

 

El principio de legitimidad encuentra fundamento en la presunción de validez que acompaña a todos los actos estatales.[20]

 

En consecuencia, quien desee impugnar un reglamento administrativo, como lo es el de registros de dominio NIC AR debe alegar y probar su ilegitimidad.

 

Para ello debe agotar la vía administrativa en la forma dispuesta en el Art. 24 de la L.N.P.A.

 

No obstante en la sede cautelar, no olvidemos que la sentencia que comentamos se trató de una providencia que denegó la cautela, entendemos que el accionante debe acreditar la nulidad absoluta del reglamento, la existencia de perjuicios graves para el particular o la razón de interés público. ( conf art. 12 L.N.P.A.)[21]

 

Por su parte, si la medida se solicita con fundamento en el art. 230 y 232 del CPC, como parece ser en la especie, se debe acreditar versosímilmente un vicio emergente del acto administrativo.

 

En el fallo comentado, no se observa que, más allá de discrepar el actor con la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para administrar el sistema NIC.AR, se halla invocado la verosimilitud de un vicio que justifique la nulidad del reglamento.

 

Respecto la competencia para dictar un acto administrativo, la jurisprudencia del fuero federal requiere que sea “notoria” la incompetencia de quien dicta el Reglamento para poder hacer lugar a su suspensión cautelar. [22]

 

 

Tampoco aparece como prima facie irrazonable, la limitación a registrar el término ARGENTINA como dominio a favor de una persona de Derecho Privado.

 

Es por ello que, hasta donde llega nuestro conocimiento del caso, podemos coincidir con la providencia del Magistrado.

 

3)      Comentario respecto al fondo de la cuestión.

 

La prohibición de registrar el término ARGENTINA como integrante de un nombre de dominio tiene un paralelo con dos situaciones similares, tales son las prohibiciones absolutas de registro de marcas y la prohibición de utilizar el término “ARGENTINA” en denominaciones de sociedades.

 

En materia de marcas está vigente el decreto 42.366/34 que  estableció la prohibición de uso de la expresión “NACIONAL” por cualquier asociación o entidad particular.

Esta prohibición se aplica con un criterio de razonabilidad, en tanto la utilización del término NACIONAL sugiera vinculación o pertenencia en algún grado con la NACION ARGENTINA.  ( Interpretación que propugna el Decreto 85.056/36).[23]

 

Por su parte, en materia societaria,  la Resolución 6/80 de la Inspección General de Justicia en su art. 10 permite el uso de la palabra “de Argentina” solo para sociedades que tengan dependencia económica con sociedades constituidas en el extranjero.

 

Como observamos, el Reglamento de Nombres de Dominio es más restrictivo que el decreto en materia de marcas, puesto que a la par de “nacional” prohíbe el registro del término “Argentina”.

 

También lo es respecto de la Resolución de la I.G.J. puesto que una empresa filial, que en su nombre comercial incluye el término “de Argentina”, ve imposibilitado su acceso a Internet bajo su propio nombre comercial.

 

Estas dos situaciones nos mueven a entender el planteo de fondo del actor y a propugnar la modificación del Reglamento NIC. AR para que concuerde con lo establecido por el Decreto 42366/33.

 

No obstante, creemos que el cambio debe efectuarse por la vía legislativa reglamentaria y no mediante la intrusión del Poder Judicial en la esfera del poder administrador, por cuanto no vemos que el reglamento resulte arbitrario ni deba ser descalificado en sede judicial.

 

Gabriel Martínez Medrano

Gabriela Soucasse

 gsgm@interar.com.ar



[1] Controversias en Materia de Nombres de Dominio Utilizados en Internet, documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Septiembre de 1.997, punto 6.

[2] Los antecedentes del caso se pueden ver en Waelde, Charlotte, “Domain names and Trade marks: What´s in a name?”, publicado en Edwards, Lilian y Waelde Charlotte, “Law and Internet. Regulating Cyberspace”, Hart Publhshing, Oxford 1997, pg.51.

[3] Massager, José, “El uso de marcas en Internet”, mimeo, distribuido en las Jornadas de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por la OMPI el 2 y 3 de agosto de 1.999.

[4] Sentencia de la High Court, Chancery Division de fecha 28 de julio de 1997 en el caso Avnet v. Isoact Limited. (Reino Unido).

[5] Dueker, Kenneth S. “Trademark law lost in cyberspace: Trademark protection for Internet Addresses”, 9 Harv. J.L.& Tech. 483 (Summer 1996). En el mismo sentido  Waelde, Charlotte, “Domain names and Trade marks: What´s in a name?”, publicado en Edwards, Lilian y Waelde Charlotte, “Law and Internet. Regulating Cyberspace”, Hart Publhshing, Oxford 1997, pg.49, con citas del caso Polaroid Corp. V. Polaroid Electronics Corp. 287 F 2d 492.

[6] Loundy, David J. “A Primer on Trademark Law and Internet Addresses”, publicada en 15 John Marshall Journal of Computer and Info. Law 465 (1997).  En el mismo sentido:  Burk, Dan L. “Trademark Along the Infoban. A first look at the Emerging Law of Cybermarks”, 1 RICH J.L. & TECH 1 (1995) http://www.richmond.edu/jolt/vlil/burk.html

[7] Waelde, op cit pg. 55

[8] American Standart Inc. v. Toeppen, 96 CV 02147 (C.D.III 1996), Intermetic Inc. v. Toeppen, 96 CV 01982 (N.D. III 1996), Panavision International v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), confirmadas por el 9º Circuito de Apelaciones. Sentencias citadas en el artículo de José Massaguer. Por su parte Waelde, Charlotte señala que en caso de nombres iguales, los casos planteados en los EEUU lo han sido con fundamento en la dilución, debiendo probarse para ello la notoriedad de la marca.

[9] Waelde, op cit pg. 57.

[10] En nuestra obra “Derecho de Marcas”, Ed La Rocca, en prensa, hacemos mención a que la marca está compuesta por tres elementos:: el signo, la relación establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue y  el elemento psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen la unión entre el signo y los productos. En los casos que comentamos se omitión considerar el segundo y tercer elemento de las marcas.

[11] CNFCC, 12-VI-1.973.

[12] publicada en Patentes y Marcas, ano 1.941, pg. 340.

[13] Opinión que extraemos de la ponencia presentada por Ellman, S. “El uso de marcas en Internet”, mimeo, 3 de agosto de 1.999. Presentada en las Jornadas de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por la OMPI el 2 y 3 de agosto de 1.999.

[14] Tanembaum, W.A. “Rights and remedies for three common Trademark-Domain name disputes”, publicado en Practising Law Institute, Patens , Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series, PLI Order N G4-4031, Enero 1.998.

[15] Citada por Tanembaum, op cit.

[16]  La doctrina americana le llama “name speculation” por el contrario del supuesto anteriormente desarrollado que toma el nombre de “infringement”. Vid por todos Mueller, Milton, “Trademarks and Domain Names: Property Rights and Institutional Evolution in Cyberspace”  publicada en la Revista de la Universidad de Syracusa, Facultad de Ciencias de la Información.

( www.istweb.syr.edu/%/Emueller/study.html).

[17] Mueller, Milton, op cit, citando los fallos Panavision International v. Toeppen, 46 U.S.P.Q.2d 1511, 1998 WL 178553 (9th Cir. April 17, 1998); Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (N.D.Ill. 1996); Cadbury Confectionery & Ors v The Domain Name Company Ltd & Ors (New Zealand).

[18] Estos datos los podemos inferir de la sentencia interlocutoria comentada, sin perjuicio que no hemos tenido a la vista el expediente completo.

[19] Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, tomo II, pag 212 con cita del caso “Los Lagos” de la CSJN.

[20] Bidart Campos, Germán J. “La interpretación y la integración constitucionales”, 3ED 28-878, cit Casagne, op cit pg 213.

[21] Hutchinson, Tomás. “La suspensión de los efectos del acto administrativo como medida cautelar propia del proceso administrativo”, E.D. 124-677, cit Cassagne, op cit p. 227.

[22] Video Cable Comunicación S.A. c/ instituto Nacional de Cinematografía, CNF Cot Adm, Sala III, causa 29293, del 16/7/92, cit por Cassagne, op cit pg. 229.

[23] Vease al respecto el tratamiento que brindamos al tema en el capítulo  IV de nuestra obra “Derecho de Marcas...” Ed La Rocca, en prensa.