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SENTENCIA
dictada en el caso Ozú
EN
BILBAO (VIZCAYA), a 28 de septiembre de 1999.
La señora Dña. MARIA ANGELES FILLOY RUBIO, MAGISTRADO JUEZ de primera
instancia nº 13 de BILBAO (VIZCAYA) y su partido, habiendo visto los
presentes autos de J. MENOR CUANTIA 135/98 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante D. Dña. ADVERNET, SL con Procurador
D. y Letrado Sr. y de otra como demandado OZÚ COM, S.L. y E.
A.R. con procurador D y Letrado SR., sobre violación de la marca,
y |
| ANTECEDENTES
DE HECHO |
PRIMERO.-
Por el procurador Sr. H. en nombre y representación de ADVERNET, S.L.
se ha presentado demanda de juicio declarativo de Menor cuantía por
previo conocimiento al seguirse en este Juzgado las Medidas Cautelares
con el Nº 417/97 contra OZUCOM, S.L. y D. E. A. R. en base a lo expuesto
en el escrito de demanda en el que se alegaba los fundamentos jurídicos
aplicables al caso y se suplicaba se dictara sentencia por la que
se condene a los demandados: 1.- A la cesación de los actos que suponen
una violación del derecho del titular registral de la marca OZU; prohibiendo
a los demandados la utilización en el futuro del nombre Ozu tanto
para la designación del buscador como para la de cualquier otro producto
o servicio comercializado, así como para la publicidad de los mismos.
2.- A la no utilización del dominio ozu.com, del que es titular Admazing
Internet, ordenando la prohibición de su uso a D. E. A., así como
que siga figurando como contacto administrativo del mismo, ya que
es desde ese dominio desde donde los demandados están cometiendo la
violación de la marca Ozú. Esta medida, dado que debería ser ejecutado
en EEUU, sería llevada ante los Tribunales de ese país con el fin
de que fuera reconocida la sentencia.
3.- A cambiar la denominación social de la entidad demandada por otra
que no sea susceptible de inducción a confusión con la marca registrada
Ozú y en la que no aparezca tal signo distintivo;
4.- A la no utilización del dominio "ozucom.es" donde igualmente
se están vulnerando los derechos de marca de la actora, notificando
el centro de comunicaciones RED IRIS la sentencia que en su día dicte
el Juzgado, ordenando la cancelación del registro del nombre de dominio
"ozucom.es".
5.- A indemnizar a la demandante los daños y perjuicios ocasionado
por los demandados con el uso indebido de la denominación Ozú y según
se cuantifique en tramite de ejecución de sentencia, de acuerdo con
los criterios anteriormente expuestos.
6.- A la publicación, a costa de los demandados de la sentencia mediante
anuncios en todos los medios de comunicación que en su día se hicieron
eco del conflicto entre ambos buscadores.
7.- Y, todo ello con expresa imposición de las costas causadas en
este procedimiento a la parte contraria.
SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda se emplazó a los demandados,
personandose dentro de plazo la Procuradora Sra. F. F. en nombre y
representación de OZUCOM y D. E. A. R., contestando la demanda y oponiendose
a ella, en base a lo expuesto en el escrito de contestación, alegando
la excepción de falta de legitimación pasiva del Sr. A. y falta litisconsorcio
pasivo necesario y así mismo formulan demanda reconvencional y terminaban
suplicando se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda
de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma con imposición
de costas a la actora y se tuviera formulada demanda reconvencional,
estimando la misma y declarando: 1.- Que D. E. A. ostenta todos los
derechos de propiedad intelectual sobre el programa de ordenador,
buscador para Internet Ozu, y su nombre denominación o título Ozu.
2.- Que la inscripción como marca por parte demandante demandada reconvencional
de la denominación OZU infringe los derechos de propiedad intelectual
de E. A. sobre el título y su software, y por tanto se condena a la
demanda: A.- Al cese de la actividad ilícita, incluyendo: la cesación
en la utilización del denominativo OZU para referirse a un buscador
de Internet, y por consiguiente, a dejar de utilizar dicha denominación
o título como nombre de dominio para su localización o identificación
en Internet, sustituyendo el término OZU del dominio OZU.ES por cualquier
otro que no infrinja los exclusivos y excluyentes derechos de propiedad
intelectual de E. A.
B.- A indemnizar a E. A., demandante reconvencional, por los daños
morales causados, como consecuencia de la infracción de sus derechos
de propiedad intelectual sobre el título de su obra en la cantidad
que se determine en ejecución de sentencia.
C.- A indemnizar a los demandados reconvinientes por los daños y perjuicios
ocasionados, en la cuantía que se determine en tramite de ejecución
de sentencia.
3.- La nulidad de la marca española Nº 2.027.894 "OZU" registrada
de mala fe y en contravención de la prohibición del artículo 13 D
de la Ley de Marcas por Advernet, S.L. de acuerdo con lo establecido
en los artículos 48 y siguientes de la Ley de Marcas.
4.- Se condena a la demandante reconvenida al pago de las costas del
presente procedimiento.
TERCERO.- Por la parte demandante se contesto a la demanda
reconvencional en base a lo expuesto en el escrito de contestación,
en el que por el demandante reconvenido se plantea la falta de legitimación
activa y pasiva y así mismo se contesta a las excepciones planteadas
de contrario en el escrito de contestación a la demanda y se termina
suplicando se dicte sentencia desestimatoria de la demanda reconvencional,
con imposición de costas a los demandados.
CUARTO.- Celebrada la comparecencia que previene el artículo
691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la misma se celebró sin avenencia
y se recibió el pleito a prueba para que en el término de ocho días
propusieran la que ha su derecho interesare.
QUINTO.- En el presente procedimiento se solicito y así se
acordó conceder el término extraordinario de prueba para las que debían
practicarse en Estados Unidos, practicándose las pruebas admitidas
y declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos. Y finalizando
el periodo de prueba se concedió a las partes el término de diez días
para que presentaran un resumen de pruebas lo que verificaron ambos
litigantes.
SEXTO.- Acordándose para mejor proveer las pruebas que no se
pudieron practicar dentro del término de prueba, una vez finalizado
este se concedió a las partes el término de tres días a los efectos
establecidos en el Artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
traslado evacuado por ambas partes.
SEPTIMO.- En la tramitación de este pleito se han observado
todas las prescripciones legales.
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| FUNDAMENTOS
DE DERECHO |
PRIMERO.-
La parte actora interpone demanda de menor cuantía por violación del
derecho de marca al amparo del Artículo 36 de la Ley de Marcas de
1988 alegando que en Marzo de 1996 apareció por primera vez en la
Red el buscador Ozú por ella creado, en la dirección electrónica y
el dominio de Advernet, S.L., es decir, para acceder al buscador Ozú
había que hacerlo a través del dominio "advernet.es" (la
URL era http://www.advernet.es/ozu). Transcurrido un plazo de prueba,
y comprobando el buscador Ozú empezaba a tener éxito, como el actor,
decidió introducirlo en la Red de forma independiente del dominio,
solicitando un dominio propio. Se optó por solicitar el dominio "ozu.com"
en Estados Unidos; encargo que se hizo a Admazing Inc. a través de
su departamento de Internet. El doce de abril de 1995 InterNic concedió
a Admazing Internet el nombre de dominio "ozu.com". las
tasas por el registro fueron abonadas por D. M. E. B., como director
de Admazing Inc. InterNic aparte del pago de la tasa, exigió que se
designara un "contacto administrativo" y Admazing Inc. nombro
a uno de sus socios, D. E. A.
El 5 de Noviembre de 1996 la oficina Española de Patentes y Marcas
concedió el registro de la marca Ozú para el buscador. Todas las decisiones
relativas al buscador Ozú eran tomadas por Advernet, S.L.; Admazing
Inc. No tenía ningún poder de decisión si no sólo parte de los beneficios.
D. E. A. como socio que fue de Admazing Inc. conocía las claves de
acceso al buscador Ozú por lo que cambio las mismas quedándose con
el control del buscador y del dominio "ozu.com" y haciendo
publicidad a través de su empresa Ozucom, S.L.
Advernet, S.L. decidió volver a crear un buscador, que aparece en
Internet en Enero de 1997 bajo la dirección Http://www.ozu.es, existiendo
desde entonces ambos buscadores Ozu en la Red (el del actor situado
en el dominio "ozu.es", y el de los demandados situado en
los dominios "ozu.com" y "ozucom.es"), lo que
ha originado unos perjuicios económicos y de prestigio a Advernet,
S.L. dada la coexistencia en la Red de dos productos idénticos y con
el mismo nombre. Solicita el actor que dejen los demandados de demandar
los actos que violan la marca registrada Ozú, así como la indemnización
de daños y perjuicios.
La parte demandada se opone a las pretensiones del actor alegando
la excepción de faltas de litisconsorcio pasivo necesario, al no haberse
demandado a la titular del dominio "ozu.com", la sociedad
Admazing Internet. Manifiesta que el único y verdadero creador del
Software que permite la existencia y funcionamiento del buscador Ozu
es E. A. que lo registró como dominio en la Internet a nombre de Admazing
Internet. La capacidad técnica del Sr. A. hay que ponerla en directa
relación con la correlativa incapacidad de las demás partes implicadas
para una tarea creativa de tan gran envergadura como es la creación
de un buscador. La existencia de un buscador se debe exclusivamente
a la parte técnica, el software, no necesitando un "buscador"
que se le llene de contenido, por que lo hacen los propios anunciantes.
La denominación Ozú fue pensada por el Sr. A. y aplicada al buscador
por el creado antes de que Advernet hiciera su aparición. Tras la
creación de Admazing Inc., el Sr. E. propuso al Sr. A. ayudar en España
a unos amigos del primero, siendo F. M., su cuñado, ya que querían
construir una sociedad para crear páginas de Internet para empresas.
Los socios de la actora, a cambio, tratarían de conseguir anunciantes
para el buscador Ozú, por lo cual se llevarían una comisión. En el
primer semestre de 1998 no consiguieron ni un solo anunciante, pero
mediante el fraudulento registro de la marca Ozú en España, que realizaron
en Mayo de 1996 pretendieron apoderarse de todos los derechos sobre
el buscador. Advernet pretende hacer creer que Admazing Inc. trabajó
para ellos, creando un complicado y sofisticado programa informático
de forma totalmente gratuita, o en base a unos supuestos beneficios
por publicidad totalmente imprecisos que nunca se produjeron.
Cuando se disolvió Admazing Inc., M. E. se quedó con los clientes
estadounidenses de la sociedad y a cambio renunciaba a cualquier pretensión
sobre el buscador Ozú, admitiendo la plena paternidad de E. A.
El Sr. A. siendo consciente de la irregular actividad que su socio,
Sr. E. y los miembros de Advernet estaban llevando a cabo, cambió
las claves de acceso a los programas Admazing Inc.
El dominio "OZU.COM" es registrado el día doce de Abril
de 1996 a nombre de Admazing Internet, figurando E. A. y M. E. como
contactos administrativo y financiero respectivamente. La solicitud
de registro de la marca Ozú en España es un mes posterior a la inscripción
a favor de Admazing. Si el objeto de los integrantes de Advernet hubiera
sido crear un buscador, lo habrían registrado en España a su nombre,
en lugar de permitir que se hiciera en Estados Unidos. La solicitud
de marca española es fraudulenta por que infringe los derechos anteriores
de propiedad intelectual del Sr. A., en virtud de su creación del
buscador, y por que viola los derechos de propiedad industrial de
Admazing Internet, como titular del dominio "OZU.COM" concluye
la exposición la parte demandada alegando la falta de legitimación
pasiva de D. E. A., respecto a la acción de violación del derecho
de marca, toda vez que aquel no esta realizando ningún acto de comercio
o negocio en territorio español del dominio "Ozu.Com".
La parte demandada formula demanda reconvencional por infracción de
los derechos de propiedad intelectual de D. E. A. sobre el título
de su software, y de indemnización de daños y perjuicios sufridos;
igualmente solicita se declare la nulidad de la marca española 2.027.894
"OZU".
SEGUNDO.- En primer lugar y antes de resolver sobre el fondo
de la cuestión planteada, se analizará la excepción de falta de litisconsorcio
pasivo necesario alegada por los demandados reconvinientes, por no
haberse traído al pleito a la sociedad Admazing Internet, titular
del dominio "Ozu.Com".
Dicha excepción debe ser desestimada teniendo en cuenta el certificado
emitido por la Secretaría de Estado de Minnesota, en el que se señala
que Admazing Internet esta registrada como "Nombre Adoptado"
no como Sociedad, por lo que al no tener personalidad jurídica un
nombre comercial, carece de legitimación para poder ser demandado.
Dicho extremo ha sido reconocido por el Sr. A. en la prueba de confesión
judicial al manifestar que es cierto que Admazing Internet está registrada
en el Estado de Minnesota como "Assumed Name", registro
que se ha efectuado el 16 de Enero de 1998, apareciendo como titulares,
el confesante y su hermano Alfonso.
TERCERO.- A parte de toda la prueba documental obrante en autos,
tenemos la declaración del testigo D. M. R. E., quien manifestó que
es programador informático, compañero de carrera del Sr. A.; que es
cierto que la idea de crear un buscador exclusivamente español y denominarlo
Ozú fue de los socios de Advernet, S.L.; que el software del buscador
lo realizaron en conjunto él y el Sr. A. con las empresas, y utilizaron
el lenguaje de programación AWK; que el buscador Ozú es de los denominados
"índices" y precisa que se introduzcan manualmente los datos
y direcciones; que es cierto que el programa de búsqueda se elaboró
en pocos días, y el trabajo realmente duro es recopilar todos los
datos y diseñar el buscador, que fue realizado por Advernet, S.L.,
quien también se encargó de la promoción y comercialización de Ozú;
todas las decisiones acerca del buscador Ozú eran tomadas por Advernet,
S.L.; que la primera vez que apareció el buscador en la Red fue a
través del dominio "advernet.es", que él realizó todas las
gestiones para el registro del dominio "ozu.com" por encargo
de Advernet, S.L., que además fue quien le entregó el dinero para
pagar las tasas de dicho registro; es cierto que se registró el dominio
a nombre de Admazing Internet; que es cierto que tanto él como su
socio Sr. A., conocían el registro de la marca Ozú en España a favor
de Advernet, S.L.
El testigo M. T., manifestó, como profesor de la Universidad de Embry
Ridder, que el Sr. A. no era el único estudiante con un avanzado conocimiento
de Internet; era uno entre muchos; M. E. también era un estudiante
con avanzados conocimientos de Internet.
La testigo S. W. manifestó que el Sr. E. sí posee el conocimiento
técnico necesario para la creación de un buscador de Internet.
Junto con la demanda, se aportó como documento nº diez un CD-Rom que
se entregó con la revista especializada en Internet "Supernet
Magazine", correspondiente al mes de septiembre de 1996. El perito
D. Jesús Luis Díaz Labrador emitió informe sobre el contenido del
citado CD-Rom, en el que el sistema llamado "Ozú" muestra
que su dirección de Internet es http://www.ozu.com/ y dicho documento
afirma que Advernet, S.L. y Admazing Inc. son propietarios del buscador.
Indica el perito que en el momento mismo en que el buscador se va
a poner por primera vez en funcionamiento en la Red Internet, debería
contar con una cierta base de datos que haga al buscador mínimamente
atractivo para los hipotéticos primeros navegantes que a el se conecten.
Eso debe ser construido por los responsables del buscador; y los buscadores
de tipo índice deben contener un cierto número de direcciones de cada
división de la jerarquía en que se estructura el buscador. También
es lógico pensar que los administradores de un buscador que pretenda
tener éxito introduzcan ellos mismos ciertas direcciones novedosas
que resulten de interés, sin esperar a que algún navegante las sugiera.
CUARTO.- Las marcas, como signo distintivo más importante del
empresario en el tráfico mercantil y como fundamental protección al
consumidor, constituyen uno de los elementos patrimoniales intangibles
de más transcendencia en la vida moderna. De ahí el principio de protección
a la marca, como tipo de propiedad industrial, de quien acredite su
titularidad frente a quien utilice otra que induzca al consumidor
a error.
En el caso de autos, es indudable que en el momento actual existe
la denominación Ozu, utilizada por ambas partes litigantes, si bien
únicamente está Registrado a favor de la parte actora. Dicha denominación
identifica a un mismo producto con idénticas prestaciones, lo que
conlleva al consumidor a un confusionismo a la hora de conectar con
uno u otro.
Del conjunto de prueba obrante en los autos hay que llegar a la conclusión
que el creador y propietario del buscador Ozú es Advernet, S.L., si
bien tuvo la colaboración de los socios de Admazing Inc., quienes
realizaron el soporte informático, realizando el resto del trabajo,
para dar efectividad al buscador, los socios de Advernet. Ha quedado
acreditado que en Abril de 1996, InterNic concedió a Admazing Internet
el nombre de dominio "ozu.com"; que las tasas por el Registro
Admazing Internet fueron abonadas por D. M. E., siendo el Sr. A. el
contacto administrativo. Por todo lo cual, estamos en el caso de estimar
las pretensiones de la parte actora, y desestimar la reconvención
planteada de contrario, al haber quedado probado que el creador del
buscador Ozú no fue el Sr. A., quién únicamente contribuyó junto con
su socio Sr. E., a crear el soporte informático del mismo, como ya
se ha señalado.
En cuanto a los daños y perjuicios, se presume que éstos se han producido
por la utilización ilegal que el demandado ha venido haciendo de la
denominación Ozú, y para su cuantificación, trámite que se dejará
para ejecución de sentencia, hay que tener en cuenta lo dispuesto
en los arts. 36, 37, 38 de la Ley de Marcas del 10 de Noviembre de
1988.
La estimación de la demanda conlleva por los propios argumentos expuestos,
la desestimación de la reconvención formulada por el demandado reconviniente.
QUINTO.- Las costas se imponen a la parte demandada por aplicación
del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vistos los artículos
citados y demás de general pertinente aplicación. |
| FALLO |
Que
estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. H. U., en nombre
y representación de ADVERNET S. L., contra D. E. A. R., OZUCOM, S.L.,
debo condenar y condeno a estos últimos:
A. A que cesen en los actos que suponen una violación del derecho
del titular registral de la marca OZÚ, prohibiéndoles en el futuro
la utilización del nombre OZÚ.
B. A que no utilicen el dominio Ozu.com (titular Admazing Internet),
debiendo quedar revocado el Sr. A. como contacto administrativo.
C. A que se cambie la denominación social a fin de que no se produzca
confusión alguna.
D. A que no utilicen el dominio "ozucom.es".
E. A indemnizar al actor los daños y perjuicios ocasionados, trámite
que se dejará para la ejecución de sentencia.
F. A que publiquen fallo de esta resolución en aquellos medios de
comunicación que se especifiquen.
Todo ello con imposición de costas a la parte demandada. Y desestimando
la demanda reconvencional formulada al contrario, debo absolver y
absuelvo al actor reconvenido los pedimentos en ella contenidos, con
imposición de costas al demandado reconviniente. .
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que interpondrá por
escrito ante este Juzgado en término quinto día.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra.
Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha, doy fe en BILBAO (VIZCAYA). |
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