(octubre de 1.997)

1.- Las partes y el tipo de juicio:

a) La demandante, "PANAVISION INTERNATIONAL, L.P."(Panavision), es una compañía cuyo principal lugar de ejercicio de la actividad se encuentra en Los Angeles, California. Panavision es titular de una serie de marcas federales como "panavision" y "panaflex", que utiliza en conexión con su actividad relacionada con productos para el mundo del cine, televisión y fotografía.

Por su parte, el demandado, Dennis TOEPPEN, es un particular que posee varias páginas web y nombres de dominio, en concreto ha registrado, con ese carácter, bajo el dominio de primer nivel ".com" las marcas anteriormente dichas, es decir, "panavision.com" y "panaflex.com"

Hay un segundo demandado, "Network Solutions, Inc." (NSI, la entidad que asigna los nombres de dominio) pero que en el caso presente no se ve afectado por el juicio sumario.

b) El juicio es de los denominados "Summary Judgment" que es el apropiado cuando no hay una auténtica cuestión fáctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de juicio no sea el apropiado se ha de probar la existencia de hechos controvertidos que sean auténticos e influyentes (1).

El juez, a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de juicios, establece que los "juicios sumarios" son, en general, desaprobados en los casos de marcas debido a la inherente naturaleza fáctica de la mayoría de las disputas sobre marcas; sin embargo, resulta apropiado cuando la parte demandada, como es el caso, no consigue demostrar la existencia de los referidos hechos controvertidos.

2.- Los antecedentes, los hechos y las acciones que se ejercen.

a) Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la Sentencia se ocupa de realizar una breve explicación de Internet para la que se remite a la Sentencia que declaró inconstitucional la CDA (Communications Decency Act) . Seguidamente se analiza el sistema de nombres de dominio y la finalidad a la que obedece, destacando que el propósito principal de los nombres de dominio es permitir a los usuarios de Internet localizar las direcciones de una forma rápida y sencilla.

Para argumentar esta afirmación se describe el modo en el que un usuario, que desconoce el nombre de dominio de la entidad con la que desea contactar, puede obtener esa dirección. En este caso, habría que utilizar los programas, que se encuentran en la red, conocidos como "buscadores". Estos programas lo que hacen es buscar en Internet las páginas que contienen las palabras claves introducidas por el usuario, como si de una base de datos se tratara. Así, se obtendría una lista de direcciones que contienen la palabra clave y, a menudo, esta lista suele ser muy larga, de forma que el tiempo y el éxito de esta búsqueda depende de la habilidad del usuario para introducir la palabra o palabras correctas, y el número de direcciones que contienen las mismas palabras.

Debido a que los usuarios de Internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones o, incluso, puede que les sea imposible acceder a una dirección concreta sin conocer el nombre de dominio que tiene, es por lo que, comenta la sentencia, las empresas frecuentemente registran como nombre de dominio sus propios nombres, o las marcas con la que son conocidas en el mercado. Por lo tanto, tener un nombre dominio conocido, o deducible, es de vital importancia para las compañías que quieren desarrollar su actividad en Internet; y por otro lado, también es importante para los consumidores que desean localizar determinados negocios en la red.

b) A continuación, en la Sentencia, se describen los hechos que provocan el litigio. Así, en diciembre de 1.995, Toeppen registró a su favor el nombre de dominio "panavision.com", sin que se encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca.

Como otras muchas empresas, Panavision decidió empezar a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el registro, como nombre de dominio, de la marca que tenía registrada y con la que se daba a conocer en el mercado, descubrió que Toeppen era ya el titular del dominio "panavision.com". Por tanto, Panavision veía, así, cercenadas, en principio, las posibilidades de usar su marca en Internet.

Panavision notificó a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio "panavision.com", y éste le exigió 13.000 dólares a cambio del dominio. Panavision rechazó la oferta que Toeppen planteó quien, además, registró, seguidamente, como nombre de dominio, otra de las marcas pertenecientes a Panavision, "panaflex.com". Lo único que contiene esa dirección es la palabra "hello". Network Solution, Inc. (entidad que gestiona los nombres de dominio considerados) suspendió el uso de los referidos dominios hasta que recayera Sentencia.

La actuación de Toeppen evidencia una innegable mala fe. El demandado se encuentra personado, con igual carácter, en otros casos en los que ha registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ajenas, hecho éste que no fue desmentido por el demandado. Además, Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yankeestadium.com, australiaopen.com. etc.

Llegado este punto, la sentencia hace eco de un argumento, esgrimido por Panavision, importante para la prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el negocio de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por renunciar a los nombres que tiene registrados.

c) Las acciones que ejerce la actora son, las de dilución de marca, tanto a nivel federal como estatal; infracción del derecho de marca; competencia desleal, tanto a nivel estatal como federal; conducta parasitaria con probable beneficio económico tanto intencional, como por negligencia; y, finalmente, incumplimiento de contrato.

De estas acciones, sólo la primera fue estimada, por lo que, será objeto de estudio más detallado que el resto.

3.- El análisis de las cuestiones planteadas.

Tras justificar la procedencia del juicio sumario, la sentencia aborda cada una de las acciones que se ejercen:

1.- En cuanto a la dilución de la marca: En primer lugar se analiza lo que en España se denomina el principio de especialidad, considerando que, "tradicionalmente, el Derecho de Marcas ha permitido que diferentes personas usen una misma marca para diferentes clases de productos y servicios", de forma que el derecho de marcas sólo prohibe el uso de una misma cuando se refieren a productos o servicios que son competitivos.

A ello habría que añadir, como pone de manifiesto Kenneth Sutherlin Dueker (2), que las marcas también pueden convivir pacíficamente en el mercado, aun refiriéndose a productos competitivos, si el ámbito geográfico en el que operan las empresas son realmente distintos. En cambio, dado el carácter unívoco que presentan los nombres de dominio, en modo alguno pueden existir dos nombres de dominio igual, por diferentes que sean los ámbitos de actuación (geográficos o competitivos) de las empresas que pretenden el mismo nombre. Por lo demás, una vez en la red, es totalmente indiferente el ámbito geográfico en el que se desarrolle la actividad, puesto que su proyección se efectúa a nivel mundial.

Esta protección, limitada por el principio de especialidad, según menciona la sentencia, fue expandida por la Lanham Act, que prohibe el uso de la marca para productos y servicios no competitivos, pero que se encuentren relacionados, cuando hay posibilidad de confusión para el consumidor sobre el origen de los productos y servicios con el que el usuario asocia la marca. Esta protección que otorga la Lanham Act es la equivalente al artículo 12 a) de la Ley de Marcas española, si bien, como más tarde se analizará, resulta necesario que exista una relación de competencia para apreciar el riesgo de confusión y, además, este artículo introduce, junto al riesgo de confusión el de asociación con la marca anterior (3).

Por otro lado, la Sentencia matiza que las leyes "antidilution" cambiaron el tradicional análisis antes expuesto de forma que estas leyes protegían las marcas notorias o famosas de los daños causados en entornos no estrictamente competitivos. La finalidad principal que tradicionalmente se había conferido al derecho de marcas es la de la protección del consumidor; en cambio las leyes "anti-dilution" ponen más énfasis en la protección del titular de la marca. De cualquier manera, con ello también se está protegiendo al consumidor porque, si la existencia de marcas es beneficiosa para él, la protección de las inversiones en marcas que efectúan las empresas beneficiarán al consumidor mediante el aumento del interés de las empresas en invertir en la creación de reconocidas marcas.

Los requisitos para aplicar la legislación "anti-dilution" son: 1-que la marca sea notoria(4); 2-que el uso ilícito sea de carácter comercial y; 3-que provoque "dilution" de la cualidad distintiva de la marca. La ley define, a su vez, el término "dilution" como la pérdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos y servicios, sin reparar en la existencia o ausencia de (1) competencia entre los titulares de la marca notoria y otras partes, o (2) probabilidad de confusión, error, o engaño.

Se observa que la protección que otorgan las leyes "anti-dilution" ha extendido la que ofrecía el derecho tradicional (para productos competitivos), y el que otorgaba la Lanham Act (cuando haya confusión), dado que no se encuentra constreñido ni por el principio de especialidad, al no exigir una relación de competencia(5), ni por la necesidad de riesgo de confusión pero, eso sí, aplicable sólo a la marca notoria.

Seguidamente, la Sentencia analiza cada uno de los requisitos comentados anteriormente:

En cuanto a la notoriedad de la marca, tras enumerar los criterios que la Ley contiene para apreciar esta notoriedad, concluye que el uso continuado, desde 1.954, de la marca; la gran publicidad de la que ha sido objeto, insertándose en infinidad de películas en los títulos de crédito; y haber desarrollado un enorme "secondary meaning", hacen de la marca "panavision", ciertamente, una marca notoria en los términos de la Ley.

En cuanto al uso comercial de la marca, la sentencia estima sí se ha producido este uso comercial. En la página de la dirección "panaflex.com" sólo había la palabra "hello"; esa acción, no se puede decir que constituya un uso comercial. De hecho la propia sentencia reconoce que el registro de un marca como nombre de dominio, sin más, no constituye un uso comercial de la marca y, por tanto, no se encuentra prohibido por la Ley. Sin embargo, el Juez considera que sí ha existido un uso comercial en este caso.

El negocio de Toppen, dice la sentencia, es registrar marcas ajenas como nombres de dominio, y entonces vender esos dominios a los titulares de las marcas. Ello resulta evidente a la vista del ofrecimiento que hizo a Panavision, el resto de pretensiones judiciales ejercidas frente a él y la gran cantidad de nombres de dominio coincidentes con marcas de los que es titular. Y esta actividad, consistente en el registro de nombres de dominio coincidentes con reputadas marcas para luego intentar venderlos a los titulares de las marcas, constituye un uso comercial de los nombres de dominio y, por tanto, de la marca registrada.

Finalmente, se analiza el riesgo de dilución de la marca de Panavision. La sentencia reconoce que el alcance preciso de las conductas incluidas en este concepto no ha sido todavía establecido, y utiliza los criterios mantenidos en los estatutos estatales "anti-dilution", éstos son los de "tarnishment" (deslustre) y "blurring" (oscurecimiento).

"Tarnishment" ocurre cuando una famosa marca es vinculada a productos de peor calidad o es representada de una manera malsana. Un ejemplo de esta categoría lo constituye el caso Hasbro, Inc vs Internet Entertaiment Group(6), en el que la demandada "diluyó" la marca de Hasbro "candyland", utilizada por el actor para productos infantiles, usándola como nombre de dominio para una página de contenido sexual.

Por su parte, "blurring" ocurre cuando se produce la pérdida del poder de venta y el valor de la marca a consecuencia de un uso no autorizado de ella.

Ambas figuras tienen como finalidad, reconoce la resolución judicial, preservar el valor de la marca para representar los productos y servicios de su titular, y la capacidad de la marca para designar el origen de los productos y servicios para los que es utilizada.

Finalmente, la resolución judicial establece: "como resultado del actual estado de la tecnología en Internet, Toppen era capaz, no sólo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir productos y servicios, sino,además, de eliminar la capacidad de la marca de Panavision para identificar y distinguir sus productos en Internet. La Corte estima que la conducta de Toeppen, que impedía a Panavision usar su marca en un nuevo e importante medio económico, ha diluido la marca de Panavision en los términos del Estatuto."

2.- En cuanto a la violación del derecho de marca, y competencia desleal, la sentencia establece que, al estimar la anterior acción, es innecesario que la Corte se pronuncie sobre estos extremos. Por tanto, la comentada resolución, no aborda estas cuestiones.

3.- El resto de los motivos son igualmente desestimados, si bien, merece destacar el razonamiento que efectúa la parte actora para estimar que la conducta de Toppens supone un incumplimiento de contrato.

En efecto, la tesis de la actora era que el demandado había incumplido el contrato que le ligaba a la NSI (la entidad que asigna los nombres de dominio), dado que las normas de asignación de nombres de dominio, prohiben el registro de un nombre que viole derechos de propiedad intelectual o industrial ajenos, de forma que en ese contrato ella era un tercero beneficiario, al ser titular de la marca que coincidía con el nombre de dominio. Esta figura es análoga a la estipulación en favor de tercero que contiene el artículo 1.257 de nuestro Código Civil, y en Estados Unidos ha sido alegada en varios procesos de reclamación de nombres de dominio..

Pero el Juez Pregerson estimó que esa cláusula no era un estipulación en favor de tercero, y que el propósito de la NSI no era el de otorgar derechos a un tercero sino el evitarse problemas legales, es decir, que esa estipulación se encontraba para proteger a la NSI, y no a un tercero como Panavision.

Así, no podía acusar a Toeppen de incumplimiento de contrato utilizando la figura de estipulación a favor de tercero pero, ciertamente, cabría acusar de incumplimiento a la NSI si consideramos, a estos efectos, que las normas que ha publicado la NSI son, cuanto menos, una oferta de contrato y, por ello, se encuentra obligada a formalizar el contrato de prestación del servicio de registro y mantenimiento del nombre de dominio si, como es el caso, se cumplen los requisitos de esas normas.

De cualquier forma, y aunque el motivo fue desestimado, resulta original el planteamiento de considerar que un reconocimiento, que no atribución u otorgamiento, de un derecho a un tercero, en este caso genérico, intente subsumirse en la figura que en nuestro país se regula en el párrafo segundo del artículo 1.257 del Código Civil.

Finalmente, al ser estimada la primera acción planteada la Corte condenó a Dennis Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora "panavision" y "panaflex", en conexión con cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes para transferir los dominios disputados a Panavision.

NOTAS

(1) Esta figura sería la análoga a la que la LEC regula, para el juicio de menor cuantía, en el antepenúltimo párrafo de su artículo 693, para el caso de que las partes estén totalmente de acuerdo en los hechos, y la discrepancia quede reducida estrictamente a una cuestión de derecho. La diferencia radica en que, en el caso español, ambas partes han de convenir, necesariamente, en la ausencia de hechos controvertidos.

(2) "Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark Protection for Internet Addreses". Artículo publicado en la "Harvard Juornal of Law & Technology", que en la red se puede obtener aquí)

(3) Sobre la diferencia de estos dos conceptos, ver el libro de Fernández Novoa "Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1.990, pag. 109 y siguientes.

(4) Un detallado estudio sobre este concepto y la marca renombrada, así como sobre su protección, se encuentra en el libro: "La protección de la marca renombrada", 1.995, Ed. Civitas, de Montiano Monteagudo.

(5) La relación habrá de ser, en todo caso, utilizando la terminología de nuestra Ley de Competencia Desleal, de carácter concurrencial, al imponer que el uso que se haga de la marca habrá de ser de carácter comercial.

(6) La resolución a la que se hace referencia consiste en la adopción de medidas cautelares, y se puede obtener aquí.